PART I – EXTENDED ABSTRACT
3. Theoretical framework
3.3. From preferences to policies – manifestos, coalition agreements, policy
240 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Acordo de Lisboa Relativo à Proteção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional. Disponível em:
<http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=285838>. Acesso em 15 dez. 2016.
241 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Acordo sobre os Aspectos de Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (1994). Disponível em:
Com as inovações tecnológicas e o mercado globalizado, o conhecimento adquiriu, em nossa sociedade, um papel fundamental. As empresas, a cada dia que passa, estão investindo mais em inovações e tecnologias, seja para a produção de seus produtos e prestação de seus serviços ou para a divulgação destes. As consequências dessas mudanças acarretam um alto investimento em propriedade intelectual, gerando, assim, uma supervalorização de seus ativos imateriais.
A fim de diferenciar seus produtos e/ou serviços no mercado, as organizações apostam alto nos signos distintivos, sendo que o mais conhecido deles são as marcas. Elas são instrumentos de grande utilidade para o desenvolvimento de uma empresa, constituindo um patrimônio de grande valor nas operações financeiras, ou seja, quando cuidadosamente exploradas e desenvolvidas, acarretam um ativo empresarial valioso para seus titulares. Para algumas organizações, ela pode ser o mais rentável de todos. Nessa senda, é importante estabelecer direitos exclusivos para a exploração destas, reprimindo o uso indevido, já que a não proteção causaria prejuízos financeiros consideráveis às empresas detentoras delas. Um exemplo dessa garantia são as repressões contra as falsificações, geralmente de marcas de alto renome, pois, com a pirataria, as empresas acabam deixando de lucrar bilhões por ano.
Entende-se por marca de comércio ou de serviço qualquer sinal ou combinação capaz de distinguir os bens e serviços de uma empresa e outras organizações. O Acordo para ADPIC242 autoriza o registro, como marcas, das
palavras, incluindo o nome de pessoas, as letras, os números, os elementos figurativos e as combinações de cores243, assim como qualquer combinação desses
signos244. Em decorrência dessa definição, observa-se que a designação se dá aos
242 Art. 15, 1 do Acordo sobre os Aspectos de Propriedade Intelectual relativos ao Comércio.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Acordo sobre os Aspectos de
Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (1994). Disponível em:
<http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/text.jsp?file_id=305736>. Acesso em: 15 dez. 2016.
243 Em se tratando de legislação brasileira sobre Propriedade Industrial, há algumas limitações com
relação ao registro de marca, uma vez que a Lei n. 9.279/96, em seu art. 124, proibe o registro como marca de letras e algarismos, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva, sons e também de cores, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. (BRASIL.
Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direito e obrigações relativos à Propriedade Industrial.
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 15 dez. 2016).
244 Cada vez mais, as legislações internas dos países estão permitindo o registro, como marcas, de
formas menos tradicionais, como signos tridimensionais, que se referem à embalagem do produto, como a garrafa de Coca-Cola e a embalagem do chocolate Toblerone; signos sonoros, como é o caso do rugido do leão que abre a reprodução dos filmes produzidos pela MGM (proteção essa concedida pela legislação canadense); sinais olfativos, como o cheiro particular de um azeite, cheiro particular de um determinado tipo de carro, ou mesmo, de um fio de bordar. Claro qu,e em muitos países, a legislação estabelece limites para o registro, especialmente em relação ao que pode ou não ser
objetos distinguidos por ela, podendo ser produtos (comerciais/industriais) ou serviços.
Num primeiro momento, se estabeleceu e se tutelou somente o registro das marcas industriais ou comerciais. Entretanto, devido à intensidade, variedade e complexidade do tráfego mercantil, nasceu a necessidade de proteção para as marcas de serviços, já que estas eram destinadas a distinguir, perante o mercado, os serviços prestados a muitas empresas, tais como: serviços de transporte, de seguro, de empreitada e construção, de limpeza, entre outros. Nesse contexto, a marca não teria a função de distinguir um determinado produto, mas sua distinção se daria de modo referencial.245 A tutela dada às marcas de serviço encontra-se presente em muitas
legislações e também está prevista expressamente na Classificação Internacional estabelecida pelo Acordo de Nice.
Para a OMPI246, as marcas desempenham algumas funções essenciais. A
função principal consiste na diferenciação de produtos e serviços de uma determinada organização para com as demais, ou mesmo, entre eles dentro da mesma empresa, pois muitas delas são detentoras de mais de uma marca. Contudo, essa individualização deve ser analisada de forma mais ampla e ser considerada a sua aplicação, definindo, assim, o alcance de sua tutela. Outra finalidade importante é que servem para denotar uma qualidade concreta aos produtos e/ou serviços a que se aplicam, levando o consumidor a confiar nesse signo, conferindo a este uma função de garantia. Entretanto, o produto e/ou serviço que possuem uma determinada marca nem sempre será produzido ou prestado pela empresa detentora desta, pois seu titular tem a prerrogativa de conceder licenças para que outras empresas a explorem. Nesses casos, a organização que possui a concessão deverá respeitar as normas e os padrões de qualidade estabelecidos pelo titular da marca. Ademais, as marcas servem para fomentar as vendas dos produtos e/ou serviços, por isso elas devem atrair o consumidor e inspirar sua confiança.
básicos de la Propiedad Industrial. 2016. Disponível em:
<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2016.
245 CORROZA, Hermenegildo Baylos. Tratado de Derecho Industrial: propiedad industrial, propiedad
intelectual, derecho de la competencia economica, disciplina de la competencia desleal. 2 ed. atual. Madrid: Editorial Civitas S. A., 1993.
246 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Princípios básicos de la
Propiedad Industrial. 2016 Disponível em: <
A Convenção União de Paris (1883)247, ao tutelar as marcas, estabelece
algumas diretrizes que deverão ser seguidas pelos países signatários. Cada país deverá determinar, por legislação interna, os procedimentos para registro e depósito, sendo que uma marca depositada, por seu titular, em um país membro não poderá ser recusada ou invalidada pelo motivo de que não foi depositada ou registrada, primeiramente, no país de origem248. Além disso, seus membros se comprometem a
recusar ou invalidar o registro e proibir o uso de uma marca que constitua a reprodução, imitação ou tradução suscetível de confusão com uma marca notoriamente conhecida, evitando, assim, a concorrência desleal. Eles também deverão conceder um prazo mínimo de cinco anos para que o titular da marca altamente reconhecida possa reclamar a anulação daquela.
Nesse sentido, a convenção estabelece que toda marca que estiver regularmente registrada no país de origem terá seu depósito admitido e será protegida em todos os países signatários, sendo que estes países poderão, antes de proceder ao registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, expedido pela autoridade competente. Somente não será aceito o registro de uma marca quando afetar direitos adquiridos por terceiros no país, em que está se reclamando a proteção ou quanto não exercerem sua função essencial, isto é, não tiverem um caráter distintivo, ou ainda, quando forem contrárias à moral e à ordem pública. Ainda é conferido ao titular um direito de prioridade, ou seja, todo aquele que depositou, regularmente, uma solicitação de registro de marca em algum país membro gozará de um prazo de seis meses para efetuar o depósito em outros países, estando protegido pelo direito de prioridade.
O Acordo sobre os Aspectos de Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (1994)249 confere ao titular de uma marca registrada o gozo do direito exclusivo,
podendo o mesmo impedir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem, no curso de suas operações comerciais, signos idênticos ou similares daqueles que foram, pelo
247 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Paris Convention for the
Protection of Industrial Property (1883). Disponível em:
<http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=287556>. Acesso em: 15 dez. 2016.
248 A Convenção estabelece, como país de origem, o país onde o depositante tenha um
estabelecimento comercial ou industrial ou, caso não tenha um estabelecimento empresarial, poderá ser considerado do lugar onde tiver seu domicílio, ou ainda, no país de sua nacionalidade.
249 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Acordo sobre os Aspectos de Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (1994). Disponível em:
detentor, registrados, a fim de evitar confusão ao consumidor. Determina também prazo para a duração da proteção, pois cada uma das renovações de registro terá duração de, no mínimo, sete anos, podendo estas serem renovadas indefinidamente. Entretanto, para que o registro seja mantido, há necessidade do uso da marca. Caso o detentor desta não a utilize nem demonstre razões pela falta de uso seu, num período ininterrupto de três anos, seu registro poderá ser cancelado, ficando esta liberada para ser utilizada por outra empresa. Por essa razão, como já discutido, a marca constitui um direito exclusivo de seu titular sobre um signo distintivo, servindo esta para diferenciar produtos e/ou serviços frente a outros no mercado.
Ao analisar os tratados e convenções internacionais sobre a temática, extraem-se alguns princípios configuradores fundamentais do Direito Marcário. Um deles é o princípio da registrabilidade, pois a tutela do direito sobre uma marca iniciará com o depósito de seu registro no órgão competente, surtindo, assim, os efeitos jurídicos desejados. Já o princípio da especialidade estabelece que esses efeitos dizem respeito a determinados produtos e/ou serviços. Ademais, tem-se também o princípio da temporalidade, visto que a marca tem um prazo de vigência e, transcorrido esse prazo, a mesma deverá ser renovada, para que não caduque. Outro princípio é o da territorialidade, já que seus efeitos jurídicos valem em territórios determinados. Contudo, o princípio mais importante é o da não confusão. As marcas não podem causar confusão no mercado a respeito de sua procedência, qualidade ou gênero, pois trata-se de um signo criado para distinguir produtos e/ou serviços.
Apesar da grande proteção conferida aos signos distintivos e, em especial, as marcas, o risco de confusão entre esses representam uma das principais preocupações do direito intelectual e da concorrência desleal. Tanto é verdade que uma das causas de não admissão do depósito de registro de uma marca é a existência de um risco de confusão com uma anteriormente registrada ou com outro sinal distintivo, como, por exemplo, as indicações geográficas.
As marcas e as indicações geográficas são sinais distintivos cuja percepção se manifesta de duas formas: a primeira de maneira intrínseca, com atitude identificadora, e a segunda, extrínseca, como aptidão para diferenciar-se de outros signos existentes250. Por isso, ambas distinguem produtos e/ou serviços, protegem o
consumidor e garantem a qualidade dos produtos e/ou serviços. Por outro lado, elas
250 MOLINA, Marcela Sandra. Conflictos entre las indicaciones de origen geográfico y las marcas em el
também proporcionam ao consumidor informações relevantes que o ajudam a eleger os melhores produtos. Essas funções justificam a inclusão destas no direito de propriedade industrial. Apesar de serem disciplinadas em categorias diferentes, elas guardam uma estreita relação entre si. Num primeiro momento, essas similitudes justificariam uma confusão, porém, entre esses dois institutos existem diferenças consideráveis.
As marcas, como já exaurido, servem para identificar e distinguir produtos e/ou serviços de uma empresa no mercado e podem consistir em: palavras com ou sem sentidos conceituais, desenhos, emblemas, imagens ou outro sinal com capacidade distintiva. Possuem, ainda, um único titular e um valor imaterial independente do produto, gerando benefícios econômicos para este. Já as indicações geográficas identificam alguns produtos e/ou serviços oriundos de uma região geográfica determinada, podendo ser utilizada por todos os produtores instalados naquela área, acarretando o desenvolvimento regional. O uso indevido deste instituto poderá gerar graves consequências, não somente para os produtores, mas para a economia local.251 Para evitar prejuízos consideráveis, tanto para as marcas como para as
indicações geográficas, faz-se necessária uma proteção rigorosa desses dois institutos.
3.2.4 Os nomes empresariais e títulos do estabelecimento como signos