Del 3 – Kvalitativ caseundersøkelse av foretak
3.4 Presentasjon av Case 3
Já se referiu que, aquando da publicação da Lei 62/2011, pairava a dúvida sobre se o tribunal arbitral poderia apreciar ou não a validade da patente204.
Como também já aqui ficou dito, geralmente, a questão da validade das patentes surge a título incidental ou prejudicial, ou seja, não é a questão que dá origem ao próprio processo.
Ora, no que diz respeito às patentes relativas a MR, o que geralmente acontece é que o titular da patente (empresa do MR) inicia o processo alegando a violação da patente205, e a empresa do MG as mais das vezes defende-se por exceção, alegando que não violou a referida patente, pois esta é inválida — sendo o motivo mais frequente os vícios no procedimento de concessão, por falta de novidade, de
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Chegando ao final deste ponto é importante esclarecer que os problemas aqui enumerados, a propósito da Lei 62/2011, não esgotam o conjunto de problemas que esta suscita, nem todas as questões que foram tratadas e discutidas nos vários processos arbitrais desencadeados por sua imposição.
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Dúvida identificada em vários dos Pareceres que antecederam esta lei, v. Parecer do INFARMED, p. 13 e Parecer da APA, p. 2 (disponíveis em www.parlamento.pt).
205 A propósito da violação do direito de patente v. J. P. REMÉDIO MARQUES, “Violação indirecta do
direito de patente — Análise comparativa: direito português, direito estrangeiro e jurisprudência”, in O Direito, Ano 140.º, Vol. IV, Almedina, Coimbra, 2008, pp. 753 e ss.
atividade inventiva, de industrialidade, ou por insuficiência na descrição das reivindicações206.
E foi precisamente o que ocorreu com vários dos processos arbitrais iniciados ao abrigo da Lei 62/2011, foi invocada a invalidade da patente enquanto exceção da sua alegada violação. A este respeito, da análise das várias Decisões Arbitrais, cumpre salientar dois aspetos.
O primeiro, prende-se com o facto de muitas destas Decisões Arbitrais indicarem na sua sentença207 que o tribunal arbitral se declara incompetente, para a apreciação da validade da patente, no despacho saneador208. Curioso é, também, notar que na maioria dos processos em que J. P. REMÉDIO MARQUES é árbitro e o tribunal se declara incompetente para apreciar a validade da patente, o Professor de Coimbra, no seu voto de vencido à sentença arbitral refere que também votou vencido o despacho saneador, precisamente pelo facto de o tribunal se declarar incompetente nessa matéria — o que parece indicar que o Autor é favorável à arbitrabilidade da validade das patentes relativas a MR209.
O segundo aspeto que merece ser assinalado, prende-se com o facto de não ser unânime nas decisões arbitrais a competência do tribunal para decidir sobre a validade da patente.
Uma das Decisões Arbitrais210, enuncia o problema, referindo até que de acordo com o art. 35.º do CPI é o Tribunal da Propriedade Intelectual que tem competência exclusiva nesta matéria, mas afirma que face à Lei 62/2011 subsiste a dúvida, e acaba por afirmar, na sequência da apreciação da matéria de facto provada que, pelo facto de não existirem razões sérias que ponham em causa a validade da patente, “o tribunal dispensa-se de tratar especificamente do problema de saber se, caso tais razões existissem, poderia atendê-las, dando como não verificado o requisito em apreço [a validade da patente]”. Ora, fica por responder, face a esta sentença arbitral, se o tribunal apreciaria a validade da
206 Cfr. J. P. REMÉDIO MARQUES, Medicamentos versus Patentes, 2008, p. 70. 207 Único documento do processo arbitral que é publicado no BPI.
208
Entre outras cfr. Decisão Arbitral publicada no BPI n.º 2013/04/22 - pp. 6-98, p. 11.
209 Resulta de forma clara do que deixou expresso na Decisão Arbitral publicada no BPI n.º 2013/05/17
– pp. 6-260, p. 209. A título de exemplo v. ainda Decisão Arbitral publicada no BPI n.º 2013/04/22 - pp. 6-98, p. 72; Decisão Arbitral publicada no BPI n.º 2013/05/10 – pp. 6-221, p. 88.
patente, caso existissem as tais razões sérias que pusessem em causa esse direito de propriedade industrial.
Neste contexto, há outra Decisão Arbitral211 que deve ser referida pela forma clara como esclarece que os tribunais arbitrais não têm competência nesta matéria. A referida decisão refere um parecer proferido por GOMES CANOTILHO212 que defende esta incompetência do tribunal, e no qual o tribunal baseia o seu entendimento, com fundamento em cinco ordens de razões, enunciadas pelo referido Autor, que se têm pelas mais acertadas:
i) A arbitragem em causa, neste contexto, é uma arbitragem dirigida (aparentemente) a privados, em que o INPI não intervém como parte, e sendo este a entidade que mediante um ato administrativo confere o direito de patente, um tribunal arbitral nunca poderia declarar a nulidade ou anulação de atos administrativos que titulam estes direitos de propriedade industrial;
ii) A declaração de invalidade com mero efeito inter partes, na prática, redundaria no efeito contrário, i.e. na invalidação subjetivamente imparcial da mesma patente — sendo inválida para as partes no processo, mas válida e oponível contra todos os outros interessados; iii) Ser declarada a invalidade de uma patente num processo destinado a
sindicar a sua infração, seria como se essa patente pudesse ser inválida apenas relativamente ao seu infrator (nesse processo), permanecendo válida face o todos os demais que a respeitassem — o que aniquilava, assim, a sua eficácia erga omnes, sem a autorização da lei para o efeito;
iv) Tendo em conta que estão em causa vários processos arbitrais relativamente à mesma patente, admitir-se a competência do tribunal para apreciar a validade da patente permitiria a coexistência de decisões arbitrais contraditórias, pois seria admissível a
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Decisão Arbitral publicada no BPI n.º 2013/05/17 – pp. 6-260, pp. 93-101, “(..) a questão da invalidade de uma patente é matéria não arbitrável”.
212 Este parecer não se encontra publicado. A referida decisão arbitral simplesmente refere o parecer
deste Autor, indicando apenas que se encontra anexo ao processo, não dando quaisquer indicações bibliográficas sobre o mesmo.
comercialização de uns produtos por invalidade da patente, enquanto impediria a comercialização de outros produtos idênticos e concorrentes dos primeiros, por considerar válida a mesma patente; v) Permitindo-se a competência do tribunal arbitral neste contexto, em
paralelo com a competência do Tribunal da Propriedade Intelectual, julgando-se a mesma patente inválida no primeiro e válida no segundo (sendo esta última decisão oponível erga omnes), convidaria, assim, à contrafação por parte dos agentes económicos intervenientes nas ações arbitrais, que se aproveitariam da decisão de invalidade aos mesmos favorável.
Contudo, decisões arbitrais há em que essa mesma validade é apreciada213, decidindo o tribunal pela validade da patente, afirmando que do que decorre da matéria assente existia, no caso, novidade e atividade inventiva na patente de processo em causa, e tendo sido estes os fundamentos com base nos quais a invalidade havia sido invocada, o tribunal arbitral conclui pela improcedência da exceção da invalidade.
Pelo acima exposto, verifica-se que a dúvida, que existia aquando da publicação da Lei 62/2011, persiste, não havendo uma resposta clara quanto a saber se, face à lei, a questão da invalidade da patente, no âmbito de litígios que oponham MR e MG, é ou não arbitrável. Constatou-se também que há decisões arbitrais nos vários sentidos, pelo que não há, assim, qualquer certeza jurídica, relativamente à validade de um mesmo direito de patente, que pelo seu carácter absoluto e exclusivo implicaria isso mesmo, certeza jurídica — pois a validade da patente para todos (resultante do direito de propriedade industrial conferido pelo INPI, que se encontra registado e é oponível erga omnes) convive com a invalidade, da mesma patente, só para alguns (aquela que resulta da decisão arbitral).