Bruksplikt for registrerte varemerker

(1)

Bruksplikt for registrerte varemerker

Når er et varemerke tatt i «reell bruk»?

Kandidatnummer: 534 Leveringsfrist: 25.11.2017 Antall ord: 17 930

(2)

i Innholdsfortegnelse

1 INNLEDNING ... 1

1.1 Manglende bruk som slettelsesgrunn ... 1

1.2 Fremstillingen videre ... 2

1.3 Beskyttelse av varemerker ... 2

1.4 Om begrepet «bruksplikt» ... 4

1.5 Formålet med bruksplikten ... 4

1.6 Rettskildebildet ... 6

2 HVA ER REELL BRUK ... 10

2.1 Det rettslige utgangspunkt ... 10

2.2 Hvilke krav stilles til salg og omsetning ... 12

2.3 Hvilke krav stilles til markedsføringsaktivitet ... 14

2.4 Betydningen av markedets karakteristika ... 16

2.5 Merkehavers markedsandel og kapasitet ... 18

2.6 Kan det oppstilles en terskel for hva som utgjør reell bruk ... 20

2.7 Kan innarbeidelse av merket påvirke vurderingen ... 21

3 HVILKE VARER OG TJENESTER MÅ MERKET BRUKES FOR ... 22

3.1 Merket er registrert for flere varer eller tjenester ... 22

3.2 Merket er registrert for en vid kategori varer eller tjenester ... 24

4 I HVILKEN FORM KAN VAREMERKET BRUKES ... 27

4.1 I hvilken grad kan det brukte varemerket avvike fra det registrerte ... 27

4.1.1 Det rettslige utgangspunkt ... 27

4.1.2 Ordmerker ... 28

4.1.3 Figurmerker ... 30

4.1.4 Kombinerte merker ... 31

4.1.5 Merkefamilier og bruk av flere merker ved siden av hverandre ... 31

4.2 Forholdet til foretaksnavn ... 32

5 HVEM KAN OPPFYLLE BRUKSPLIKTEN ... 34

5.1 Merkehaver selv ... 34

5.2 Samtykke til bruk ... 34

5.2.1 Lisensavtale ... 34

5.2.2 Selskaper med økonomiske forbindelser ... 35

5.2.3 Tålt bruk ... 37

(3)

ii

6 HVOR MÅ MERKET BRUKES ... 39

6.1 Utgangspunktet «her i riket» ... 39

6.2 Bruk på internett ... 41

7 UNNTAK FRA KRAVET OM «REELL BRUK» ... 45

7.1 «Rimelig grunn» til unnlatt eller avbrutt bruk ... 45

8 PROSESSUELLE ASPEKTER ... 48

8.1 Når oppstår bruksplikten ... 48

8.2 Bruk etter femårsperiodens utløp ... 49

8.3 Bevis og dokumentasjon ... 50

8.4 Dom eller administrativ overprøving ... 51

9 AVSLUTTENDE REFLEKSJONER ... 53

LITTERATURLISTE ... 55

(4)

1 1 INNLEDNING

1.1 Manglende bruk som slettelsesgrunn

Google, Apple og Amazon, tre av verdens mest verdifulle varemerker, har en samlet verdi på over 322 milliarder dollar.¹ Norges mest verdifulle varemerke, Statoil, har en verdi på over 63 milliarder norske kroner.² Bak ethvert verdifullt varemerke ligger enorme ressurser og

goodwill opparbeidet over flere år. Et virkemiddel for å beskytte verdien av varemerkene er å sikre seg eneretten til varemerket ved å registrere det i varemerkeregisteret. I Norge er det 108 973 registrerte nasjonale varemerker og 110 216 registrerte utenlandske merker.³

Slike registrerte varemerker kan i utgangspunktet forbli registrert for evig tid.⁴ Denne oppgavens tema er et av grunnlagene for at en varemerkeregistrering kan slettes fra varemerkeregisteret, nemlig sletting som følge av manglende bruk etter varemerkeloven § 37. Bestemmel- sens første ledd lyder som følger:

«En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes (...) hvis merkehaveren ikke innen fem år (...) har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer eller tjenester det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt fem år i sammenheng».⁵ Oppgaven vil fokusere på nettopp dette kravet om «reell bruk» av registrerte varemerker. Va- remerkeloven § 37 gjennomfører artikkel 10 og 12 i EUs varemerkedirektiv, hvor det kreves

«genuine use» av registrerte merker.⁶ Denne såkalte bruksplikten er en av få slettelsesgrunner for varemerker, og er således viktig for å sikre at andre har en reell mulighet til å benytte seg av varemerker som er uforenlige med det registrerte, ubrukte merket. I fremstillingen vil jeg analysere og vurdere hvilken bruk som kreves for at et merke kan forbli registrert, altså når bruk av et varemerke er tilstrekkelig «reell». Overskriften til varemerkeloven § 37 heter

«[s]letting som følge av manglende bruk», men som vi skal se i det følgende er sletting som følge av utilstrekkelig bruk et mer treffende uttrykk.

1 Brand Finance (Global 500) sitert 13.09.2017.

2 e24 sitert 13.09.2017.

3 Patentstyrets søketjeneste – søk foretatt 14.09.2017.

4 Lov 26 mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) § 32.

5 Varemerkeloven § 37 (1), mine uthevinger.

6 EP/Rdir 2008/95/EF art. 10 og 12.

(5)

2 1.2 Fremstillingen videre

I delkapittel 1.3 vil jeg gi en kort innføring hvordan varemerkevern oppnås og hvilke funksjoner et varemerke har. Deretter vil jeg redegjøre for formålet med bruksplikten (kapittel 1.5), samt noen særskilte rettskildemessige problemstillinger som drøftelsen av varemerkeloven § 37 og kravet om «reell bruk» reiser (kapittel 1.6).

Brukspliktens kjerne er kravet om «reell bruk», hvilket er tema i kapittel 2. Som fremstillingen i kapittel 2 viser, er rent faktisk bruk av merket er ikke alltid nok for å oppfylle bruksplikten. For at bruken skal være «reell», er det for eksempel av betydning hvilke varer merket har blitt brukt på (kapittel 3), og i hvilken form merket er brukt (kapittel 4). Videre er det et spørsmål om andre enn merkehaver selv kan oppfylle bruksplikten (kapittel 5), og hvor varemerket må være brukt (kapittel 6). I kapittel 6 vil jeg dessuten drøfte spørsmålet om hvordan bruk av et varemerke på internett kan oppfylle bruksplikten etter varemerkeloven § 37. Tema for kapittel 7 er hvilke unntak som finnes fra kravet om «reell bruk». Avslutningsvis vil jeg redegjøre for enkelte sentrale prosessuelle spørsmål knyttet til bruksplikten (kapittel 8).

1.3 Beskyttelse av varemerker

For å forstå reglene om bruksplikt er det nødvendig å sette reglene inn i en større sammenheng. I dette underkapittelet vil jeg kort beskrive noen av hovedfunksjonene til varemerker, da dette er nødvendige premisser for behandlingen av oppgavens tema.

Et varemerke er et kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester.⁷ Etter varemerkeloven

§ 2 kan et varemerke bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres.⁸ Merket skal på den måten fungere som en forbindelse mellom virk- somheten og dens varer eller tjenester.⁹

Retten til et varemerke gir merkehaver enerett til å benytte merket i næringsvirksomhet. Den- ne eneretten har to sider. På den ene siden har merkehaver selv rett til å benytte merket, og gi samtykke til andres bruk av merket jf. varemerkeloven § 4 første ledd. På den annen side, og kanskje viktigere, gir eneretten merkehaver rett til å forby andre å benytte merket for de varer

7 Varemerkeloven § 1.

8 Varer og tjenester er likestilte i varemerkeloven jf. § 1.I det videre vil jeg av fremstillingshensyn hovedsakelig bruke begrepet «vare», uten at det bør trekkes noen slutninger fra denne distinksjonen.

9 Lassen (2011) s. 24.

(6)

3

det er registrert for.¹⁰ Videre kan merkehaver forby andre å bruke merker som ligner hans eget, dersom brukerens varer er identiske eller ligner merkehavers varer, og det foreligger en risiko for forveksling av merkene. Det samme gjelder når et identisk merke brukes for varer som ligner merkehaverens varer jf. lovens § 4b. Dette innebærer at konkurrerende merkebrukere må holde en viss avstand fra det beskyttede varemerket.

I norsk rett er det to veier til varemerkebeskyttelse. For det første kan man søke om å få et merke registrert jf. varemerkeloven § 3 første ledd. Hovedvilkåret for registrering av varemerker er at merket må ha distinktiv evne.¹¹ Dette innebærer at merket må ha særpreg, og det må ikke være beskrivende for de varer det ønskes registrert for jf. lovens § 14. Et varemerke har særpreg når det har «evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen».¹² Beskriven- de og lite særpregede merker er ikke egnet til å virke individualiserende, og således lite egnet som varekjennetegn. Foreløpig er det også krav om at merket kan gjengis grafisk, men dette kravet er fjernet i EUs nyeste varemerkedirektiv¹³ som får virkning i Norge dersom det inntas i EØS-avtalen.¹⁴

Registrering er imidlertid ikke et krav for å få enerett til bruk. Etter varemerkelovens § 3 tredje ledd kan slik rett også oppnås gjennom innarbeidelse av merket, og et merke anses innarbeidet når det er «godt kjent som noens særlige kjennetegn». Registrering og innarbeidelse fungerer i utgangspunktet som to parallelle systemer, men det er ingenting i veien for at et registrert merke med tiden anses innarbeidet, eller at et innarbeidet merke senere registreres.

Registrering sikrer notoritet og publisitet, og kan således forhindre konflikter med konkurrerende merkebrukere fordi det er lettere å finne frem til rettighetens eksistens.

En av varemerkets viktigste funksjoner er opprinnelsesgarantifunksjonen, som går ut på at forbrukeren eller sluttbrukeren skal settes i stand til å skille merkeinnehaverens varer fra varer med en annen opprinnelse. Videre skal varemerket utgjøre en garanti for at alle varer som er beheftet med merket har blitt fremstilt under en bestemt virksomhets kontroll, som er ansvar- lig for varens kvalitet.¹⁵ For varemerker med opparbeidet goodwill vil opprinnelsesgarantifunksjonen være gunstig for både forbrukeren og merkehaveren. Merkehaver får en lojal kun-

10 Varemerkeloven § 4a.

11 Varemerkeloven § 14 (1).

12 Rt. 2005 s. 1601 avsnitt 42.

13 EP/Rdir 2015/2436/EU.

14 Øvrige vilkår for registrering vil ikke bli omtalt her.

15 Sak C-39/97 avsnitt 28.

(7)

4

dekrets, og forbrukeren kan stole på at han kjøper en bestemt kvalitet. Lassen/Stenvik hevder følgelig at opprinnelsesgarantifunksjonen er å betrakte som varemerkets hovedfunksjon.¹⁶ Investeringsfunksjonen går i hovedsak ut på at merkehaver trygt kan investere for å opparbei- de goodwill, ettersom eneretten sikrer at han kan høste fruktene av investeringen. Den under- liggende forutsetningen for investeringsfunksjonen er at merkehaver beskyttes mot at konkurrenter misbruker merkets stilling og omdømme for å selge egne produkter.¹⁷

Reklamefunksjonen innebærer at merkehaveren kan iverksette salgsfremmende tiltak gjennom bruk av varemerket. En merkehaver ønsker som regel å bruke sitt varemerke med intensjon om å informere og overbevise forbrukeren.¹⁸

Kommunikasjonsfunksjonen skal bidra til at forbrukeren kan skille mellom varer med ulik kommersiell opprinnelse.¹⁹ En alminnelig forbruker skal altså kunne gjenkjenne en kommersiell aktør på bakgrunn av varemerket. De tre nevnte funksjonene kan betraktes som ulike aspekter av opprinnelsesgarantifunksjonen. Disse funksjonenes betydning for regulering av bruksplikten kommer til syne i kapittel 2.

1.4 Om begrepet «bruksplikt»

I oppgavens tittel og gjennomgående i oppgaven benyttes begrepet «bruksplikt». Det bør presiseres at det ikke er en rettslig plikt til å bruke et registrert varemerke. Konsekvensen av ikke- bruk er potensielt at registreringen slettes, og at eneretten til bruk dermed går tapt. Begrepet bruksplikt er likevel illustrerende, da unnlatt bruk kan få rettslige konsekvenser for merkehaveren. Det vil derfor også bli benyttet i denne avhandlingen.

1.5 Formålet med bruksplikten

Det overordnede formålet med bruksplikten er ifølge varemerkedirektivet å «redusere det samlede antall registrerte og vernede varemerker (...) og følgelig antall konflikter som måtte oppstå mellom disse».²⁰ Et registrert merke kan som sagt hindre (i) bruk av identiske og lig-

16 Lassen (2011) s. 25.

18 Sak C-236-238/08 avsnitt 91.

19 ibid. avsnitt 82.

20 EP/Rdir 2008/95/EF fortalen punkt 9.

(8)

5

nende merker og (ii) registrering av identiske og lignende merker.²¹ Dersom registreringstett- heten av varemerker blir for høy, vil dette kunne legge begrensninger på markedet og hindre konkurranse fordi det vil være få «ledige» merker til bruk/registrering for f.eks. nye aktører som etablerer seg. Dette gjelder særlig ordmerker, ettersom det finnes et begrenset antall til- gjengelige ord, sett bort fra rene «fantasiord». Det er derfor ikke ønskelig at ubrukte varemerker forblir registrert, og bruksplikten vil følgelig bidra til å gi «større rom for nye merker».²² Varemerkeretten skiller seg fra opphavsretten og patentretten når det gjelder reglene om ret- tighetenes varighet. Både retten til et åndsverk og eneretten til utnyttelse av en oppfinnelse er begrenset i tid.²³ Retten til et varemerke er i henhold til gjeldende regler potensielt evigvaren- de²⁴, og reglene om sletting av registrerte varemerker er derfor praktisk viktige, ikke minst for å opprettholde et funksjonelt varemerkeregister. Rene rettferdighetsbetraktninger kan også tale for at et merke må brukes for å forbli registrert. En rettighetshaver som ikke benytter sin rettighet, kan f.eks. ha mindre beskyttelsesverdige interesser enn en utenforstående som viser reell interesse for den aktuelle rettigheten.

Når det gjelder strategier knyttet til varemerkeregistrering kan det skilles mellom defensive og offensive registreringer. Defensive registreringer er registrerte merker som merkehaver ikke har intensjoner om å benytte. Denne strategien benyttes blant annet for å holde konkurrenter på en viss avstand. Det kan også innebære å registrere et merke for flere vareklasser enn man planlegger å bruke det for.²⁵ Et eksempel på defensive registreringer er Orklas registrering av

«seigfamilien», som innebar registrering av elleve varianter av seigmenn, herunder blant annet seigkjærring, seigfolk og seigbabyer.

Begrepet «offensiv registrering» brukes derimot der man har til hensikt å faktisk bruke merket ved en senere anledning.²⁶ Etter norsk rett er det adgang til å registrere et varemerke uten at det brukes på søknadstidspunktet. I enkelte andre land, f.eks. USA, kreves det derimot at varemerket er i bruk når søknaden leveres. Ved at varemerkeloven ikke stiller krav om eksiste- rende og umiddelbar bruk, tillates merkehaveren å registrere både defensivt og offensivt.

Bruksplikten fungerer imidlertid som en skranke mot defensive registreringer ved at slike registreringer kun står seg i fem år dersom registreringen utfordres og merket ikke er tatt i bruk.

21 Varemerkeloven §§ 4 a og b, og 16b.

22 Ot.prp. nr. 72 (1991–1992) s. 54.

23 Jf. Åndsverkloven § 40 og Patentloven § 40.

25 Stene (2009) s. 100.

26 l.c.

(9)

6

Samlet sett er bruksplikt en avveining av hensynet til merkehavers mulighet til å utvide og tilpasse sin kommersielle virksomhet, og hensynet til konkurrenter og øvrige aktører som ønsker et større spillerom for egen varemerkebruk. Oppsummert er brukspliktens formål å verne de varemerker som det knytter seg reelle merkantile interesser til, og motsetningsvis hindre en uheldig høy registreringstetthet ved å sette begrensninger for defensive registreringer. Som nevnt vil et eventuelt innarbeidelsesvern ikke bli påvirket av en beslutning om sletting etter § 37.²⁷

1.6 Rettskildebildet

Oppgavens tema er kravet til «reell bruk» av varemerker slik det følger av varemerkeloven § 37. Oppgaven tar med andre ord sikte på å fastsette innholdet i norsk rett i henhold til alminnelig norsk rettskildelære. Denne trenger ingen generell introduksjon her. Dette kapittelet tar imidlertid for seg visse særlige rettskildemessige problemstillinger som oppgavens tema reiser, herunder forholdet til EU-retten, samt bruken av praksis og retningslinjer fra ulike forvaltningsorganer i Norge og i EU-systemet.

Varemerkedirektivet²⁸ er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr.

146/2009, og gjennomført i norsk rett ved varemerkeloven.²⁹ I henhold til presumpsjonsprin- sippet skal «norske domstoler så langt mulig (…) tolke norsk rett slik at den har et innhold som er i samsvar med de krav EØS-retten stiller».³⁰ Varemerkeloven § 37 skal følgelig så langt mulig tolkes i samsvar med varemerkedirektivet.

EU-domstolenes praksis knyttet til varemerkedirektivet er også relevant for tolkningen av varemerkeloven § 37. Etter EØS-avtalen artikkel 6 er det i utgangspunktet kun EU-

domstolens praksis som forelå før undertegningen av avtalen som er bindende for Norge. Av- gjørelser avsagt etter inngåelsen av EØS-avtalen er ikke omfattet av bestemmelsen. I Rt. 2002 s. 391 la imidlertid Høyesterett til grunn at «det er på det rene at slik praksis uansett skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov».³¹ I denne oppgaven vil dermed både praksis fra EU-domstolen og dens underinstanser tas i bruk for å fastlegge innholdet i kravet om «reell

27 Nærmere om forholdet til innarbeidelse i kapittel 2.7.

28 EP/Rdir 2008/95/EF.

29 EØS-komiteens beslutning nr. 146/2009, Lov 26 mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

30 Arnesen (2015) s. 65.

31 Rt. 2002 s. 391

(10)

7

bruk». Dommer fra underinstansen, slik som General Court («EU-Retten»), er relevante ved tolkningen av norsk rett som gjennomfører direktivet, selv om de har begrenset rettskildevekt.

Dersom EU-domstolen ikke senere har fraveket EU-rettens tolkning, vil argumentene dessuten kunne ha noe mer vekt.

Særegent for varemerkeretten er at det i tillegg til direktivet foreligger en forordning som ikke er en del av EØS-avtalen, om såkalte «Fellesskapsmerker» som gir varemerkevern i hele EU.³² På sentrale punkter er forordningen identisk med direktivet, og disse må således ses i sammenheng.³³ EU-domstolen har siste ord ved tolkningen av begge regelsett, og selv om forordningen ikke er bindende for Norge har Høyesterett flere ganger lagt til grunn at praksis knyttet til forordningen er relevant for tolkningen av norsk rett på «lik linje med praksis knyttet til varemerkedirektivets bestemmelser».³⁴

Av rettspraksis i Norge foreligger det kun to Høyesterettsdommer³⁵ om bruksplikten, men spørsmål om sletting som følge av manglende bruk har vært oppe til behandling noe hyppige- re i underrettene. Et flertall av sakene gjelder riktignok den nå opphevede § 25a i varemerkeloven av 1961³⁶, men avgjørelsene er likevel relevante for tolkningen av någjeldende § 37, ettersom lovendringen ikke medførte noen materielle endringer.³⁷ Avgjørelser fra lagmannsretten og tingretten har begrenset rettskildemessig vekt, men er likevel illustrerende for hvilke momenter som kan tillegges vekt i brukspliktvurderingen.

Ved lovendringen i 2010 ble det innført en ordning med administrativ overprøving, som ga Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)³⁸ kompetanse til å avgjøre saker om sletting og ugyldighet.³⁹ Det foreligger nå en mengde praksis knyttet til sletting fra disse to forvaltningsorganer fra de siste syv årene. Forvaltningspraksis har først og fremst betydning for forvaltningen selv.⁴⁰ Til tross for at Patentstyret ikke er bundet av egne avgjø- relser vil det trolig holde fast ved standpunkt tatt i tidligere saker. Spesialisering innad i forvaltningen gjør at mange spørsmål er så likeartede at de innbyr til rutinemessige avgjørelser.⁴¹

32 Rfo 2017/1001/EU, erstattet Rfo 207/2009/EF.

33 Lassen (2011) s. 31.

34 Rt. 2002 s. 391, og senere bekreftet i HR-2016-1993-A (PANGEA)

35 Rt. 1999 s. 1725 og Rt. 2006 s. 1473.

36 Lov 3 mars 1961 nr. 4 om varemerker (gammel varemerkelov) Opphevet.

37 I forarbeidene fremgår det at man ønsket en uttrykkelig presisering av at bruken må ha vært «reell» jf.

Ot.prp. nr.98 (2008–2009) s. 68

38 Tidligere Patentstyrets Annen avdeling.

39 Se kapittel 8.4.

40 Boe (2012) s. 265.

41 Eckhoff (2001) s. 226.

(11)

8

I varemerkeretten er det likevel ikke et mål at enkeltsaker skal behandles likt, fordi mange av vurderingene er svært skjønnsmessige.⁴² Avgjørelsene fra Patentstyret har således begrenset rettskildevekt, men er likevel av interesse i kartleggingen av hvordan bruksplikten praktiseres.

Når det gjelder avgjørelser fra Klagenemnda vil disse ha noe større vekt. Klagenemnda over- prøver Patentstyrets avgjørelser⁴³, og er dermed høyere opp i forvaltningshierarkiet. Domstol- ene er ikke bundet av Klagenemndas praksis, men vil erfaringsmessig tillegge den stor vekt.⁴⁴ Videre er det aktuelt å se hen til forvaltningspraksis fra EU ved fastleggelsen av innholdet i bruksplikten. Forordningen om felleskapsmerker blir administrert av EUIPO⁴⁵, som behandler søknader om registrering, innsigelser og kansellering av registreringer. Avgjørelsene kan på- klages til EUIPO Board of Appeal (BoA), og deretter ankes videre til EU-Retten og EU- domstolen.

Betydningen av praksis fra EUIPO ble anerkjent av Høyesterett i PANGEA-dommen fra 2016.⁴⁶ Høyesterett uttalte at «også praksis ved Den europeiske unions kontor for intellektuell eiendomsrett (...) (EUIPO) - vil være en relevant rettskilde».⁴⁷ I HR-2016-22-39-A (ROUTE 66) avsagt samme år ble betydningen av EUIPOs praksis bekreftet nok en gang.⁴⁸

I «PANGEA» uttalte Høyesterett at homogenitetshensyn taler for at «også EUIPOs omfattende «Guidelines for Examination» tillegges vekt ved anvendelsen av de norske kjennetegnsreg- lene. Retningslinjene er utarbeidet med utgangspunkt i EU-domstolens og EUIPOs praksis».⁴⁹ Dersom EU-domstolen ikke har fraveket EUIPOs praksis, er det grunn til å se hen til disse retningslinjer ved tolkningen av varemerkedirektivet og følgelig også varemerkeloven. I mangel av avklarende praksis fra EU-domstolen vil avgjørelser fra EU-Retten og EUIPO være det beste grunnlaget for en enhetlig praksis innenfor Fellesskapet.⁵⁰ Som nevnt har EU vedtatt et nytt og oppdatert varemerkedirektiv⁵¹ som foreløpig ikke er innlemmet i EØS-

42 Lassen (2011) s. 33.

43 Patentstyrelova § 3.

44 Stene (2009) s. 93.

45 European Union Intellectual Property Office – tidligere OHIM.

46 HR-2016-1993-A

48 HR-2016-2239-A avsnitt 31.

49 HR-2016-1993-A avsnitt 46.

50 Lassen (2011) s. 32.

51 EP/Rdir 2015/2436/EU.

(12)

9

avtalen. Det nye direktivet får uansett ikke betydning for denne oppgavens tema og konklu- sjoner, ettersom det ikke inneholder noen endringer i reglene om bruksplikt.

(13)

10 2 Hva er reell bruk

2.1 Det rettslige utgangspunkt

I dette kapittelet skal jeg redegjøre for kjernen i bruksplikten slik den følger av varemerkeloven § 37 – kravet til «reell bruk» av varemerket.

En naturlig språklig forståelse av uttrykket «reell bruk» tilsier at det må ha vært en faktisk bruk av varemerket. Av ordlyden kan vi dermed utlede at ikke er enhver bruk av varemerker oppfyller vilkåret i § 37. Utfordringen ved tolkningen ligger i å fastlegge hvilken bruk som er tilstrekkelig, og hvilken bruk som ikke kan anses å være tilstrekkelig til å oppfylle lovens krav. Et overordnet spørsmål i den videre fremstillingen er dermed om det kan oppstilles en slags nedre terskel for hvilken bruk som skal anses som «reell bruk», slik som f.eks. et krav til visse salgstall og markedsføringsaktivitet.

Språklig sett kan motstykket til «reell» bruk være rent symbolsk bruk eller «proforma» bruk av et varemerke. Dette er tilfelle f.eks. der en merkehaver av og til bruker merket på forsen- delsesemballasje kun med det formål å opprettholde rettighetene til merket. Ut fra ordlyden er det forholdsvis klart at slik bruk ikke kan sies å være «reell», og derfor ikke oppfyller kravene i varemerkeloven § 37. Samtidig løser ikke ordlyden spørsmålet om nøyaktig hvor en eventuell nedre terskel skal settes.

I Ot.prp. nr.98 (2008–2009) blir vurderingstemaet «reell bruk» nærmere diskutert. Det heter her at for at bruken skal ha vært «reell» «må varemerket ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket».⁵² Uttalelsen bekrefter ordlydstolkningen ovenfor i den forstand at bruk som ikke er ment som faktisk bruk av varemerket i en form for «kommersiell» forstand, ikke kan anses å være «reell bruk». Samtidig oppstiller forarbeidene tilsynelatende et krav til hensikten med bruken av varemerket, nemlig at det må være brukt til å «skape eller bevare en markedsandel».

I forarbeidene underbygges denne tolkningen ved å henvise til dommer fra EU-domstolen, herunder den såkalte MINIMAX-dommen fra 2001.⁵³ I «MINIMAX» avsnitt 36 tolker EU- domstolen ordlyden «genuine use» slik den følger av direktiv 2008/95/EF art. 10 og 12.⁵⁴

52 Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 69.

53 Sak C-40/01.

54 Dagjeldende direktiv 89/104/EEC artikkel 10 og 12.

(14)

11

Bestemmelsene tilsvarer den norske varemerkelovens § 37 og ordlyden «reell bruk», og er derfor relevant for tolkningen av varemerkelovens ordlyd.⁵⁵ I avsnitt 37 heter det blant annet at den eneretten som varemerkeregistreringen gir vis-á-vis tredjeparter «cannot continue to operate if the mark loses its commercial raison d'être». EU-domstolen legger med andre ord vekt på at eneretten til et varemerke ikke bør kunne opprettholdes dersom den kommersielle eller merkantile årsaken til at varemerket eksisterer ikke lenger er tilstede eller ikke lenger benyttes. Så dersom f.eks. en innehaver av et varemerke slutter å bruke varemerket til å mar- kedsføre og selge produkter, bør ikke varemerket etter EU-domstolens begrunnelse være be- skyttet av den eneretten som varemerkeregistreringen gir. Merkehaveren vil i så tilfelle ikke ha en beskyttelsesverdig merkantil interesse i å ha enerett til varemerket.

EU-domstolens vurdering i MINIMAX-dommen gir således grunnlag for forarbeidenes krav om at varemerket må brukes til å «skape eller bevare en markedsandel». Til støtte for dette kan det dessuten vises til at EU-domstolen uttaler at varemerket må brukes i samsvar med varemerkets grunnleggende funksjon – nemlig opprinnelsesgarantifunksjonen.⁵⁶ Dette kan tolkes som at bruk som ikke setter sluttbrukeren i stand til å skille merkehaverens varer fra andre aktørers varer ikke kvalifiserer som «reell bruk».

Motstykket til slik «reell bruk» kan være f.eks. rent intern bruk innad i en bedrift. Slik bruk vil etter tolkningen ovenfor ikke tilfredsstille kravet til «reell bruk», ettersom det ikke brukes til å garantere for produktets opprinnelse overfor sluttbrukere, og dermed heller ikke er egnet til å direkte påvirke varenes markedsandel.⁵⁷ Merkehaveren har rett og slett ikke en beskyttelsesverdig interesse i enerett til varemerket dersom varemerket ikke brukes i henhold til sitt formål.

Samlet sett kan «reell bruk» tolkes som et krav om at et varemerke benyttes til å påvirke markedsandelen til produktet eller tjenesten det brukes for. Dette reiser et overordnet spørsmål om når er et varemerke nærmere bestemt er brukt for å skape eller bevare en markedsandel.

Spørsmålet reiser flere problemstillinger, herunder hvorvidt det kreves en viss omsetning av varer eller tjenester, krav til størrelsen på markedsandeler, antall salg eller andre markedsfø- ringsaktiviteter. I sak C-259/02 avsnitt 21 uttalte EU-domstolen at «[e]ven minimal use» kan være tilstrekkelig til å kvalifisere som «genuine». Så lenge det rent faktisk foreligger bruk,

55 Jf. kapittel 1.6 (ovenfor).

56 Sak C-40/01 avsnitt 36 og bekreftet i en rekke etterfølgende dommer.

(15)

12

kan derfor kravet om «reell bruk» i utgangspunktet tenkes å være oppfylt. Samtidig påpeker EU-domstolen at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.⁵⁸

I de følgende kapitlene tar jeg for meg hvordan EU-domstolene, BoA og norske domstoler og forvaltning har vurdert omsetning, markedsandeler, salg og markedsføringstiltak, og hvilke krav som har blitt oppstilt i de enkelte sakene.

2.2 Hvilke krav stilles til salg og omsetning

EU-domstolen har som nevnt uttalt at selv minimal bruk kan oppfylle kravet til reell bruk.⁵⁹ Minimal bruk er likevel ikke nødvendigvis tilstrekkelig, og spørsmålet blir dermed hva som utgjør minimal bruk og i hvilke tilfeller dette er nok. I henhold til tolkningen av lovens ordlyd, forarbeider og EU-domstolens praksis knyttet til ordlyden «reell bruk» (ovenfor), er det grunn til å spørre hvorvidt det kreves en viss minsteomsetning for å oppfylle kravet om «reell bruk» av et varemerke. Et av momentene som er relevant i denne vurderingen er omsetnings- volumet for de varer som tilbys under merket.⁶⁰ Fra praksis fra de ulike EU-domstolene frem- kommer det dessuten at antall salg sett i sammenheng med omsetningsvolumet kan fortelle noe om varenes tilstedeværelse på markedet og hvilke merkantile interesser merkehaveren har.

For det første kan antallet solgte varer bidra til å kaste lys over brukens omfang. I PS-2012- 8128⁶¹ var spørsmålet om bruksplikten var oppfylt for varemerket «BIOTHENE H-24» registrert for hårpleieprodukter. En omsetning av 400 produkter ble etter Klagenemndas syn ansett som «svært beskjedent tatt i betraktning at det dreier seg om hårpleieprodukter, som generelt har en meget høy omsetningshyppighet».⁶² Salgstallet ble ansett som for lavt sammenlignet med hva som var vanlig for slike produkter. Dette viser at kravet til antall solgte varer vil variere med hvor lett omsettelig de aktuelle varene er og hvilken med hyppighet de normalt selges.

Nødvendighetsvarer, slik som for eksempel mel og melk, er varer som en gitt omsetningskrets må ha. For slike varer kreves det større kvantitativ bruk for å opprettholde en markedsandel sammenlignet med f.eks. luksusvarer. En merkehaver som kun kan vise til minimale salgstall

60 Blant annet sak T-215/13 avsnitt 31.

61 Klagesak fra Patentstyrets Annen avdeling (nå KFIR).

62 PS-2012-8128.

(16)

13

for varer som normalt har høy omsetningshyppighet vil trolig ikke ha klart å skape eller bevare en markedsandel for disse varene. I PRO ACTIV-saken⁶³ ble f.eks. salg av 8 270 kg margarin sammenholdt med aktiv markedsføring ansett tilstrekkelig til å utgjøre reell bruk. I T- 24/16 (FUENOLIVA) kom derimot EU-Retten til at salg av 42 000 liter olivenolje over en ettårsperiode ikke var tilstrekkelig. Varens art var av stor betydning for denne vurderingen og det ble uttalt at olivenolje er et «widely-consumed food product, always available for

purchase».⁶⁴

For såkalte luksusvarer bør det motsetningsvis stilles lempeligere krav til antall salg, ettersom disse varene kjøpes sjelden og av et lite segment (målgruppe). Det vil derfor være urimelig å stille samme krav til salg av sokker som til salg av luksusklokker fordi sokker selges hyppige- re og i større volum enn det luksusklokker gjør. Den aktuelle varen må derfor sammenlignes med varer av samme slag for å kunne foreta en reell vurdering av om bruken overstiger det minimale. Varens pris, som for øvrig kan henge sammen med omsetningshyppigheten i noen grad, får også betydning for de krav som stilles til brukens omfang. Det fremgår av EUIPOs retningslinjer at lav omsetning og et lavt antall salg av varer som ligger i lav- og mellomprissjiktet vil tale for at brukens omfang ikke er tilstrekkelig.⁶⁵ Motsatt kan lav omsetning knyttet til salg av kostbare varer i noen tilfeller utgjøre reell bruk.⁶⁶ Vurderingen skal jo knyttes opp mot utgangspunktet om at bruken må være egnet til å skape eller bevare markedsandeler for de varene det gjelder. Det kan derfor hevdes at det relativt sett skal mer til for å opprettholde en markedsandel for rimelige varer, enn for kostbare varer.

I T-137/14 vurderte EU-Retten om et varemerke registrert for bygningsmaterialer var tatt i reell bruk, og spørsmålet var om omsetningen oversteg det minimale. Merkehaver kunne dokumentere fakturaer for ca. 6 500 euro over en periode på fire år. Retten konkluderte med at salgsinntektene var for lave, når det var tale om denne type bygningsmaterialer som generelt er kostbare varer.⁶⁷ Det ble videre uttalt at «the quantities of goods mentioned on the invoices presented makes reference to square metres and that quantity is very modest».⁶⁸ Forholdet mellom den høye enhetsprisen og antallet kvadratmeter oppgitt i fakturaene gjorde at det totale salgsvolumet ble ansett svært lavt.⁶⁹ I denne saken var det tale om forholdsvis kostbare varer, men som til gjengjeld omsettes hyppig, og det totale salgsvolumet utgjorde dermed en

63 TOSLO-2006-140025.

64 Sak T-24/16 avsnitt 44.

65 EUIPO s. 23.

66 EUIPO s. 23.

68 l.c.

69 l.c.

(17)

14

minimal bruk som ikke kunne anses tilstrekkelig. Det ble fremhevet at lave salgstall kan kom- penseres av ytterligere bevis for bruk, som for eksempel aktiv markedsføring, men merkeha- ver hadde ikke lykkes med å fremskaffe slik dokumentasjon.⁷⁰

I sak T-427/16 (AN IDEAL WIFE) hadde merkehaveren solgt parfymer for 2 385 euro over en periode på seks år.⁷¹ Parfymene kostet mellom 18 og 60 euro per stykk, og antall solgte eksemplarer var dermed et sted mellom 40 og 132. EU-Retten fremholdt at dette salgstallet ikke oversteg det minimumsnivået som kreves for å utgjøre reell bruk.⁷² Heller ikke i denne saken kunne merkehaver fremvise dokumentasjon som viste markedsføringsaktivitet, og retten konkluderte i lys av manglende salgstall og markedsføring med at merkehaver ikke hadde merkantile interesser i å opprettholde registreringen.

Dette viser at kravet til omsetning og salgstall vil variere med varens pris, omsettingshyppig- het og hvor nødvendig den er for omsetningskretsen (målgruppen). Det stilles likevel ikke krav om en betydelig omsetning eller et bestemt antall salg, da dette kan tilgodese de merkehavere som har oppnådd kommersiell suksess for sine varer fremfor mindre veletablerte merkehavere. En slik anvendelse av reglene om bruksplikt ligger utenfor brukspliktens formål.

Derfor kan lav omsetning kompenseres for med f.eks. markedsføringsaktivitet som viser at merkehaver har reelle, merkantile interesser i registreringen.

2.3 Hvilke krav stilles til markedsføringsaktivitet

Spørsmålet i dette kapittelet er hvilke krav som kan stilles til markedsføringsaktivitet i vurderingen av reell bruk etter varemerkeloven § 37. Dette er særlig relevant i de tilfeller der et produkt foreløpig ikke har nådd markedet eller rukket å bli omsatt, men merkehaveren likevel mener å ha tatt merket i bruk.

I PRO ACTIV-saken⁷³ var et av spørsmålene når varen skulle anses lansert, og om lanseringen oppfylte kravet til reell bruk. Det var her tale om lansering av margarin, som er et dag- ligvareprodukt med høy omsetningshyppighet. Tingretten fremholdt at det ikke kan stilles

«absolutte minimumskrav» til lanseringsbudsjetters størrelse, markedsføringstiltakenes sam- mensetning, oppnådd salgsvolum eller aktivitetens omfang.⁷⁴ Margarinen ble imidlertid ansett

71 Sak T-427/16.

73 TOSLO-2006-140025.

74 ibid.

(18)

15

lansert ved den første leveransen til butikkene, slik at forberedende tiltak (markedsføring etc.) ikke ble medregnet i vurderingen av «reell bruk». Merkehavers lansering av produktet ble likevel ansett å ligge «innenfor det spillerom praksis og sedvane i bransjen setter».

I sak T-431/15 (FRUIT OF THE LOOM) ble lanseringen av klesmerket stanset før den var gjennomført, og spørsmålet var om bruktplikten kunne oppfylles til tross for at merkehaver besluttet å stanse lanseringen før produktene nådde sluttforbrukere.⁷⁵ EU-Retten fant det klart at en beslutning om å stanse en lansering, begrunnet i økonomiske og strategiske hensyn, ikke i seg selv hindrer at merket kan anses tatt i «reell bruk».⁷⁶ I denne saken mente EU-Retten at det måtte foretas en vurdering av lanseringstiltakenes omfang, for å se om tiltakene oversteg rent symbolske forberedelser.⁷⁷ Retten fant det avgjørende at merkehaver hadde investert be- tydelige materielle og menneskelige ressurser i lanseringen, og mente at det således ikke var tale om rent symbolske forberedelser.

Et særskilt spørsmål er om bruksplikten kan oppfylles gjennom markedsføring alene. Ut- gangspunktet er at det må foreligge et tilbud om levering av varer, eller at et slikt tilbud er nært forestående.⁷⁸ Det er derimot ikke krav om at varer faktisk er solgt,⁷⁹ dersom varene som tilbys under merket er markedsført i tilstrekkelig grad. Aktiv markedsføring i tråd med bran- sjestandarden kan dermed oppfylle bruksplikten til tross for at varen ikke er solgt.

Et mer omfattende spørsmål er hvilke krav som kan stilles til markedsføringsaktivitetens art, omfang og hyppighet. For å skape eller bevare en markedsandel er det nødvendig å tilpasse markedsføringen til det aktuelle markedet. I en bransje som er markedsføringsintensiv kreves det derfor typisk mye markedsføring for å være konkurransedyktig. Et eksempel på et slikt marked er kosmetikkmarkedet, som blant annet karakteriseres av en bred omsetningskrets og høy reklamehyppighet.

Ikke alle omsetningskretser er mottakelige for markedsføring, og dette vil igjen påvirke eksis- tensen og eventuelt omfanget av de markedsføringsaktiviteter som er vanlig i bransjen. I KFIR VM 13/155 var spørsmålet hvorvidt bruksplikten var oppfylt for merket «LE DELIZE ZARA», registrert for ris i klasse 30. Merket var registrert for en dagligvare som normalt kre- ver markedsføring og bruk av en viss kvantitet. Klagenemnda la imidlertid avgjørende vekt på at det her var tale om en importør som selger varer til lokalbutikker, og ikke de store matvare-

75 Sak T-431/15.

78 Lassen (2011) s. 207.

(19)

16

kjedene.⁸⁰ Nemndas begrunnelse var at utadrettet markedsføring ikke er vanlig for lokalbutikker, ettersom de baserer handelen på faste, lokale kunder, og «[d]et kan derfor ikke kreves samme grad av dokumentasjon som viser markedsføringsaktiviteter».⁸¹

Et annet eksempel på omsetningskretser som er mindre mottakelige for markedsføring er enkelte luksusprodukter som typisk ikke markedsføres i særlig grad. For slike produkter er gjer- ne omsetningskretsen så bevisst og oppsøkende at merkehaverne ikke behøver å markedsføre produktene som tilbys under merket. Lite eller ingen markedsføring kan til og med være en del av merkehavers forretningsstrategi for å opprettholde en viss eksklusivitet. Det kan såle- des heller ikke oppstilles noe absolutt krav om markedsføring for å oppfylle bruksplikten.

Motsatt kan det tenkes at det for varer som typisk markedsføres ofte, kreves at merkehaver i det minste har forsøkt å markedsføre varene i noen grad. I den tidligere omtalte saken som omhandlet hårpleieprodukter⁸² uttalte Annen avdeling⁸³ at fravær av markedsføringstiltak var et «markert avvik fra normal markedsføringsaktivitet i bransjen».⁸⁴ Hårpleieprodukter i lav- og mellomprissjiktet er gjenstand for omfattende markedsføring, og manglende dokumentasjon for markedsføring vil derfor tale for at merket ikke er tatt i reell bruk. Det kan imidlertid ikke oppstilles et krav om markedsføringsaktivitet av en viss art eller størrelse. Som nevnt tidligere vil markedsføringstiltak ofte være det eneste som kan kompensere for lave salgstall og omsetning. Og motsatt kan høye salgstall og omsetning være tilstrekkelig i de tilfellene manglende markedsføring er avvikende fra bransjen for øvrig.

2.4 Betydningen av markedets karakteristika

Det overordnede spørsmålet i dette kapittelet er hvordan markedet og dets karakteristika inn- virker på kravet om «reell bruk». Utgangspunktet for vurderingen er som nevnt om bruken er egnet til å skape eller bevare markedsandeler for de varene som tilbys, og for å vurdere markedsandeler er det nødvendig å se hen til markedet og dets karakteristika.

Merket må som utgangspunkt brukes offentlig og utadrettet (i et marked),⁸⁵ men det kreves ikke at merkebruken er rettet mot forbrukere. Dette innebærer at f.eks. bruk overfor «specia-

80 KFIR VM 13/155.

81 ibid.

82 PS-2012-8128.

83 Nå: Klagenemnda for industrielle rettigheter.

84 PS-2012-8128.

85 EUIPO s. 13.

(20)

17

lists, industrial clients and other professional users» skal regnes som offentlig og utadrettet bruk.⁸⁶ Bruken må med andre ord være rettet mot det markedet som merkehaveren ønsker å drive kommersiell virksomhet i.

I T-680/15 (L’ECLAIREUR) var spørsmålet om brukens kvantitative omfang var tilstrekkelig til å oppfylle kravet til «reell bruk». Den omtvistete registreringen omfattet «klær og sko», og merkehaver kunne dokumentere salg av 75 par jeans i tillegg til annen dokumentasjon som viste markedsaktivitet.⁸⁷ EU-Retten tok utgangspunkt i at det relevante markedet var «luxury fashion products», og at bruken måtte vurderes ut fra egenskapene til dette markedet.⁸⁸ Retten uttalte at antall salg og den øvrige dokumentasjonen viste merkehavers kommersielle formål med merkebruken, nemlig reell aktivitet på «luksusmarkedet».⁸⁹ I dette markedet er det en del av forretningskonseptet å tilby et begrenset antall av hver vare for å tilføre eksklusivitet og en luksusfølelse og det bør derfor godtas at merkehaver kan vise til et begrenset antall salg av hver vare. Dette kan tas til inntekt for at egenskaper ved markedet vil påvirke hvorvidt en gitt form for bruk, f.eks. omsetningstall, oppfyller kravet til «reell bruk» i et konkret tilfelle.

Et neste spørsmål er hvilken betydning omsetningskretsens størrelse har for vurderingen av

«reell bruk». Dagligvarer og husholdningsartikler, de typiske nødvendighetsvarene, vil ofte ha en større omsetningskrets enn det typiske luksusvarer vil ha. For nødvendighetsvarene stilles det dermed større krav til brukens omfang, nettopp fordi markedet er stort og gjennomsnitts- personen er «avhengig» av varene. Motsatt vil det for «spesialiserte produkter med en begrenset omsetningskrets» stilles lavere krav⁹⁰, fordi det typisk vil være vanskeligere å selge mange varer av denne typen. T-541/15 (NSU) er et eksempel på at omsetningsnivået måtte ses i sammenheng med at varene, reservedeler for en spesiell biltype, er rettet mot en begrenset omsetningskrets. EU-Retten uttalte følgelig at «[a]lthough the market (...) is relatively

restricted, such a market nevertheless does exist».⁹¹ Det bør derfor stilles lempeligere krav til brukens kvantitative omfang når markedets størrelse er svært begrenset, men merket må like fullt være tatt i bruk i mer enn minimalt omfang på det aktuelle markedet.

90 Stene (2009) s. 180.

(21)

18

2.5 Merkehavers markedsandel og kapasitet

Er det av betydning for vurderingen av «reell bruk» om merkehaver har utnyttet den produksjonskapasiteten han har?

I PRO ACTIV-saken⁹² var merkehaver en aktør med stor produksjonskapasitet. Tingretten presiserte imidlertid at «det [ikke] kan oppstilles strengere brukskrav til Unilever i Norge enn bransjenormen, fordi Unilever er et stort og ressurssterkt konsern utenfor Norge».⁹³ Dette kan antyde at det ikke skal legges vekt på hvilken andel av produksjonskapasiteten merkehaveren faktisk har benyttet seg av.

Dersom en aktør har store produksjonsressurser for den type vare han tilbyr, kan det likevel synes rimelig at det stilles strengere krav til brukens kvantitative omfang (salgstall, omsetning). Dette er også tilsynelatende gjort i en rekke avgjørelser fra EU-systemet, der det uttales at det skal legges vekt på merkehavers «production capacity».⁹⁴ I FUENOLIVA-saken⁹⁵ la EU-Retten faktisk avgjørende vekt på merkehavers produksjonskapasitet. Merkehaveren kont- rollerte anslagsvis 1,5 % av det nasjonale markedet for olivenolje, og hadde følgelig kapasitet til å produsere og selge store mengder olje. Salg av 42 000 liter ble ikke ansett som tilstrekkelig for å «bevare» den oppnådde markedsandelen, fordi merkehaver ikke hadde utnyttet den produksjonskapasiteten som var tilgjengelig.

Mot dette kan det imidlertid innvendes at dersom det stilles krav om at merkehavere må bevare den markedsandelen de en gang har oppnådd, vil store aktørers mindre vellykkede lanseringer av nye produkter sjelden oppfylle kravet til reell bruk. Det kan derfor argumenteres for at tingrettens tilnærming i PRO ACTIV-saken vil gi et rimeligere resultat.

I en forlengelse av dette er spørsmålet om det kan stilles krav om en betydelig markedsandel.

I IBEAT-saken⁹⁶ uttalte BoA at det ikke kan stilles krav om at merkehaveren må ha oppnådd en «relevant share» i det totale markedet, men at det vil være nok at merkehaver selger et kvantum som overstiger det som må anses som minimalt.⁹⁷

92 TOSLO-2006-140025.

93 ibid.

95 ibid.

96 Sak R 2175/2016-4.

(22)

19

Likevel finnes det eksempler på at markedsandelens størrelse har fått betydning for resultatet.

Det kan nevnes en sak fra BoA vedrørende varemerket «SUSURRO»⁹⁸ registrert for alkohol- holdige drikker i Spania. Merkehaveren kunne dokumentere salg av vin for 4 286,36 euro over en periode på 36 måneder. Denne bruken ble ikke ansett tilstrekkelig til å skape eller bevare en markedsandel for relativt billig vin, en type produkt som blir konsumert «in large quantities by the average Spanish consumer».⁹⁹ BoA la til grunn at omsetningskretsen var hele Spanias befolkning¹⁰⁰ på over 40 millioner, og omsetningsvolumet ble ikke ansett tilstrekkelig til å skape en markedsandel for billig vin.

I DINKY-saken¹⁰¹ var et av spørsmålene hva som var det relevante markedet for den aktuelle varen. Merket «DINKY» var registrert for «miniature toy vehicles» i klasse 28. Utfordreren av merket anførte at det relevante markedet var lekebiler for barn, som er et stort marked med flere titalls millioner solgte produkter, og at merkebruken måtte ses i lys av dette markedet.¹⁰² Merkeinnehaver anførte på sin side at det relevante markedet var svært begrenset, all den tid det dreide seg om kostbare høykvalitetsbiler som hovedsakelig var myntet på samlere. Denne typen «lekebiler» hadde en meget begrenset distribusjon sammenlignet med alminnelige lekebiler.¹⁰³ BoA konstaterte at bruksplikten var oppfylt selv med utgangspunkt i det minst guns- tige markedet for merkehaveren, og la vekt på at det ikke var krav om en betydelig markedsandel i det aktuelle markedet.¹⁰⁴

Praksis er følgelig noe sprikende hva gjelder betydningen av størrelsen på markedsandelen.

EU-domstolen har ikke uttalt seg om dette spørsmålet, annet enn utgangspunktet om at også minimal bruk i noen tilfeller kan oppfylle kravet til reell bruk.¹⁰⁵ Det må imidlertid anses klart at det ikke er krav om en «betydelig» markedsandel, men at man må se hen til det relevante markedet for det aktuelle produktet, og vurdere hvorvidt bruken bør anses som «reell».

Et siste spørsmål er hvordan varemerkebruk som ikke genererer profitt skal vurderes. Ek- sempler på dette er utdeling av gratisprøver eller frivillige organisasjoners virksomhet. EU- domstolen har uttalt at når en merkehaver gir gratisprøver til kunder som handler hans varer,

98 Sak R 2132/2010-2.

100 Som lovlig kan drikke alkohol.

101 Sak R 0035/2007-2.

104 ibid. avsnitt 26

105 Sak C–40/01.

(23)

20

vil dette ikke utgjøre reell bruk av merket for de varer som utdeles.¹⁰⁶ I «WELLNESS» var spørsmålet om utdeling av leskedrikk påheftet merket «WELLNESS» etter at kunden hadde handlet klær i merkehaverens butikk, utgjorde «reell bruk» av merket for drikkevarer. EU- domstolen fremholdt at utdelingen fremsto som en «reward for the purchase», og at utdelingen ikke tok sikte på å skape en markedsposisjon for leskedrikk.¹⁰⁷

På den annen side kan veldedige organisasjoner som bruker sine varemerker i forbindelse med kunngjøringer av kommende hendelser, på forretningsdokumenter og på reklamemateriale, oppfylle bruksplikten selv om formålet ikke er å oppnå en kommersiell gevinst.¹⁰⁸ Men dersom en ideell organisasjon bruker et varemerke i forbindelse med «strengt private arrangementer» eller til annonsering av slike arrangementer, utgjør dette en intern bruk av merket.¹⁰⁹ For veldedige og ideelle organisasjoner kan det dermed synes avgjørende om merkebruken henvender seg til offentligheten, eller kun til et smalt segment av medlemmer eller givere.

2.6 Kan det oppstilles en terskel for hva som utgjør reell bruk

Er det mulig å oppstille en slags terskel for hva som utgjør «reell bruk»? I C-416/04 P (VI- TAFRUIT) uttalte domstolen at det ikke var mulig å oppstille noen kvantitativ minimums- terskel for bruksplikten. En slik fast terskel eller skjematisk vurdering ville hindret de nasjonale domstolene fra å vurdere alle relevante omstendighetene i saken.¹¹⁰ I EUIPOs

retningslinjer uttales det blant annet at «whilst a minimum extent of use must be shown, what exactly constitutes this minimum extent depends on the circumstances of each case».¹¹¹ Ek- semplene som er gjennomgått over viser at sakene er svært ulikeartede og hver sak må derfor bedømmes konkret, med den konsekvens at to ulike saker der merkehaverne har vist til sam- menlignbare salgsresultater ikke nødvendigvis får samme utfall.¹¹² Det må foretas en helthets- vurdering der varens art, markedets karakteristika og brukens intensitet og omfang vurderes samlet for å fastlegge om et varemerke er tatt i «reell bruk». I vurderingen må det tas i betraktning at brukspliktens formål ikke er å måle kommersiell suksess eller vellykketheten av reklamekampanjer og lanseringer, men å hindre at ubrukte merker nyter vern i varemerkeregisteret.

106 Sak C-495/07 avsnitt 22.

107 ibid. avsnitt 20–21.

108 Sak C-442/07 avsnitt 24.

110 Sak C-416/04 P avsnitt 72.

111 EUIPO s. 9.

112 Sak C-416/04 P avsnitt 77.

(24)

21

2.7 Kan innarbeidelse av merket påvirke vurderingen

Kan det stilles lempeligere krav til «reell bruk» av merker som i tillegg til å være registrerte også er innarbeidet i markedet etter varemerkeloven § 3 tredje ledd? Et varemerke anses innarbeidet «når og så lenge det i omsetningskretsen (...) er godt kjent som noens særlige kjennetegn».¹¹³ Begrunnelsen for påstanden om lempeligere krav for slike merker er at det ofte knytter seg sterke kommersielle interesser til merker som er godt innarbeidet, og at det dermed skal mer til for å miste en registering som følge av utilstrekkelig bruk. Ut fra betraktningen om å bevare markedsandeler kan det hevdes at det skal mindre bruk til for å bevare markedsandeler for et godt innarbeidet og etablert merke.

Argumentene mot å ta hensyn til innarbeidelse i denne vurderingen er at registreringsvernet og innarbeidelsesvernet er to uavhengige systemer. I praksis betyr dette at en registrering kan slettes som følge av manglende bruk, men at det samme varemerket fortsatt kan nyte vern som et innarbeidet merke. Dette forutsetter at merket fortsatt er godt kjent som merkehavers særlige kjennetegn. Det er ikke krav om bruk av et innarbeidet merke for å opprettholde vernet, fordi innarbeidelsesvernet foreligger så lenge merket er godt kjent som merkehavers kjennetegn. Dette utgangspunktet ble bekreftet i LG-2011-23049 (BILTILSYNET), der lagmannsretten konkluderte med at merkehaver fortsatt hadde innarbeidelsesvern selv om merket ikke lenger var i bruk.¹¹⁴ Dersom det stilles lempeligere krav til bruk av merker som også er innarbeidet vil dette i praksis tilgodese de merkehavere som har oppnådd kommersiell suksess eller som i iallfall har lyktes med markedsføring og etablering av sitt varemerke. Dette er ikke en del av brukspliktens tiltenkte funksjon og formål.¹¹⁵

Det er følgelig bør etter min oppfatning ikke stilles lempeligere krav til «reell bruk» av merket for merker som både er registrert og innarbeidet. Innarbeidelse kan likevel påvirke bruksplikt- vurderingen på to måter: (i) vurderingen av bruk i endret form og (ii) opprettholdelse av re- gistrering for et bredt overbegrep. Dette er nærmere omtalt i henholdsvis kapittel 4.1 og 3.2.

114 LG-2011-23049.

115 Dette følger av en rekke avgjørelser fra EU-Retten, blant annet sak T-680/15 avsnitt 30.

(25)

22

3 Hvilke varer og tjenester må merket brukes for 3.1 Merket er registrert for flere varer eller tjenester

Etter varemerkeloven § 37 må merket tas i «reell bruk» for «de varer og tjenester» det er registrert for. Dette reiser noen særskilte spørsmål, som f.eks. hva skjer når merket ikke er brukt for alle varer som er omfattet av registreringen, og hva skjer når merket er registrert for en vid kategori varer, men kun brukt for en del av varene i kategorien. Tema i kapittel 3 er «delvis sletting» av en varemerkeregistrering etter § 37.

En merkehaver kan i utgangspunktet registrere et varemerke for så mange varer og tjenester han måtte ønske, forutsatt at vilkårene for registrering er oppfylt. Når merket blir begjært slet- tet etter § 37 må merkehaver dokumentere bruk for alle varene og tjenestene som er omfattet av registreringen. Dersom merkehaver kun kan dokumentere bruk for noen av de registrerte varene er utgangspunktet at registeringen skal «delvis» slettes etter varemerkeloven § 37. Be- grunnelsen for en slik regel er at merkehaver kun bør få opprettholde registreringen for de varer han faktisk tilbyr, samtidig som at en innsnevring der vernet bare dekker de varer som merket faktisk er brukt til, kan ivareta interessene til eventuelle tredjeparter som vil benytte seg av merket.

Tidligere var det adgang til å registrere merker for hele vareklasser. Nå følger det av varemerkeloven § 18 at merket må registreres for «bestemte varer eller tjenester innenfor bestemte vare- eller tjenesteklasser», og det må derfor opplyses i søknaden hvilke varer merket ønskes registrert for.¹¹⁶ Dersom et merke er registrert for rengjøringsmidler i klasse 3 og maling i klasse 2, må merket brukes for begge disse varetyper for å unngå «delvis sletting» av registreringen. Det samme utgangspunktet gjelder for ulike varer innenfor samme vareklasse, der manglende bruk av merket for noen av varene medfører en «delvis sletting» av registeringen.

Kan det oppstilles et unntak fra utgangspunktet om at merket må ha vært tatt i bruk for samtlige varer det er registrert for? Til tross for en klar nokså ordlyd i både direktivet og varemerkeloven § 37 har EU-domstolen åpnet opp for at også varer som har en «direkte forbindelse»

med varene merket er brukt på, kan anses brukt i relasjon til bruksplikten.¹¹⁷ Med andre ord, bruk av vare A kan tenkes å oppfylle kravet om bruk av vare B dersom vare B har en «direkte forbindelse» med vare A. Et tenkt eksempel kan være et merke som er registrert for støvsuge-

116 Varemerkeloven § 12c.

117 Sak C–40/01 avsnitt 42.

(26)

23

re og støvsugerposer. Selv om merket kun er brukt for støvsugere, kan det være rimelig å betrakte bruksplikten som oppfylt for støvsugerposene også.

Spørsmålet om det kan gjøres unntak fra kravet til bruk av samtlige varer som er omfattet av registreringen ble nylig behandlet av Klagenemnda.¹¹⁸ Sakens spørsmål var om salg av appel- siner kunne oppfylle bruksplikten for varemerker registrert for fruktdrikker og fruktjuice.

Merkehaver anførte at appelsinjuice er så nært beslektet med appelsiner at disse varene må sies å stå i «direkte forbindelse» med hverandre. Klagenemnda var enig i dette, og la vekt på at appelsiner er hovedingrediensen, og ofte den eneste ingrediensen, i appelsinjuice, som var omfattet av registreringen. Også appelsinsaft ble ansett å ha nær tilknytning til frukten appel- sin.¹¹⁹ Det var ikke av betydning at varene tilhørte forskjellige vareklasser, da denne klasse- inndelingen kun er et verktøy for registreringen og ikke «avgjørende i vurderingen av hvilke varer/tjenester som det er dokumentert reell bruk for».¹²⁰

I en sak vedrørende varemerket «SCHOUS» vurderte Patentstyret om bruk av et varemerke registrert for øl også kunne oppfylle bruksplikten for mineralvann.¹²¹ Patentstyret fremholdt at det var tale om to ulike kategorier drikkevarer, og la vekt på drikkenes ulike bruksformål og målgruppe. Øl har en avgrenset omsetningskrets og fremstår som et nytelsesmiddel, mens mineralvann er en tørstedrikk som kan konsumeres av alle. Konklusjonen ble dermed at bruk for øl ikke kan oppfylle bruksplikten for mineralvann. Resultatet hadde trolig blitt et annet dersom det var tale om f.eks. mineralvann og saft, fordi disse varene i all hovedsak har samme formål og målgruppe.

Det kan følgelig oppstilles et unntak fra utgangspunktet om at merket må ha vært brukt for samtlige varer dersom varene står i direkte forbindelse med hverandre. Dette beror på en konkret vurdering av hvilken grad av nærhet som naturlig kan sies å foreligge mellom de to vare- typene, og hvilke merkantile interesser i å opprettholde registreringen merkehaveren kan på- vise.

118 KFIR sak 16/00007.

121 Registreringsnummer 192123.

(27)

24

3.2 Merket er registrert for en vid kategori varer eller tjenester

Dersom et merke er registrert for en bred kategori varer oppstår det et spørsmål om bruk for én vare innenfor den brede kategorien kan oppfylle kravet til «reell bruk» for hele kategorien, og dermed hindre «delvis sletting». Hvis ikke, kan det bli aktuelt å «nedskrive» kategorien/overbegrepet. For eksempel kan en registrering for klær anses å være for vid, slik at overbegrepet må presiseres til å gjelde enkelte underkategorier av klær, f.eks. undertøy.

Adgangen til å nedskrive et bredt overbegrep kan utledes av ordlyden i § 37, som gir forvaltningen og domstolene rett til å «delvis» slette en registrering som følge av manglende bruk.

Videre følger det av en «fra det mer til det mindre»-betraktning at et merke som kan slettes, alternativt bør kunne få et snevrere vern. Dersom merkeinnehaver kun har dokumentert reelle merkantile interesser for enkelte varer, er det rimelig at registreringen begrenses til disse varene.

Spørsmålet er hvilke vurderingsnormer som kan oppstilles når man skal vurdere om et overbegrep skal nedskrives eller ikke. EU-Retten har i T-126/03 (ALADDIN) uttalt at dersom merket er registrert for en bred kategori og det er mulig å oppstille flere underkategorier som kan vurderes uavhengig av hverandre, kan registreringen kun opprettholdes for den enkelte underkategori der bruk anses bevist.¹²² Men hvis merket er registrert for varer som er så pre- sist definert at det ikke er mulig å dele opp i underkategorier, vil bruk for én vare være tilstrekkelig til å opprettholde registreringen for hele kategorien.¹²³

Retten presiserte videre at bruksplikten ikke skal praktiseres slik at merkehaver mister beskyttelse for varer som ikke er identiske med de han har ført bevis for, ettersom det i praksis kan være umulig for merkehaver å godtgjøre bruk av alle tenkelige varianter av de varer som er omfattet av registreringen.¹²⁴ I «ALADDIN» var sakens konkrete spørsmål om registreringen for «polish for metals» skulle nedskrives til den smalere underkategorien «product for polishing metals consisting of cotton impregnated with a polishing agent». EU-Retten fremholdt at varefortegnelsen «polish for metals» var tilstrekkelig smalt definert, og at det ikke skulle foretas noen nedskriving av denne kategorien. Et viktig hensyn var at nedskriving til en snever underkategori i noen tilfeller kan fremstå urimelig fordi merkehavers begrensede vern hindrer en eventuell utvidelse av varesortimentet.¹²⁵

122 Sak T-126/03 avsnitt 45.

(28)

25

I TRIPP TRAPP-saken¹²⁶ behandlet lagmannsretten spørsmålet om bruk for stoler kunne oppfylle bruksplikten for overbegrepet møbler. Merkets utfordrer hevdet at begrepet møbler var for vidt, og at merkehavers registrering derfor måtte nedskrives til å kun omfatte stoler. Lag- mannsretten fremholdt at overbegrepet møbler ikke var spesielt omfattende, og at møbelet stol er representativt for begrepet møbler. Dersom man anlegger den betraktningsmåte som frem- går av ALADDIN-dommen kan det argumenteres for at begrepet møbler nokså enkelt kan inndeles i underkategorier. Lagmannsretten nevnte stoler, bord, andre sittemøbler, senger, hyller og løse skap som eksempler på ulike typer møbler.¹²⁷ Retten la i TRIPP TRAPP-saken likevel avgjørende vekt på at stoler var «særdeles representativt» for begrepet møbler, og det fikk ikke nevneverdig betydning at overbegrepet kunne inndeles i underkategorier. Et moment som derimot fikk betydning for resultatet var at merket etter lagmannsrettens syn var svært godt innarbeidet i markedet. Begrunnelsen var at en nedskriving av det registrerte merket ikke vil endre det vernet «TRIPP TRAPP» har som et innarbeidet merke, og at det var et mål å oppnå mest mulig samsvar mellom registeret og innarbeidelsesvernet.¹²⁸ Konsekvensen av en nedskriving av overbegrepet i denne situasjonen ville blitt at registreringsvernet omfattet stoler, og innarbeidelsesvernet omfattet møbler generelt. En slik distinksjon kunne gjort det vanskelig å orientere seg om hvilket vern og hvilke rettigheter som faktisk eksisterer, fordi varemerkeregisteret ikke lengre ville gitt uttrykk for varemerkets egentlige vern. I likhet med i ALADDIN-dommen kan det dessuten anføres at en nedskriving av kategorien ville vært urimelig fordi en innsnevring av varemerkebeskyttelsen kunne hindret en eventuell utvidelse av varesortimentet til andre møbler enn tripp trapp-stoler.

Et eksempel på en sak der det ble foretatt en nedskriving er Klagenemndas avgjørelse vedrø- rende varemerket «HARMONI».¹²⁹ Varemerket var registrert for en rekke vareklasser, herunder «Bygningsmaterialer (ikke av metall)» i klasse 19. Merkeinnehaver kunne dokumentere bruk av merket for gulv, veggpanel og listverk. Klagenemnda uttalte imidlertid at «[d]ette utgjør (...) en så begrenset del av det som omfattes av overbegrepet, at varefortegnelsen må begrenses til «gulv, veggpanel og listverk» i klasse 19».¹³⁰ Klagenemndas vurdering må antas å være i tråd med den vurderingen som er oppstilt i ALADDIN-saken. Overbegrepet byg- ningsmaterialer er svært bredt, og gulv, veggpanel og listverk er ikke tilstrekkelig representa- tivt for det mangfold av varer som hører inn under denne kategorien.

126 LB-2003-364.

127 ibid.

128 ibid.

129 KFIR sak 17/00021.

(29)

26

Ved å snevre inn en vid varefortegnelse kan man unngå at merkehaver har et bredere vern enn vedkommendes merkantile interesser i varemerkebeskyttelse tilsier, og således sørge for at konkurrenter og tredjeparter får et større spillerom. Denne interesseavveiningen er et direkte utslag av det grunnleggende formålet bak reglene om bruksplikt, nemlig større rom for nye merker til fordel for ubrukte registrerte merker. Oppsummert vil spørsmålet om nedskriving av overbegrep bero på (i) hvor omfattende overbegrepet er og (ii) hvor representative de aktuelle varene er for det aktuelle overbegrepet. I nedskrivningsspørsmål kan videre det bli aktuelt å se hen til om varemerket er innarbeidet for hele overbegrepet, og i så fall om dette hindrer nedskriving i det konkrete tilfellet.