Kodakregelen

(1)

Kodakregelen

- Hvor langt strekker vernet for velkjente varemerker seg?

Kandidatnummer: 514 Leveringsfrist: 25.04.2019 Antall ord: 17 230

(2)

i Innholdsfortegnelse

1 INNLEDNING ... 1

1.1 Tema ... 1

1.2 Varemerkeretten ... 1

1.2.1 Eksklusiv enerett til bruk av varemerket ... 1

1.2.2 Varemerkerettens formål ... 2

1.2.3 Vern av varemerkets funksjoner ... 3

1.2.3.1 Opprinnelsesgarantifunksjonen ... 3

1.2.3.2 Kvalitetsfunksjonen ... 4

1.2.3.3 Kommersielle funksjoner ... 4

1.3 Velkjente varemerker ... 5

2 RETTSKILDER ... 6

3 GENERELT OM VAREMERKER ... 7

3.1 Hva er et varemerke? ... 7

3.2 Stiftelse av varemerkerett ... 9

3.3 Ordinær forvekslingsvurdering ... 11

4 VILKÅRENE I VML. §4(2) ... 13

4.1 Den videre fremstillingen ... 13

4.2 ”Velkjent her i riket” ... 14

4.2.1 Hva må være velkjent? ... 14

4.2.2 Hvem må varemerket være velkjent for? ... 16

4.2.3 Hvor må det være velkjent? ... 18

4.3 Assosiasjonsrisiko – hva er terskelen? ... 19

4.4 Bruk av det yngre varemerket ... 25

5 KRENKELSESVURDERINGEN ... 28

5.1 Innledende bemerkninger ... 28

5.2 Tre alternative krenkelsesformer ... 29

5.2.1 Urimelig utnyttelse ... 29

5.2.2 Skade på særpreg ... 35

5.2.3 Skade på anseelse ... 38

(3)

ii

6 UTEN RIMELIG GRUNN ... 43 7 AVSLUTNING ... 45 8 KILDELISTE ... 46

(4)

1 1 Innledning

1.1 Tema

Tema for denne avhandlingen er velkjente varemerkers rettslige vern etter varemerkeloven.

Avhandlingen tar sikte på å redegjøre for rettstilstanden for velkjente varemerker i Norge og belyse hvor langt dette vernet strekker seg. Dette vil gjøres ved å avklare forskjeller mellom vernet for varemerker som ikke er velkjente¹ og velkjente varemerker, samt å drøfte det utvi- dede vernet for velkjente varemerker isolert sett.

1.2 Varemerkeretten

1.2.1 Eksklusiv enerett til bruk av varemerket

Varemerkeretten er en fellesbetegnelse på rettsreglene om kommersielle kjennetegn. Det kan være store verdier knyttet til et varemerke, og for innehaveren er det avgjørende at andre aktø- rer ikke står fritt til å benytte identiske eller liknende varemerker i sin kommersielle virksomhet. Dette er hensyntatt gjennom varemerkeretten, der innehaveren oppnår en eksklusiv enerett til bruk av et varemerket.

Velkjente varemerker står i en sterkere posisjon enn andre varemerker, og har således et utvidet vern.² En ordninær varemerkerett forhindrer andre aktører i å benytte seg av et identisk eller liknende varemerke for samme vare- eller tjenesteslag, der det er fare for forveksling i omsetningskretsen. Velkjente varemerker er vernet også utover sin egen vare- eller tjenesteklasse. Samtidig er terskelen for å konstatere at tankene ledes fra et varemerke til et annet lavere for velkjente varemerker. Det er ikke nødvendig at man forveksler varemerkene, men det holder at gjennomsnittsforbrukeren assosierer dem med hverandre. Dette utvidete vernet innebærer at det skal mindre til før det foreligger krenkelse av et velkjente varemerke enn av et ordinært varemerke.

I det følgende skal jeg ta for meg varemerkerettens formål, i tillegg til de hensynene som tilsier et økt vern for velkjente varemerker.

1 Heretter kalt ”orinære varemerker”.

2 Jf. vml. §4(2)

(5)

2 1.2.2 Varemerkerettens formål

Formålsbetraktninger står sentralt i EU-domstolens praksis i relasjon til varemerker.³ Når EU- domstolen tolker bestemmelsene i Varemerkedirektivet legges det derfor stor vekt på formå- lene bak direktivet. Blant disse formålene er den nevnte eneretten til bruk og hensynet til visse egenskaper ved varemerket; varemerkets funksjoner.⁴

I utgangspunktet ble varemerkelovgivningen til med den hensikt at varemerkebruk skulle markere produktenes kommersielle opprinnelse. Denne opprinnelsesgarantifunksjonen er fremdeles å betrakte som varemerkets hovedfunksjon.⁵ Over tid har varemerkeretten riktignok utviklet seg, og EU-domstolen har i nyere tid erkjent at opprinnelsesgarantifunksjonen ikke er det eneste som skal beskyttes. Også kvalitetsfunksjonen og kommunikasjons-, investerings- og reklamefunksjonen til et varemerke skal beskyttes gjennom varemerkeretten.⁶ Alle disse funskjonene behandles nedenfor, i avhandlingens punkt 1.2.3.

Hensynet til konkurranse står også sterkt i varemerkeretten. EU-domstolen har uttalt at bruken av varemerker er avgjørende for lojal konkurranse, ved at virksomheter gis anledning til å bygge opp en fast kundekrets, basert på varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon og dermed evne til å skille aktører fra hverandre.⁷ Dette har også en side mot Varemerkedirektivets uttalte mål om å gjøre varemerkelovgivningen i medlemsstatene mer ensartet, for å fremme den frie omsetningen av varer og tjenester, samt å hindre konkurransevridning.⁸ Selve vernet for varemerker fremstår som en begrensning i den frie konkurransen, da eksisterende varemerkerettigheter setter begrensninger for andre aktører på markedet, som følge av eneretten til inne- havren. Det må altså foretas en avveining mellom hensynet til konkurranse og de økonomiske interessene til innehaveren av et varemerke.

Det er ofte store økonomiske interesser knyttet til varemerker og formålet med varemerkeretten er således å verne om disse interessene på en balansert måte, alle hensyn tatt i betraktning.

Denne avveiningen er grunnen til at store deler av de drøftelser som foretas på varemerkerettens område er så skjønnsmessige og sammensatte som avhandlingen vil vise. Hensyn gjør seg også gjeldende i varierende grad basert på om man vurderer rettighetene knyttet til et or-

3 Hurlen, 2008, s. 151.

4 C-206/01, ARSENAL, premiss 54.

5 Lassen og Stenvik, 2011, s. 25.

6 C-236/08 – C-238/08, GOOGLE, premiss 77, se også C-487/07, L’OREAL, premiss 58.

8 Varemerkedirektivets fortale, 2. betraktning.

(6)

3

dinært eller velkjent varemerke. Noen varemerkefunskjoner er i særlig grad avgjørende for vernet av velkjente varemerker.

1.2.3 Vern av varemerkets funksjoner 1.2.3.1 Opprinnelsesgarantifunksjonen

Varemerkets hovedfunskjon er altså å fungere som opprinnelsesgaranti.⁹ Dette presiseres også i 16. betraktning i Varemerkedirektivets fortale, der det står at hensikten bak beskyttelsen som gis et registrert kjennetegn ”navnlig er at sikre varemerkets funktion som angivelse af op- rindelse”. En naturlig tolkning av dette er at varemerkers beskyttelse særlig skal verne om opprinnelsesgarantifunskjonen. Dette vil i praksis si at det er tydelig hvilket kommersielt opp- hav varemerket har, når en gjennomsnittsforbruker møter det i omsetningen. Varemerker skal dermed ha en individualiserende effekt. Når en kunde eksempelvis møter varemerket SONY på et produkt i butikken er det lite tvilsomt at det er Sony Corporation som står bak produktet, og ikke en annen aktør. EU-domstolen fremhever nettopp at varemerkers funksjon først og fremst er at omsetningskretsen evner å skille varemerkeinnehaverens varer eller tjenester fra andre aktørers varer eller tjenester.¹⁰

For gjennomsnittsforbrukeren er det selvsagt viktig å være trygg på at et varemerke garanterer for at varen eller tjenesten kommer fra en bestemt aktør. Varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti er samtidig av stor betydning for innehaveren av varemerket selv. Det er for eksempel svært viktig for Sony at den kommersielle opprinnelsen er utvilsom, slik at produktene de produserer ikke blir blandet sammen med andre aktørers varer, i bevisstheten til en gjennomsnittsforbruker.

For at opprinnelsesgarantifunskjonen skal fungere som intendert er det avgjørende at andre aktører ikke fritt kan benytte seg av et allerede vernet varemerke i sin egen kommersielle virksomhet. Om hvem som helst kunne benytte seg av varemerket SONY for sine egne varer eller tjenester ville ikke lenger varemerket fungere individualiserende for én bestemt aktør.

Omsetningskretsen ville da ikke være i stand til å tydelig skille Sony sine produkter fra andre aktørers produkter. Det er i denne relasjon nødvendig med en enerett til bruk for innehaveren av et varemerke, og dette kommer jeg tilbake til i kapittel 3.

9 Se også C-206/01, ARSENAL, premiss 48.

(7)

4 1.2.3.2 Kvalitetsfunksjonen

Kvalitetsfunksjonen er også viktig for både rettighetshaveren og omsetningskretsen. Denne funskjonen omhandler kvaliteten et varemerke står for. For motehuset Louis Vuitton Malle- tier, som profilerer seg med at de selger produkter av høy kvalitet, er det avgjørende at omsetningskretsen er klar over at produkter med varemerket LOUIS VUITTON er av sedvanlig høy kvalitet. For kunden er det vel så viktig å kunne stole på at Louis Vuitton Malletier er kvali- tetsansvarlige for alle produkter som har varemerket på seg. EU-domstolen har uttalt at varemerket skal utgjøre en garanti for at alle varer eller tjenester som bærer varemerket har blitt fremstilt under kontroll av én bestemt virksomhet, og at denne virksomheten er ansvarlig for produktets kvalitet.¹¹

1.2.3.3 Kommersielle funksjoner

Hva gjelder kommunikasjons-, investerings- og reklamefunskjonen til et varemerke, er disse først og fremst av betydning for varemerkeinnehaveren. Innehaveren av et varemerke bruker varemerket som et kommunikasjonsmiddel mot omsetningskretsen. Innehaveren investerer i sitt eget varemerke og reklamerer for varene eller tjenestene varemerket brukes for. Som en samlebetegnelse på disse markedsføringsfunksjonene bruker jeg ”kommersielle funksjoner”.

Innehaveren av et varemerke kan bruke betydelige midler på å opparbeide og opprettholde en viss status i omsetningkretsen. Denne kommersielle funksjonen til et varemerke er også et hensyn bak varemerkeretten. Nortura har for eksempel en berettiget interesse i å kommunisere et budskap om at grisene deres lever et godt liv før de slaktes, og at produktene deres med varemerket GILDE er av høy kvalitet, fordi dette gir dem en viss anseelse, gjerne omtalt som goodwill knyttet til vareremerket. En slik goodwill er som regel et resultat av betydelige investeringer i alt fra produktutvikling til kvalitetskontroll og markedsføring, og har som følge av dette også krav på beskyttelse mot inngrep. Goodwill øker gjerne i takt med hvor velkjent et varemerke er, og som jeg vil vise i det følgende er velkjente varemerker særlig avhengige av vern for sine kommersielle funksjoner.

(8)

5 1.3 Velkjente varemerker

Velkjente varemerker nyter et utvidet vern, som strekker seg ut over egen vare- og tjenesteklasse, selv om det ikke foreligger risiko for forveksling. Begrunnelsen for dette utvidete vernet er mangefasettert, men som jeg vil forsøke å tydeliggjøre er den egentlige forskjellen mellom hensynene bak vern for ordinære varemerker og velkjente varemerker først og fremst hvor store økonomiske verdier som er forankret i et velkjent varemerke. De betydelige inves- teringene som ofte må til for at et varemerke skal oppnå status som velkjent taler i seg selv for at det skal gis et utvidet vern. Dette er helt i tråd med immaterialretten generelt, der eneretten fungerer som et insentiv til utvikling innenfor patant-, opphavs- og designretten.

Velkjente varemerker har en egenverdi. Dette betyr at visse varemerker innehar en verdi som er løsrevet fra produktet det hører til og bedriften som har produsert det. Denne egenverdien omtales i juridisk teori blant annet som goodwill.¹² Et eksempel på et varemerke med høy grad av goodwill er ”Porsche”. Dette varemerket har ikke kun verdi som varemerke for sportsbiler, men fordi det har status som et velkjent varemerke med et visst image er verdien overførbar til også andre produkter. I dag selges det for eksempel både PC’er og klokker med

”Porsche” som varemerke, etter lisens. Fordi en slik egenverdi er overførbar til andre produkter vil velkjente varemerker med en viss grad av goodwill inneha en selsvtendig kommersiell verdi. Denne verdien er beskyttelsesverdig i seg selv, og dette er en av grunnene til at velkjente varemerker nyter vern utover sin egen vare- eller tjenesteklasse.

Det velkjente varemerkets goodwill anser jeg også som grunnen til at velkjente varemerker innehar vern selv om det ikke foreligger risiko for forveksling. Fordi velkjente varemerker har en tydelig status og et tilknyttet forestillingsbilde vil dette kunne overføres til andre aktørers varemerker selv om det er tydelig at produktene de merker ikke stammer fra samme produsent, eller at de inngår i økonomisk fellesskap.

Som avhandlingen vil vise er dette de to store forskjellene mellom vernet for ordinære varemerker og velkjente varemerker, og selv om utfordringene ellers er de samme, er velkjente varemerker mer utsatt for skade eller misbruk. Både ordinære og velkjente varemerker kan utsettes for samme former av krenkelse, og har samme interesse i eneretten til bruk, samt eventuell utvidelsen av denne. De samme varemerkefuksjonene danner derfor utgangspunktet for vurderingene som må foretas, men styrken av hensynene varierer basert på hvor kjent et varemerke er. I juridisk teori omtaler man varemerkeretten som smidig og elastisk, nettopp

12 Jeg vil bruke goodwill, anseelse, renommé og image om hverandre, etter kontekst.

(9)

6

fordi de reelle hensynene bak reglene varierer i styrke basert på hvor velkjent varemerker er.¹³ Jeg vil forsøke å vise til denne glidende overgangen og avgjørende forskjeller gjennom avhandlingen. Hvordan dette rent praktisk gir seg utslag i krenkelsesvurderingen kommer jeg tilbake til i kapittel 5.

2 Rettskilder

De norske varemerkereglene er nedfelt i varemerkeloven av 26. mars 2010 nr. 8 (heretter omtalt som vml.). Varemerkerettens innhold reguleres i vml. §4, og det sentrale forarbeidet til denne bestemmelsen er Ot.prp. nr. 98 (2008-2009). Den norske varemerkelovgivningen gjen- nomfører Norges forpliktelser etter direktiv 2015/2436 om innbyrdes tilnærming av medlem- statenes lovgivning om varemerker (heretter omtalt som Varemerkedirektivet). Varemerkelo- ven må derfor tolkes i tråd med Varemerkedirektivet. Norske bestemmelser som materielt sett er identiske med bestemmelser i EU-retten skal etter artikkel 6 i EØS-avtalen tolkes i tråd med EU-domstolens avgjørelser som var truffet før undertegnelsen av avtalen i 1992. Senere praksis fra EU-domstolen er ikke formelt bindende for Norge etter EØS-avtalen, men skal likevel tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov på områder regulert av direktivet. Dette har Høyesterett tatt til orde for i blant annet HR-2016-1993-A, PANGEA.¹⁴ Praksis fra EU- domstolen vil derfor være det mest sentrale grunnlaget for tolkning av Varemerkedirektivet.¹⁵ Praksis fra andre lands nasjonale domstoler relatert til Varemerkedirektivet kan også være av interesse, men er naturligvis ikke en like tungtveiende rettskilde som EU-domstolens praksis.

Hensynet til rettsenhet innenfor EU gjør seg sterkt gjeldende, og det er følgelig kun når nasjo- nal praksis er enhetlig og utbredt innenfor større deler av unionen at den vil være av særlig vekt.

Ved EUs forordning 207/2009 om fellesskapsvaremerker (EU-varemerker) er det etablert et system for registrering av EU-varemerker som har enhetlig virkning for hele unionen.¹⁶ Den- ne forordningen administreres av European Union Intellectual Property Office¹⁷ (heretter forkortet med EUIPO). EUIPOs appellkammers avgjørelser trekker retningslinjer for kontorets praksis. Disse avgjørelsene kan ankes videre til førsteinstansretten i EU, som jeg i avhandlingen vil omtale som ”EU-retten”. EU-retten tolker EU-domstolens avgjørelser, og sier der- ved noe om hvordan disse avgjørelsene bør forstås og anvendes. Praksis fra disse domstolene

14 Premiss 42-44, jf. Rt-2002-391, GOD MORGON.

17 Tidligere ”Office for Harmonisation in the Internal Market”, forkortet til OHIM

(10)

7

er derfor også relevant for tolkningen av direktivet, og den norske varemerkeloven, men riktignok med mindre tyngde enn EU-domstolens avgjørelser.

EUIPO har også utarbeidet ”Guidelines for Examination of Euopean Trade Marks”. Dette er retningslinjer for hvordan varemerkeretten er å forstå for EU-varemerker. Rettningslinjene er utarbeidet med utgangspunkt i EU-domstolens og EUIPOs praksis, og ble senst revidert med virkning fra 1. oktober 2017. Hensynet til rettsenhet innenfor EU tilsier at disse retningslinje- ne skal tillegges vekt ved anvendelsen av de norske varemerkereglene. Dette har også Høyes- terett tatt til orde for.¹⁸

I Norge er selvsagt norsk alminnelig domstolspraksis av betydning, men også forvaltningsor- ganers praksis kan fungere som støtte for argumentasjon. De to uavhengige forvaltningsorga- nene Patentstyret og ankedomstolen Klagenemnda for Industrielle Rettigheter¹⁹ (heretter forkortet med KFIR) benyttes i dag som domstollignende forvaltningsorganer. Klagenemndas avgjørelser kan videre bringes inn for det alminnelige domstolsapparatet. Avgjørelser fra Pa- tentstyret og KFIR har liten rettskildemessig tyngde, men vil gjennom avhandlingen benyttes i illustrasjonsøyemed.

Jeg har valgt å vise til den danske oversettelsen av Varemerkedirektivet og avgjørelser fra EU-retten, fordi Høyesterett konsekvent viser til den danske oversettelsen, samtidig som jeg mener dette er den versjonen som ligger nærmest vårt eget språk.

3 Generelt om varemerker 3.1 Hva er et varemerke?

Et varemerke er et kjennetegn som benyttes av en kommersiell aktør for å skille sine varer og tjenester fra andre aktørers varer og tjenester. For at et slikt varemerke skal kunne oppnå juridisk vern må det oppfylle en rekke vilkår. Det første av disse er at et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, jf. vml

§2(1). I juridisk litteratur omtales dette kravet som at et varemerke må ha særpreg.²⁰ At et varemerke må ha særpreg har av Høyesterett blitt omtalt som at det må ha ”evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til

18 HR-2016-1993-A, PANGEA, premiss 46.

19 Før den nye Patentstyreloven trådte i kraft i 2013 het dette organet Patentstyrets Annen avdeling.

(11)

8

dem som møter merket i handelen”.²¹ Dette kravet fører i utgangspunktet til at visse merker, slik som for eksempel en liten prikk eller en strek ikke kan anses særpreget, og derfor heller ikke kan fungere som et varemerke.²²

Etter vml. §2(2) utdypes det at det ikke kan oppnås varemerkerett til tegn som utelukkende består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi.²³ En virksomhet kan for eksempel ikke registrere ”spade”

som varemerke for spader, fordi dette beskriver varen. Denne delen av bestemmelsen kan begrunnes i det såkalte friholdelsesbehovet. Dette innebærer at betegnelser som er rent beskrivende for varen eller egenskaper ved den ikke skal kunne monopoliseres for én enkelt aktør på markedet. Det hadde vært urimelig om kun én produsent av spader hadde enerett til å merke sine produkter med ordet ”spade”, ettersom andre virksomheter også har en berettiget interesse i bruken av ordet for å kunne selge sine egne produkter.

Vml. §2 gir videre eksempler på hva som kan være varemerker. Det kan for eksempel være

”ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer og avbildninger, eller en vares form, utstyr eller emballasje”. Etter ordlyden er det tydelig at dette ikke er ment som en uttømmende liste. Varemerker som bare kan oppfattes med andre sanser enn synet, for eksempel med hørselen eller luktesansen, er derfor prinsipielt heller ikke utelukket fra vare- merkeregistrering.²⁴ Det stilles derimot et krav til grafisk gjengivelse for registrering, jf. vml.

§14(1), første punktum, og dette har blitt presisert av EU-domstolen i C-273/00 (SIECK- MANN), i premiss 55:

”[^…]et tegn, som ikke i sig selv kan opfattes visuelt, kan udgøre et varemærke, såfremt tegnet kan gengives grafisk, særligt ved brug af figurer, linjer eller skrifttegn, og geng- ivelsen er klar og præcis, kan stå alene, er let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv.”

Den grafiske gjengivelsen må altså være klar, presis, uttømmende, lett tilgjengelig, forståelig, holdbar og objektiv.²⁵ Det stilles med andre ord strenge krav til den grafiske gjengivelsen, og dermed vil få varemerker som kun kan oppfattes av andre sanser enn synet kunne registreres.

Grunnen til at denne strenge linjen har blitt valgt som utgangspunkt er behovet for notoritet og publisitet. Varemerker som ikke kan nedtegnes på papir kan ikke enkelt innføres i registeret,

21 Rt-2005-1601, GULE SIDER, premiss 42.

22 For at slike varemerker skal oppnå vern må det innarbeides, jf. vml. §3(3)

23 Vml. §2(2)

(12)

9

og blir følgelig også vanskelig å kunngjøre for allmennheten på en enkel og effektiv måte.²⁶ Registreringsmyndigheten eller domstolen har som følge av kravene til den grafiske gjengivelsen også et godt grunnlag for å avgjøre om et varemerke oppfyller kravene til registrering, eller om et yngre varemerke eventuelt krenker det tidligere registrerte varemerket.

Den konkrete saken i C-273/00 (SIECKMANN) gjaldt et duftmerke som ikke klarte å tilfreds- stille kravene til grafisk gjengivelse, selv om det ble forsøkt ved å definere lukten ved hjelp av en kjemisk formel, deponering av duftprøve og med en bekrivelse i ord. Det finnes likevel andre eksempler på at duftmerker har blitt tillatt registrert.²⁷ Også lydmerker har blitt godtatt til registrering, der notetegn har blitt ansett å oppfylle kravet til grafisk gjengivelse.²⁸

3.2 Stiftelse av varemerkerett

Varemerkeloven angir to ulike grunnlag for stiftelse av varemerkerett. Varemerket kan enten registreres, jf. vml. §§3(1) og 3(2), eller det kan oppnå vern gjennom innarbeidelse, jf. vml.

§3(3). Sistnevnte grunnlag krever at varemerket er ”godt kjent som noens særlige kjennetegn for slike varer eller tjenester det gjelder” i den relevante omsetningskretsen. Dette oppnås gjerne gjennom lengre tids bruk og markedsføring.

Hva gjelder registrering av varemerker presiseres kravene til merket ytterligere i vml. §14. Et varemerke må alltid ha særpreg som kjennetegn for vare- eller tjenesteklassen det søkes registrert for, jf. fremstillingen over. I tillegg står det følgende i vml. §14(2):

”Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige end- ringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som:

a) angir varen eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten, eller

b) i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningsskikk utgjør sedvanlige betgnelser for varen eller tjenesten.”

27 OHIM sak R 156/98 ”Smell of Fresh Cut Grass”

28 C-283/01, SHIELD MARK

(13)

10

For å kunne registreres må altså et varemerke både være særpreget og det må ikke være beskrivende. Disse to egenskapene ved et varemerke omtales gjerne som at det må ha distinktivitet.²⁹

Kravet om distinktivitet gjelder for alle varemerker, både registrerte og innarbeidede. For det første kan dette begrunnes i at varemerker uten distinktiv evne ikke er egnet til å fungere som særkjennetegn for én enkelt virksomhet. For det andre sørger kravet om distinktivitet for at et varemerkes opprinnelsesgarantifunksjon opprettholdes. Hovedhensikten med varemerker er å kunne identifisere produktenes kommersielle opprinnelse, og varemerker som ikke oppfyller denne opprinnelsesgarantifunksjonen anses ikke å være berettiget de fordeler varemerkerettigheter kan gi. Det er likevel ikke utenkelig at varemerker som i utgangspunktet ikke er distinktive har blitt såpass innarbeidet at det likevel kan registreres. Dersom bruken av varemerket har fungert på en slik måte at merket som søkes registrert over tid har fått en annen betydning enn som en generisk betegnelse er friholdelesesbehovet ikke til hinder for registrering.³⁰

”Gule Sider” har for eksempel blitt akseptert registrert, selv om dette i utgangspunktet kun var en betegnelse på Telefonkatalogens bransjeregister.³¹ Høyesterett konkluderte med at ”Gule Sider” gjennom innarbeidelse hadde blitt noe mer enn en generisk betegnelse.

Registrering og innarbeidelse er to separate veier til oppnåelse av varemerkerettigheter. Begge ordningene inngår i samme system, og det er følgelig mulig å nyte vern etter begge deler. Re- gistrering og innarbeidelse supplerer hverandre på en slik måte at en virksomhet som har innarbeidet et varemerke senere kan få det registrert. Dette kan, som forklart i forrige avsnitt, i så fall gjøres uten hensyn til om varemerket opprinnelig hadde særpreg eller ikke. Poenget er at dersom man klarer å få et varemerke til å bli godt kjent som særlig kjennetegn for innehaverens varer eller tjenester, er det uten betydning om det opprinnelig ikke oppfylte kravet til særpreg. Når et merke er innarbeidet har det bevist at det nå har distinktiv evne.³²

Motsatt vei kan innarbeidelse av et allerede registrert varemerke styrke særpreget til et merke som i utgangspunktet kun hadde liten grad av særpreg. Et varemerkes grad av særpreg er av- gjørende for hvor omfattende vern et varemerke har i vurderingen av om et yngre varemerke krenker innehaverens rettigheter.³³ Man betegner varemerker som sterke og svake. Sterke varemerker er gjerne fengende fantasibetegnelser som ingen tidligere har brukt for den aktuelle varen eller tjenesten. Eksempler på sterke varemerker er FANTA for leskedrikk eller IKEA

30 Rt.2005.1601, GULE SIDER, premiss 48 og C-108/97, CHIEMSEE, premiss 44.

31 Rt.2005.1601, GULE SIDER

33 C-39/97, CANON, premiss 18.

(14)

11

for møbler og interiør. Svake varemerker består derimot av ikke-distinktive elementer, og innehar derfor mindre grad av særpreg. Den distinktive evnen for slike varemerker er avheng- ig av kombinasjonen av elementene i merket, slik at for eksempel det kombinerte varemerket

”Happy Dog Daycare”, registrert for ”hundebarnehage”, oppnår særpreg som følge av den tegnede hunden som følger med logoen.³⁴

Sterk innarbeidelse vil uvilkårlig av utgangspunktet styrke særpreget til et varemerke, og som det skal redegjøres nærmere for vil innarbeidede varemerker som har oppnådd status som

”velkjent i riket” i utgangspunktet ha et utvidet vern etter vml. §4(2); den såkalte Kodak- regelen.

Grunnen til at det utvidete vernet for velkjente varemerker populært omtales som Kodak- regelen er en engelsk dom fra 1898.³⁵ I dommen ble det fastslått at det velkjente varemerket KODAK, innarbeidet og registrert for kameraer, var vernet mot at en annen aktør tok i bruk det samme varemerket for sykler.

Før jeg går nærmere inn på vernet for velkjente varemerker skal jeg i det følgende kort si noe om den ordinære forvekslingsvurderingen. Ettersom dette er å anse som hovedregelen for varemerkers vern vil det gjennom avhandlingen fungere som et sammenligningsgrunnlag for å illustrere hvor mye lenger vernet for velkjente varemerker strekker seg.

3.3 Ordinær forvekslingsvurdering

Varemerkeretten angir en enerett til bruk for innehaveren av det registrerte eller innarbeidede varemerket. Denne eneretten medfører også at man kan hindre andres bruk som støter an mot det vernede varemerket, jf. vml. §4(1):

”Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeret- ten (merkehaveren) i næringsvirksomhet kan bruke:

a) tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for

b) tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bru-

35 Eastman Photographic Materials Co. Ltd. v. John Griffiths Cycle Corp. Ltd.

(15)

12

ken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og va- remerket.”

Et varemerke nyter etter denne bestemmelsens bokstav a vern mot inngrep fra tegn som er identiske med varemerket, for samme vare- eller tjenesteslag. Etter bokstav b er varemerket også vernet mot bruk av tegn som er identiske med eller likner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, dersom det er risiko for forveksling. Etter en naturlig språklig forståelse av ordlyden er forutsetningen for å kunne bruke vml. §4(1)(b) derfor at varemerkene ikke er helt identiske, eller at de ikke gjelder for samme vare- eller tjenesteslag.

Det må imidlertid foreligge en viss grad av likhet mellom varemerkene og vare- eller tjenesteslagene.

Risiko for forveksling defineres av EU-domstolen som at omsetningskretsen risikerer å anta at de pågjeldende varene eller tjenestene stammer fra samme virksomhet, eller eventuelt er øko- nomisk forbundet med hverandre.³⁶ Risiko for forveksling rokker altså først og fremst ved hovedhensynet bak varemerkeretten; opprinnelsesgarantifunksjonen.³⁷

At et varemerke nyter vern mot identiske merker innenfor samme vare- eller tjenesteslag fremstår som helt naturlig, og loven tilsier at det er presumpsjon for forvekslingsrisiko i et slikt tilfelle. Dette vernet utvides i bokstav b til også å gjelde lignende varemerker når disse er av samme eller liknende vare- eller tjenesteslag. Etter denne delen av bestemmelsen må det gjøres en konkret vurdering av hvorvidt det foreligger risiko for forveksling, i den aktuelle omsetningskretsen, mellom det eldre- og det yngre varemerket. Regelen etter vml. §4(1), bokstav b, kalles derfor gjerne for en ordinær forvekslingsvurdering.

Selve vurderingen av hvorvidt det foreligger risiko for forveksling gjøres på bakgrunn av likheten mellom varemerkene og likheten mellom vare- og tjenesteslagene. Disse vurderingene kan aldri gjøres uavhengig av hverandre. Større ulikhet i kjennetegn kan oppveies av større likhet i vare- eller tjenesteslag.³⁸ Motsatt kan større ulikhet i vare- eller tjenesteslag oppveies av større kjennetegnslikhet. Som Høyesterett uttaler i Rt-2008-1268, SØTT + SALT, premiss 50, kreves det for eksempel ved vareslagsidentitet en ”klarere ulikhet i kjennetegnene for at forvekslingsfare skal unngås enn der det er forskjell i vareslagene”. Spørsmålet er om disse momentene sammen tilsier at likhetstrekkene er sterke nok til at risiko for forveksling oppstår.

36 C-39/97, CANON, premiss 29.

37 Se punkt 1.2.3.1.

(16)

13

Vernet for varemerker etter vml. §4(1)(b) strekker seg uansett ikke så langt at det gjelder for varer eller tjenester av et helt annet slag. Et slikt vern oppstilles kun for velkjente varemerker etter vml. §4(2). I det følgende er det velkjente varemerker som danner grunnlag for drøftel- sen.

4 Vilkårene i vml. §4(2) 4.1 Den videre fremstillingen

Det utvidete vernet for velkjente varemerker reguleres i følgende bestemmelser:

Vml. §4(2):

”For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner va- remerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseel- se (goodwill).”

Varemerkedirektivet artikkel 3:

“Et varemærke kan endvidere ikke registreres eller kan, hvis registreret, erklæres ugyldigt, såfremt:

a) det er identisk med eller ligner et ældre varemærke, uanset om de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er ansøgt eller er registreret, er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt i den medlemsstat, for hvilken der ansøges om registrering, eller i hvilken varemærket er registreret, eller i tilfælde af et EU-varemærke, er velkendt i Unionen, og brugen af det yngre varemærke uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.”

Varemerkedirektivet og loven gir uttrykk for et utvidet vern for velkjente varemerker etter nærmere angitte vilkår. Loven må tolkes i tråd med Varemerkedirektivet.³⁹ For det første kre- ves det at varemerket må være ”velkjent her i riket”. Dette behandles i avsnitt 3.2. Videre drøftes betydningen av vilkåret om at det yngre varemerket må være et tegn som er ”identisk

39 Se avsnitt 2.1.

(17)

14

med eller ligner” det eldre varemerket i avsnitt 3.3. I avsnitt 3.4 tar jeg for meg kravet om bruk av det yngre varemerket, og hva dette innebærer. Selve krenkelsesvurderingen i siste del av bestemmelsen, samt Varemerkedirektivets krav om ”rimelig grund” gjør jeg rede for i de to påfølgende kapitlene 5 og 6.

4.2 ”Velkjent her i riket”

For at et varemerke skal kunne oppnå vern etter vml.§4(2) er det et rettslig vilkår at det er

”velkjent”. Dette er helt i tråd med det siste Varemerkedirektivets danske oversettelse, der det heter ”velkendt”. I den tyske versjonen heter det ”bekannt ist”, og på engelsk heter det ”has a reputation”. Det kan fremstå som det er en nyanseforskjell i ordlyden til de forskjellige direk- tivene, men etter EU-domstolens uttalelser i premiss 22 i C-375/97 (CHEVY), er det ikke tvilsomt at direktivet skal tolkes ensartet. Denne ensartede tolkingen uttales i premiss 23 som et krav om ”tilstrækkelig grad af bekendthed”. Det kreves altså at den relevante omsetningskretsen har en viss grad av kjennskap til varemerket for at det skal kunne ansees som ”velkjent”.⁴⁰ Hva som nærmere bestemt ligger i at merket må være velkjent lar seg ikke besvare direkte, og må konkretiseres ved å belyse forhold knyttet til hva det er som må være velkjent, hvem det må være velkjent for og hvor det må være velkjent.

Selv om det ikke kan utelukkes at et varemerke kan ansees som velkjent uten at det er innarbeidet, kan det vanskelig tenkes at varemerket da har den tilstrekkelige graden av kjennskap i omsetningskretsen.⁴¹ Det som derimot er sikkert er at det i utgangspunktet kreves noe mer enn vanlig innarbeidelse for at det skal være tale om et velkjent varemerke. Varemerket må også ha en ”goodwillverdi […] noe ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har”.⁴² Denne goodwillverdien er derfor av avgjørende betydning for om varemerket er berettiget er utvidet vern etter vml. §4(2), for velkjente varemerker.

4.2.1 Hva må være velkjent?

Først og fremst er det på sin plass å presisere at det velkjente varemerket må være kjent som kjennetegn, og ikke noe annet.⁴³ Det holder med andre ord ikke at man gjenkjenner varemerket, da dette kan relatere seg til en betegnelse av varetype eller egenskaper ved varen. Et il-

40 C-301/07, PAGO, premiss 21.

42 Lassen og Stenvik, 2011, s. 370, se også KFIR sak 18/00062 (SNAPCHAT), premiss 17

(18)

15

lustrerende eksempel er LB-2008-117063 (CHAMPAGNERIA), der Borgarting lagmannsrett var enig med Patentstyret i at ”CHAMPAGNE er nok godt kjent i Norge, men da nettopp som en geografisk opprinnelsesbetegnelse, eller som en generisk betegnelse for musserende vin…

[og ikke] som fellesmerke”.⁴⁴ Ordet ”champagne” er altså ikke egnet til å være et varemerke, i lovens forstand.⁴⁵ Av begrunnelsen til lagmannsretten forstår jeg at friholdelsesbehovet gjør seg gjeldende i den aktuelle saken. Om en enkelt produsent kan forbeholde seg enerett til å anvende en betegnelse av varetype eller egenskaper ved varen som kjennetegn forhindrer dette andre produsenter i å korrekt merke varene sine. Også vml. §14(2)(a) hindrer en slik registrering, ettersom det angir varens art.

En annen side til kravet om at et varemerke må være egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, etter vml. §2, er faren for degenerering. LB-2015-195012 (POTET- GULL), som for øvrig omhandlet gyldigheten av registreringen, fungerer her som illustrasjon.

Borgarting Lagmannsrett kom til at Maarud AS registrerte varemerket POTETGULL også på registreringstidspunktet i det norske språk var en generisk betegnelse på potetskiver fritert i olje. Merket hadde muligens særpreg da det først ble tatt i bruk i 1938, men fordi det over tid har blitt en betegnelse av varetypen, sier man at merket hadde blitt degenerert når det ble for- søkt registrert i 2010. En kunde vil i dag altså ikke se på ”potetgull” som et kjennetegn knyttet til en enkelt produsent, men som en generell betegnelse på hva slags vare som selges, på samme måte som ”sokker” eller ”takstein” er det. En generisk betegnelse kan i utgangspunktet aldri registreres som varemerke, ettersom betegnelsen da aldri vil være egnet til å skille en virksomhets varer fra en annen. Ord som har blitt så kjente at de ikke lenger fungerer som varemerke, men som en betegnelse av vareslag, har gjennom degenerering mistet sitt vern som velkjent varemerke. Kravet til særpreg etter vml. §14(1) annet punktum, tilsier at beskrivende merker ikke skal kunne registreres, eller eventuelt mister sitt vern når det tidligere har blitt registrert.

At et varemerke har blitt en generisk betegnelse av vare- eller tjenesteslag er altså ytterste konsekvens av svært vellykket innarbeidelse, og fremstår som en dødelig fare for de sterkeste og mest fengende varemerkene.⁴⁶ Selv rene fantasiord kan etter usedvanlig sterk innarbeidelse bli en generisk betegnelse. Nettopp fordi innehaveren av varemerket har gjort en god jobb i valg av varemerke, samt salg og markedsføring, blir ordet til slutt så mye brukt at det blir en del av dagligtalen eller bransjespråket. Det er da ikke lenger egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, fordi det nå fungerer beskrivende. Denne problematikken er unik for velkjente varemerker, da degenerering med andre ord kan forklares med at varemer-

45 Jf. kravet til varemerker etter vml. §2.

(19)

16

kets innarbeidelse har resultert i at det nå er kjent som noe annet enn et varemerke. I det norske språk finnes det mange eksempler på dette, blant annet Termos, Primus, Dynamitt og Va- selin.

4.2.2 Hvem må varemerket være velkjent for?

Neste spørsmål er så hvem varemerket må være kjent for. Dette kriteriet ble i C-375/97 (CHEVY), premiss 24, omtalt som:

”Den del af offentligheden, inden for hvilken det ældre mærke skal have opnået et re- nommé, er den, som dette varemærke er relevant for, når henses til den udbudte vare eller tjenesteydelse, og kan enten være den brede offentlighed eller en mer specialise- ret kreds, f.eks. et bestemt fagligt miljø.”

Begrepet ”velkjent” har i nyere praksis blitt tolket som at det forutsetter en ”vis grad av kend- skap hos den relevante offentlighet”.⁴⁷ Dette kan best forståes som et krav om kjennskap i den relevante omsetningskretsen for de aktuelle varer eller tjenester. Denne omsetningskretsen varierer således i forhold til hva slags vare eller tjeneste det er snakk om. Eksempelvis vil alminnelige forbrukervarer ha en nærmest altomfattende omsetningskrets, mens nisjeproduk- ter vil ha en mer begrenset omsetningskrets.⁴⁸ Varer som brød og melk retter seg altså mot en mye større omsetningskrets enn for eksempel rør og avløpsdeler.

Et annet viktig poeng er at også forhandlerplanet er en del av omsetningskretsen, slik at alle mellomledd mellom produsent og sluttkjøper blir en del av grunnlaget.⁴⁹ Det er i utgangspunktet uten betydning for innehaveren av varemerket på hvilket plan assosiasjonen fore- kommer, ettersom en uønsket assosiasjon på forhandlerplanet kan ha samme konsekvens som den ville hatt blant sluttforbruker. Merkebevisstheten, og dermed evnen til å skille varemerker fra hverandre, vil sannsynligvis være større på forhandlerplanet, slik at faren for assosiasjon i realiteten er mindre. Dette mener jeg likevel ikke bør tillegges vekt. Forhandlerplanet er av- gjørende for at produsenten i det hele tatt får mulighet til å selge varene eller tjenestene til sluttbruker. Man kan derfor argumentere for at assosiasjon på forhandlerplanet er like skade- lig som det ville vært hos sluttbruker, og det er derfor helt naturlig at de skal være en del av omsetningskretsen. I tillegg finnes det vare- og tjenesteslag der det egentlig er forhandlerled- det som er markedsføringens målgruppe. Et illustrerende eksempel er RG.1991.409, der Lag- mannsretten kom frem til at brillekjøpere kan vise interesse for varemerket på innfatningen,

47 C-301/07, PAGO, premiss 21.

48 Hurlen, 2008, s. 161-162.

(20)

17

men at det praktisk talt unntaksfritt kun er brilleselgere som fester seg ved varemerket for selve glasset.

Det følger av premiss 26 i C-375/97 (CHEVY) at kravet til velkjent er nådd når varemerket er kjent av ”en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de [aktuelle] varer eller tjenester”. Det kan derimot ikke generelt kreves at varemerket er kjent av en viss prosentandel av den relevante omsetningskretsen.⁵⁰ Ordlyden i bestemmelsen, så vel som forarbeider og rettspraksis trekker i retning av at det må foretas en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering. En pålitelig påvisning av høy prosentvis kjennskap til varemerket i den relevante omsetningskretsen kan derfor likevel inngå i helhetsvurderingen av om varemerket er velkjent.⁵¹ En slik forståelse harmonerer også godt med uttalelsen til EU-domstolen, ettersom det kun tas til orde for at en bevist høy prosentvis kjennskap til varemerket ikke kan settes som et krav. Jeg leser dette som at det nettopp ikke er en nødvendig betingelse, men heller ikke stenger for at det kan inngå i helhetsvurderingen.

I C-375/97 (CHEVY) uttaler EU-domstolen at det skal tas hensyn til alle sakens relevante omstendigheter, ved vurderingen av om varemerket er velkjent. Den konkrete vurderingen skal gjøres på bakgrunn av følgende angitte momenter:

”…således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstræk- ning og varigheden af brugen af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket.”⁵²

Slik jeg tolker avgjørelsen er dette ikke ment som en uttømmende liste, og EU-domstolen sikrer dermed en sammensatt, skjønnsmessig vurdering, med stor fleksibilitet.⁵³ Dette under- bygges blant annet av premiss 54 i HR-2005-1905-A (GULE SIDER), der det bemerkes at det ikke nødvendigvis er omfanget av markedsføringen som er avgjørende, men ”hvilken virkning denne har hatt i den relevante omsetningskretsen”.⁵⁴ Momentene fra C-375/97 (CHEVY) mister ikke med dette sin styrke, men bør inngå i en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering av hvorvidt det foreligger en slik merkebevissthet i den relevante omsetningskretsen at det kan være tale om assosiasjon.

50 C-375/97, CHEVY, premiss 24.

51 Guidelines for examination of European Union trademarks, Part C, Section 5, s. 18.

54 HR-2005-1905-A, GULE SIDER premiss 54, se også KFIR sak 18/00062 (SNAPCHAT), premiss 18.

(21)

18

En noe avledet konsekvens av denne fleksible vurderingen som oppstilles i C-375/97 (CHE- VY) er at den relevante omsetningskretsen ikke begrenser seg til intendert sluttkjøper, men også må innbefatte potensielle kjøpere som er i indirekte kontakt med varemerket, gjennom reklame eller tilsvarende eksponering.⁵⁵ I EU’s andre-instans rettsavgjørelse T-60/10 (ROYAL SHAKESPEARE) kom man frem til at den relevante omsetningskretsen var ”the public at large”,⁵⁶ selv om det ble anført at teateroppsetninger i utgangspunktet kun rettet seg mot en begrenset omsetningskrets. ”The public at large” kan oversettes med ”allmennheten”, og sikter altså til en nærmest altomfattende omsetningskrets. Det at den aktuelle teateroppset- ningen hadde blitt reklamert for i en rekke store aviser, samt at stykket hadde blitt vist over hele Storbritannia med et stort antall billetter solgt ble tatt til inntekt for denne konklusjonen.

Hvem varemerket må være velkjent for er altså en konkret vurdering basert på hvem som eksponeres for det, og hva slags virkning denne eksponeringen har hatt for kjennskapsnivået i den aktuelle omsetningskretsen. Til støtte for denne vurderingen virker ingen forhold å være for obskøne, så lenge de faktisk relaterer seg til omsetningskretsen for de aktuelle varer eller tjenester.

4.2.3 Hvor må det være velkjent?

Etter ordlyden i vml. §4(2) må varemerket være kjent ”i riket”. Det kreves med dette ikke at den aktuelle varen omsettes, eller har vært omsatt, her i landet.⁵⁷ Det er i utgangspunktet også uten betydning om varemerket er aldri så kjent i utlandet, men dette kan ha indirekte betydning. Tingrettens avgjørelse av 16.10.2017, side 15, fungerer som illustrasjon for hvorfor denne indirekte betydningen kan gjøre seg gjeldende:

“Spørsmålet er om merkene til The Body Shop er velkjent i Norge, jf. lovens uttrykk «i riket». Det innebærer at opplysninger/bevis knyttet til omsetningskretser utenfor Nor- ges grenser ikke kan tillegges selvstendig vekt. Men opplysninger om bruk av merkene til The Body Shop utenfor Norges grenser, kan tillegges vekt dersom den norske om- setningskretsen eksponeres for denne bruken.“

En slik løsning virker fornuftig, da det må være uten betydning hvordan, og fra hvor, den aktuelle omsetningskretsen eksponeres for det velkjente varemerket. Dette fører også til at merker til betydelige aktører på verdensmarkedet, eller mer spesifikke områder nordmenn ofte befinner seg i, meget vel kan tenkes å være velkjente her i landet før det har rukket å finne

55 Guidelines for examination of European Union trademarks, Part 3, Section 5, s. 10.

56 T-60/10, Royal Shakespeare, premiss 35.

(22)

19

sted noen omsetning her.⁵⁸ Et eksempel på dette finner man i Patentstyrets 2. avdeling kjen- nelse PS-2007-7628 (RED CARABOA). 2. avdeling fant at de måtte legge til grunn at varemerket RED BULL var velkjent i Norge selv om det aldri hadde blitt omsatt her. Samtidig ble det poengtert at dette hører til sjeldenhetene, og at det kun rent unntaksvis vil være tilfelle.

Avgjørende for vurderingen var blant annet at merket har en ”dominerende markedsposisjon i flere land som ofte besøkes av norske borgere”.⁵⁹ Det ble også vist til omfattende markedsfø- ring og redaksjonell dekning som har vært tilgjengelig for norske borgere.

Hva gjelder det geografiske omfanget av ”i riket” er det tilstrekkelig at varemerket er kjent i en vesentlig del, og det kan følgelig ikke kreves at det er kjent i hele riket.⁶⁰ Dette innebærer videre at regional kjennskap, i for eksempel én by og dens tilgrensede områder, kun er tilstrekkelig der dette vil utgjøre en vesentlig del av ”medlemsstaten”, jf. direktivets ordlyd.⁶¹ Selv om EU-domstolen ser ut til å vurdere regelen etter rent geografisk omfang kan det disku- teres om dette er i tråd med hensynet bak regelen.⁶² Kjennskapen skal vurderes innenfor omsetningskretsen, og derfor kan det tenkes at regelen må forståes annerledes i et ujevnt befolket land, der en vesentlig del bor i en enkelt by. I teorien har det for eksempel blitt stilt spørsmåls- tegn ved den danske Sø- og Handelsrettens dom av 03.02.2006, V-33-04 (PASTA BASTA), der man kom til at Københavns 1,45 millioner innbyggere ikke var en vesentlig del av medlemsstaten, da det totalt bodde 5,4 millioner innbyggere i hele landet.⁶³ Her mener jeg det er forstandig å stille spørsmålstegn ved praksisen fra EU-domstolen, ettersom omsetningskretsen nærmest i sin helhet kan være geografisk begrenset til en liten del av landet. Kjennskapet til varemerket skal ikke måles i areal, men i hvor mange mennesker som kjenner til det, og derfor anser jeg det som viktigere ”om” en vesentlig del av omsetningskretsen kjenner varemerket, enn ”hvor” denne vesentlige delen bor i riket.

4.3 Assosiasjonsrisiko – hva er terskelen?

I motsetning til bestemmelsens første ledd, for merker med ordinært vern, er det etter vml.

§4(2) ikke et krav om risiko for forveksling mellom det yngre og det eldre varemerket, når det eldste varemerket er velkjent. I C-408/01 (ADIDAS) uttaler EU-domstolen i premiss 31 at det er tilstrekkelig at den berørte kundekrets ”skaber en sammenhæng mellom tegnet og varemer-

59 PS-2007-7628, RED CARABOA.

61 C-328/06, FINCAS TARRAGONA, premiss 18.

62 Hurlen, 2008, s. 160.

63 Hurlen, 2008, s. 160, fotnote 63.

(23)

20

ket”. Spørsmålet er således om det yngre varemerket leder tankene til det eldre, og ikke om omsetningskretsen kan anta at de pågjeldende varene eller tjenestene stammer fra samme virksomhet, eller eventuelt er økonomisk forbundet med hverandre. Det sistnevnte spørsmålet er kun avgjørende i en ordinær forvekslingsvurering, jf. vml. 4(1)(b). For at tankene skal kunne ledes fra et varemerke til et annet må det også etter annet ledd være en viss likhet mellom det yngre og det eldre varemerket, jf. ordlyden ”et tegn som er identisk med eller likner varemerket”. I norsk juridisk teori, og i nyere praksis fra KFIR, omtales denne sammenhengen som en assosiasjon, etter mønster i premiss 23 i C-375/97 (CHEVY).⁶⁴ I den førstnevnte dommen var spørsmålet om Adidas’ registrerte varemerke bestående av et motiv med tre pa- rallelle striper, i den konkrete saken plassert langs siden av joggebukser, var krenket av Fit- nessworld sine treningsklær med to tilsvarende striper plassert på nøyaktig samme sted, med samme utforming. EU-domstolen vurderte så om disse to stripene ville skape en assosiasjon til Adidas sine tre striper, i den relevante kundekretsen. En slik vurdering opprettholdes i nyere rettspraksis fra EU-domstolen. I C-552/09 (FERRERO) uttales det i premiss 53 at det er tilstrekkelig at den relevante omsetningskretsen assosierer de to merkene med hverandre, for at det skal kunne foreligge krenkelse av Varemerkedirektivets artikkel 5(3), sml. vml. §4(2).

Dette skiller seg tydelig fra vurderingstemaet i vml. §4(1)(b), og det skal mindre til for å konstatere assosiasjon enn risiko for forveksling. Allerede her ser man altså at vernet for velkjente varemerker er videre enn vernet for ordinære varemerker.

Dette er kun første steg i selve krenkelsesvurderingen, da assosiasjon er en nødvendig men ikke tilstrekkelig betingelse for at det foreligger krenkelse.⁶⁵ Den endelige vurderingen om det foreligger rettsstrid eller ikke kommer jeg tilbake til i kapittel 5.

Det neste spørsmålet som må drøftes er hva som skal til for at den nødvendige assosiasjonen finner sted. I juridisk teori har dette blitt omtalt som en form for ”gjetning om kundepsykolo- gi”, da man forsøker å finne ut hvilke tanker forbrukeren gjør seg i det man stilles overfor det yngre varemerket.⁶⁶ EU-domstolen opererer i denne forbindelse med en fiktiv gjennomsnittsforbruker som utgangspunkt for vurderingen. Denne fiktive gjennomsnittsforbrukeren er en konkretisering av den relevante omsetningskretsen og danner utgangspunktet for vurderingen etter begge ledd i vml. §4. Den relevante omsetningskretsen består av en ”almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet” gjennomsnittsforbruker av de varer og tjenester varemerket er registrert for.⁶⁷ Bruken av denne fiktive ”personen” – gjennomsnittsforbrukeren – som uttrykk for omsetningskretsen som helhet, gjør det enklere å formulere retningslinjer for

64 Lassen og Stenvik, 2011, s. 370, se også for eksempel KFIR sak 18/00062 (SNAPCHAT), premiss 24

65 C-487/07, L’OREAL, premiss 37.

66 Hurlen, 2008, s. 171.

67 C-252/07, INTEL, premiss 36.

(24)

21

den rettslige vurderingen.⁶⁸ Et eksempel på dette finner man i C-342/97 (LLOYD), om vurderingen av merkelikheten. Etter premiss 25 oppfatter gjennomsnittsforbrukeren normalt et varemerke som en helhet uten å fokusere på detaljene i merket. I premiss 26 uttaler EU- domstolen videre:

”Der må…tages hensyn til, at gjennomsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellom de forskjellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han i erindringen har af dem. Der må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kate- gori af varer eller tjenesteydelser der er tale om.”

En slik virkelighetstro vurdering av en kjøpers møte med et varemerke ville vært mye mindre presis uten bruk av én ”person” som utgangspunkt for den rettslige vurderingen. Registre- ringsmyndigheten eller domstolen kan lettere sette seg inn i assosiasjonsvurderingen ved å forestille seg møtet med varemerkene som én person, enn som en hel omsetningskrets, der faren for assosiasjon kan variere voldsomt innad i sammenslutningen av mennesker.

En viktig presisering for at bruken av denne fiktive gjennomsnittsforbrukeren skal fungere best mulig er riktignok nettopp at oppmerksomhetsnivået kan variere, basert på hva slags vare- eller tjeneste han/hun kjøper. Som tidligere nevnt er det neppe tvilsomt at forhandlerplanet er mer oppmerksom på forskjellene mellom varemerkene, ettersom de ofte tar mer velover- veide beslutninger før de inngår større avtaler. En slik distinksjon må også gjøres på et og samme ledd i handelskjeden. Enten det gjelder forhandlerplanet eller sluttkjøper kan man legge til grunn at merkebevisstheten er større for eksempelvis biler eller luksusvesker enn den er for underbukser og kjøttpålegg. Oppmerksomhetsnivået hos gjennomsnittsforbrukeren skjer- pes tilsvarende, og faren for assosiasjon kan derfor reduseres i takt med merkebevisstheten innen det aktuelle vare- eller tjenesteslaget. Til sammenlikning tar EU-domstolen til orde for den samme løsningen hva gjelder risiko for forveksling etter vml. §4(1)(b)⁶⁹, og ettersom be- grepene omsetningskrets og gjennomsnittsforbruker brukes på tvers av hele bestemmelsen er det lite tvilsomt at dette også gjelder for velkjente varemerker.

Etter praksis fra EU-domstolen har det blitt belyst hvilke momenter som kan være av relevans for den konkrete helhetsvurderingen av om den nødvendige assosiasjonen foreligger. Vurde- ringensmomentene er de samme for den ordinære forvekslingsvurderingen, men terskelen for den mentale sammenhengen er altså lavere for velkjente varemerker. I tillegg vil fremstilling-

68 Hurlen, 2008, s. 171, fotnote 105.

69 C-361/04 P, RUIZ-PICASSO AND OTHERS v. OHIM, premiss 40.

(25)

22

en vise at det spesielt er et moment som tydelig skiller vurderingen av om det foreligger fare for assosiasjon kontra risiko for forveksling. I C-252/07 (INTEL), premiss 42, viser EU- domstolen til at følgende momenter er blant de relevante faktorer for helhetsvurderingen:

- Graden av likhet mellom de omtvistede varemerkene

- Arten av de varer eller tjenester som de omtvistede varemerkene er registrert for, herunder graden av likhet dem imellom, samt den aktuelle omsetningskretsen

- Det eldre varemerkets anseelse - Det eldre varemerkets særpreg

- Risikoen for forveksling i omsetningskretsens bevissthet Alle punktene er presisert i de påfølgende premissene i dommen.

Om det første punktet, graden av likhet mellom varemerkene, uttaler EU-domstolen seg i premiss 44. Jo likere det yngre varemerket er det velkjente varemerket, desto mer øker sannsynligheten for at den relevante kundekretsen leder tankene til det eldre, i møtet med det yngre. Det presiseres også at dette selvsagt gjelder i ytterligere større grad der varemerkene er identiske. Hvorvidt to varemerker er like må vurderes etter elementer av visuell, fonetisk eller begrepsmessig karakter, og denne helhetsvurderingen må gjøres på bakgrunn av helhetsinn- trykket disse gir hos gjennomsnittsforbrukeren.⁷⁰

Etter premiss 45 er imidlertid verken likhet mellom varemerkene, eller selv det at de er identiske, nok til å konstatere nødvendig sammenheng mellom det yngre og det eldre varemerket.

Dette peker tilbake på det andre punktet i premiss 42, om at det er viktig å ta med i vurderingen hvilke varer eller tjenester de to varemerkene er registrert for. Det kan nemlig tenkes at omsetningskretsen for hvert av varemerkene ikke overlapper hverandre, jf. premiss 46. I så tilfelle vil omsetningskretsen for hvert av de to varemerkene aldri bli stilt overfor det andre varemerket, og det kan umulig oppstå nødvendig assosiasjon. Et eksempel på dette kan være at det yngre og det eldre varemerket er registrert for henholdsvis golfutstyr og gårdsutstyr.

Golfspillere og bønder er i utgangspunktet ikke overlappende omsetningskretser, og vil sannsynligvis ikke bli konfrontert med motsatt varemerke.

Dersom omsetningskretsene derimot skulle overlappe kan det likevel være tilfelle at varemerkene er registrert for to helt forskjellige varer eller tjenester, slik at ulikheten gjør det veldig lite sannsynlig at det oppstår assosiasjon dem imellom, jf. premiss 49. Selv om en bonde fra foregående eksempel også er en aktiv golfspiller ligger vareslagene såpass langt fra hverandre

70 C-120/04, THOMSON LIFE, premiss 28.

(26)

23

at han/hun neppe trekker de nødvendige linjer i sin bevissthet i møte med et av varemerkene.

Dette vil likevel avhenge av hvor velkjent det velkjente varemerket er, ettersom virkelig velkjente varemerker har vern langt ut over sitt eget vare- eller tjenesteslag.

I premiss 51 presiseres punkt 3; ”intensiteten af the ældre varemærkets renommé”. På norsk kan dette oversettes til ”graden av det eldre varemerkets anseelse”. Selv om likhet i vare- eller tjenesteslag ikke er nødvendig etter ordlyden i vml. §4(2) gir EU-domstolen her uttrykk for at graden av det eldre varemerkets velkjenthet kan veie opp for stor avstand mellom vare- eller tjenesteslagene. Noen varemerker kan være så velkjente, og ha en slik anseelse, at de har vern langt utenfor sin egen vare- eller tjenesteklasse. Et varemerke som Coca-Cola har i utgangspunktet ikke samme omsetningskrets som turutstyr, men fordi det er såpass berømt kan gjennomsnittsforbrukeren lett tenke på leskedrikkprodusenten dersom en hodelykt selges med samme eller liknende varemerke. I juridisk teori tas det til orde for at svært velkjente varemerker vil ha altomfattende vern hva gjelder assosiasjon, og at varemerket Coca-Cola nettopp vil lede tankene til leskedrikkprodusenten uansett hvilken vare eller tjeneste det gjelder.⁷¹ Det må her være tale om glidende overganger, og for varemerker som er velkjente, men ikke like berømte som for eksempel Coca-Cola, kan tilstrekkelig avstand mellom vare- eller tjenesteslagene føre til at det ikke er mulig å etablere den nødvendige sammenhengen mellom det yngre og det eldre varemerket.

Et eksempel på dette er PS-2009-7836 (LABAN), der Annen avdeling uttalte at ”utvalget finner det klart at avstanden mellom vare- eller tjenesteslagene da vil kunne ha avgjørende betydning” for om det yngre merket hos gjennomsnittsforbrukeren utløser en assosiasjon til det velkjente merket. LABAN ble ansett å kun være velkjent for et bestemt vareslag; godteri (Seigmenn). Dette kunne likevel ikke i seg selv begrense vernets utstrekning, og etter en helhetsvurdering ble LABAN vurdert som såpass kjent at det yngre varemerket ikke kunne registreres for varer i tilknytning til ”barn, festivitas, mat og drikke”. Samtidig ble det yngre varemerket akseptert registrert for en rekke andre varer; blant annet klokker og kjøkkenredska- per.

Det utvidete vernet til andre vare- og tjenesteklasser fremstår som den største forskjellen mellom vurderingen av risiko for forveksling etter vml. §4(1)(b) og faren for assosiasjon etter vml. §4(2). Vernet for velkjente varemerker strekker seg ut over samme eller lignende vare- eller tjenesteslag, og kan uvilkårlig av avstanden mellom disse nyte vern mot et yngre varemerke dersom helhetsvurderingen tilsier at det foreligger nødvendig assosiasjon. I tillegg kre-

(27)

24

ves det at det velkjente varemerket er krenket på en av tre måter jeg kommer tilbake til i kapittel 5.

Det neste forhold som skal tas i betraktning ved helhetsvurderingen er graden av det eldre merkets særpreg. EU-domstolen uttaler i premiss 54 at styrken av det eldre varemerkets sær- preg er avgjørende for sannsynligheten av at gjennomsnittsforbrukeren assosierer det yngre merket med det. Et sterkt sæpreget varemerke med høy grad av distinktivitet fester seg gjerne lettere i hukommelsen hos gjennomsnittsforbrukeren og sjansen for at yngre varemerker kan assosieres med disse er derfor naturligvis større. Kravet om særpreg gjelder for alle varemerker, både registrerte og innarbeidede, og følgelig er graden av særpreg alltid et moment ved vurderingen av om den nødvendige assosiasjonen foreligger.

Det siste punktet i oppstillingen av momenter fra C-252/07 (INTEL) er hvorvidt det er risiko for forveksling. Dette er etter ordlyden i bestemmelsen ikke er krav for velkjente varemerker, men må likevel tas i betraktning under helhetsvurderingen EU-domstolen legger opp til. Der det er risiko for forveksling vil man, etter en “fra det mer til det mindre” -bertraktning, kunne konkludere med at den nødvendige assosiasjonen gjør seg gjeldende hos gjennomsnittsforbrukeren. Det er samtidig viktig å presisere at dette er to helt forskjellige vurderinger, og terskelen for å konstatere assosiasjon er mye lavere enn terskelen for å konstatere risiko for forveksling. Denne lavere terskelen er enda en av de store forskjellene mellom krenkelsesvurderingen etter første og annet ledd i vml. §4.

Da EU-domstolen i premiss 42 I C-252/07 (INTEL) gir uttrykk for at de nevnte momenter kun er blant de avgjørende faktorer er det viktig å poengtere at dette ikke er en uttømmende liste, og at alle relevante momenter må tas med i helhetsvurderingen av om det er nødvendig sammenheng mellom det yngre og det eldre varemerket.

Slik jeg ser det er det ikke hensiktsmessig å spesifisere en generell fastsatt terskel for at den nødvendige assosiasjon finner sted. Det lar seg vanskelig gjøre å definere klart når et varemerke er velkjent eller ikke. Ettersom det finnes grader av hvor kjent merket er virker det å ha blitt tatt hensyn til denne glidende overgangen i bruken av vml. §4(2) kontra vml. §4(1). I juridisk teori omtales regelen som en elastisk regel, med henvisning til et tilfelle der et varemerke får utvidet vern i takt med graden av innarbeidelse.⁷²

Det må altså gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, der nevnte momenter må inngå i vurderingen av om det foreligger assoiasjonsrisiko. Regelen har i utgangspunktet ikke karak-

(28)

25

ter av å være en absolutt enerett for innehaveren av et varemerke, så snart det er å anse for velkjent. Den innebærer ikke uten videre en beskyttelse for alle vare- og tjenesteklasser, eller enhver bruk.⁷³ Til støtte for dette kan man tenke på et varemerke som ikke fører til risiko for forveksling, fordi det ikke er samme eller lignende vare- eller tjenesteslag, men som heller ikke har krav på et nærmest altomfattende vern, slik som for eksempel Coca-Cola. Det må vurderes om slike varemerker som havner midt i mellom ordinære varemerker og varemeker med tilnærmet altomfattende vern likevel er berettiget et visst vern som velkjent varemerke.

En slik vurdering, samt hvor langt dette vernet eventuelt strekker seg, må avgjøres på bakgrunn av hensynene bak regelen, og de ovennevnte momentene i helhetsvurderingen.

Den store forskjellen mellom forvekslingsvurderingen etter vml. §4(1)(b) og faren for assosiasjon etter vml. §4(2) er altså at terskelen er mye lavere for å konstatere assosiasjon, samtidig som det heller ikke er noe krav om nærhet i vareslag. Vernet for velkjente varemerker er derfor mye videre enn vernet for ordinære varemerker. I tillegg er det et ytterligere krav om at selve krenkelsen skjer på en av tre definerte måter, og dette kommer jeg tilbake til i kapittel 5.

4.4 Bruk av det yngre varemerket

Etter ordlyden i vml. §4(2) og direktivets art. 5(3)(a) er det også nødvendig at det yngre varemerket må brukes for at det skal være snakk om krenkelse. Hva som ligger bak ordet ”bruk”

har flere ganger blitt drøftet av EU-domstolen. Jeg presiserer først at ”bruk” må forståes likt etter første og annet ledd i bestemmelsen. I første ledd heter det at det er forbudt å bruke identiske eller liknende varemerker ”i næringsvirksomhet”. Selv om denne presiseringen ikke er inntatt i bestemmelsens annet ledd er det etter forarbeidene tydelig at ”bruk” skal forståes likt i begge ledd, og at de oppstilte alternative bruksformer i tredje ledd gjelder for begge foregå- ende ledd.⁷⁴ Dette legges også til grunn i høringsnotat av mai 2018 til nytt varemerkedirektiv, s. 39 og i nedenfor førstnevnte avgjørelse fra EU-domstolen, der det på dansk omtales som

”erhvervsmæssig brug” i premiss 39.

I vml. §4(3) gis det eksempler på hva som er ”bruk i næringsvirksomhet”:

Som bruk anses blant annet:

a) å sette merket på varer eller deres emballasje

73 Schovsbo, 2018, s. 547.

74 Ot.prp. nr. 98 (2008-2009), s 43.