Utvikling av forståelse

Conforme verificado nos itens acima, o exercício de um direito marcário está sujeito a diversas regras relativas à disciplina do direito concorrencial, do direito do consumidor e do direito da propriedade industrial (na qual se inclui a disciplina da concorrência desleal). Embora não se tenha tratado em detalhe nas seções acima, o uso da marca também está sujeito à disciplina do Direito Penal, nos termos dos artigos 189, 190 e 195 da LPI.

Os ilícitos que afetem direitos do consumidor poderão, em geral, ser objeto de (a) investigação no âmbito dos PROCONS e, ainda, (b) ações individuais ou coletivas perante o Judiciário. Os atos que envolvam violação a direitos de propriedade

industrial poderão, grosso modo, ser objeto de (a) exame do INPI no contexto, por exemplo, de oposições a registros (art. 158 da LPI) e pedidos administrativos de nulidade (art. 168 da LPI) e (b) medidas perante o Judiciário, seja no âmbito de ações de nulidade, nos termos do art. 173 da LPI, seja no contexto de ações individuais que visem impedir atos de concorrência desleal de terceiros e também que busquem reparação (art. 209 da LPI), dentre outras. Práticas que resultem em infração concorrencial poderão ser (a) analisadas administrativamente no âmbito do CADE e, (b) judicialmente, em ações de natureza reparatória. Crimes contra as marcas e de concorrência desleal também poderão ser analisadas pela jurisdição penal. São inúmeras, portanto, as esferas a que está sujeito um agente econômico que utilize indevidamente sua marca ou a marca de outrem, conforme se verifica na Figura 2.1.

Figura 2.1 – Instâncias de análise de questões marcárias.

Nesse contexto, a questão prática que se coloca é: diante de um ato que tenha implicações nas diversas áreas (Direito do Consumidor, Direito Concorrencial, Direito da Propriedade Industrial e Direito Penal), como se lida com um potencial

Uso da marca e questões conexas Direito Concorrencial (CADE e Judiciário) Direito do Consumidor (PROCONs e Judiciário) Direito Penal (Judiciário) Direito da Propriedade Industrial (INPI e Judiciário)

conflito ou contradição nos provimentos das diferentes instâncias decisórias (PROCONs, CADE, INPI, Judiciário)?

Em primeiro lugar, é necessário ressaltar que cada instância decisória é independente e analisará o ato considerando os propósitos e os limites de sua área de atuação e sua competência. O enfoque, portanto, de análise da conduta à luz dessas quatro áreas será distinta na medida em que estes ramos do Direito também são autônomos.

Sob a perspectiva do Direito do Consumidor, a abordagem, naturalmente, recai sobre os efeitos da conduta sobre o consumidor, cuja vulnerabilidade a instância decisória buscará corrigir, recompondo, assim, a igualdade jurídica entre as partes. Há, ainda, uma preocupação central com o direito de escolha do consumidor e, consequentemente, com a adequação e clareza das informações que ele recebe (MIRAGEM, 2014).

Com relação ao Direito da Propriedade Industrial, o enfoque será mais formalista, quando se trate de uma situação em que a natureza de direito real da marca esteja em destaque (i.e. análise da validade e/ou nulidade de um registro). No entanto, quando o caráter concorrencial desse instituto estiver em jogo (e.g. em uma hipótese de ato de concorrência desleal), a análise tenderá a concentrar-se em aspectos éticos e morais da conduta do agente (lealdade) bem como buscará, em um exame mais concreto do funcionamento do mercado, verificar se há possibilidade de desvio de clientela e dano a concorrentes individualmente considerados.

No que tange ao Direito da Concorrência, a preocupação central é a manutenção do valor concorrência num sentido objetivo (em oposição à proteção de concorrentes). Aqui, as regras de proteção a direitos individuais econômicos não são suficientes para atender às necessidades coletivas. O foco da análise é se a conduta tem o condão de afetar o processo competitivo.

Para tanto, é preciso não só garantir a lealdade do processo (o que a disciplina da concorrência desleal cuida), isto é, “que o sucesso das empresas do mercado dependa exclusivamente de sua eficiência, e não de sua ‘esperteza negocial’” (SALOMÃO FILHO, 2007, p. 55), mas também a manutenção direta do equilíbrio das interações econômicas. Para garantir de forma ampla a concorrência, a análise das condutas faz-se no campo das potencialidades. Ou seja, não é necessário um dano real à

concorrência, a mera potencialidade de dano já é sancionável. Com isso, busca-se transmitir ao mercado, de forma mais célere e eficiente, o recado sobre o padrão comportamental esperado de maneira a evitar perigos que possam resultar em uma lesão concreta à concorrência.

No caso do Direito Penal, por sua vez, o enfoque da análise recairá sobre o elemento subjetivo do agente que realiza a conduta. A verificação do dolo ou da culpa do agente é fundamental para o juiz que analisa a causa, independentemente dos efeitos da conduta sobre o consumidor, sobre concorrentes ou sobre a concorrência.

É natural que cada ramo de direito tenha seus próprios princípio e metodologias de análise. A análise de um problema realizada por determinada área do Direito, mas com enfoque de outro ramo poderia gerar sérios problemas. A título ilustrativo, uma abordagem de uma infração antitruste sob o olhar consumerista poderia gerar um resultado que contraria os próprios interesses tutelados pelo Direito Concorrencial. Nesse sentido, “um raciocínio baseado exclusivamente no interesse imediato do consumidor poderia considerar lícita a prática, pois os preços, no curto prazo, evidentemente os beneficiam” (SALOMÃO FILHO, 2007, p. 85)

Ademais, dados os diferentes enfoques, não é incomum que a análise de uma mesma conduta produza resultados diversos.

Considere-se, a título ilustrativo, que um agente com posição dominante seja investigado por imitar marcas de concorrentes. Imagine-se que, de fato, haja evidências de que o objetivo do agente com posição dominante era excluir rivais do mercado. No entanto, no momento de implementar a ação, a agência de publicidade contratada pela empresa não executou o plano satisfatoriamente e a suposta imitação não tinha o condão de causar confusão ao consumidor tampouco de desviar clientela de concorrentes. Nesse caso, é possível que, numa ação na qual estes concorrentes busquem a declaração de nulidade dessas marcas imitativas perante o Judiciário, este as considerem válidas, ou em uma ação de reparação por concorrência desleal, o juiz entenda que não houve dano aos concorrentes. Ao mesmo tempo, o CADE, verificando que a conduta do agente tinha por objeto a dominação de mercado relevante, poderá sancioná-lo do ponto de vista da legislação antitruste.

Em outro exemplo, suponha que um agente com posição dominante tenha solicitado o registro no Brasil de marcas idênticas às de diversos concorrentes, as quais

sejam de conhecimento notório em outras jurisdições. Presuma-se, ainda, que aquele mesmo agente, por algum motivo, tinha ciência dos planos desses concorrentes de entrar no mercado brasileiro.

A marca notória, conforme já mencionado, goza de proteção especial, nos termos do art. 126 da LPI. Desse modo, a princípio, não se pode registrar uma marca que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca notória. Todavia, há uma divergência de interpretação do art. 6 bis da Convenção da União de Paris que estabelece que os países signatários deverão recusar, invalidar ou proibir o uso de marca que constitua contrafação “de uma marca que a autoridade competente do país de registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo a marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares”. Diante da posição do vocábulo “nele” no dispositivo, há dúvidas se a marca estrangeira, para receber tutela do artigo 6 bis, deverá ser tanto conhecida notoriamente no Brasil como utilizada no território brasileiro (SILVEIRA, 2011).

Neste contexto, suponha que o INPI, ao analisar o pedido de registro dessas marcas considere que o uso da marca no Brasil é requisito necessário para que a marca seja considerada notoriamente reconhecida66 e que as marcas cujo registro foi solicitado pelo agente com posição dominante não preencham esse requisito. Neste cenário, muito provavelmente, o INPI considerará que o registro dessas marcas é válido. A autoridade concorrencial, por sua vez, verificando que a ação do agente com posição dominante tem por objetivo ou efeito impedir a entrada de rivais no mercado e aumentar o seu poder de mercado, pode sancionar a ação do agente, nos termos da Lei nº. 12.529/2011.

Diante desses exemplos, pode-se notar como a natureza da análise de cada esfera produz resultados diversos para um mesmo ato, o que pode parecer conflitante. Nos exemplos acima, têm-se marcas consideradas válidas pela autoridade da propriedade industrial, cujo uso, porém, foi considerado anticoncorrencial pela autoridade antitruste.

66 _{Note que este, a princípio, não é o entendimento corrente do INPI que entende que “tendo em vista que}

a Convenção de Paris não dá qualquer definição de notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua apreciação, o INPI, na qualidade de autoridade competente para apreciar matéria dessa natureza, considera a questão observando se a marca possui certo conhecimento no Brasil, no segmento de mercado idêntico ou similar” (BRASIL, 2012b).

Esse aparente conflito, todavia, é natural em um sistema orientado (a) pela autonomia dos ramos do Direito (no caso, do Direito do Consumidor, Direito Antitruste, Direito da Propriedade Intelectual e Direito Penal), (b) pela independência das esferas cível, penal e administrativa, e (c) pela independência das autarquias federais.

A existência dos diversos ramos do Direito decorre da necessidade de domínio de cada uma das matérias, que devem ter regras próprias a partir das quais seja

possível garantir ao ordenamento jurídico a

“decidibilidade de conflitos com um mínimo de perturbação social” (FERRAZ JR, 2003, p. 140).

Ademais, o Poder Judiciário, de um lado, e a esfera administrativa, de outro, servem a diferentes fins, possuem naturezas distintas e exercem um papel também distinto nas atividades que disciplinam (ENTERRÍA; FERNANDEZ, 2000).

Dessa maneira, o entendimento de um juiz cível em uma ação de nulidade de marca não vincula a decisão do CADE em um processo versando sobre conduta anticoncorrencial, as decisões do INPI não vinculam o CADE67 e vice-versa, dentre outros exemplos. Tratam-se de microssistemas jurídicos que, em última instância, cumprem, cada qual, com sua função dentro da política pública a que estão destinados a implementar.

Ao discutir o enfoque diferenciado a que as condutas estão sujeitas nas diferentes esferas, o então Conselheiro Marcos Paulo Veríssimo, em voto no caso McDonald’s, consignou que:

“nos casos de delitos de concorrência, especialmente aqueles distintos do cartel, o ponto sempre foi muito menos determinar se certos fatos ocorreram ou não, e muito mais determinar sua antijuridicidade, que

67 _{Em SDE v. TECONDI e outros, o CADE pronunciou-se no sentido de que “é evidente que a atividade}

judicante do CADE – que decorre de expressa determinação constitucional, quando determina que a lei reprimirá o abuso do poder econômico (art. 173, § 4º, da CR/88) – não pode ficar condicionada à existência ou não de regulação específica para determinada matéria. (...) Não é o CADE um ‘revisor’ de políticas públicas, porque em agindo assim, estaria atentando contra os postulados básicos da legalidade e de toda a doutrina que informa a atividade dos órgãos reguladores. Entretanto, deparando-se com situações que podem configurar infração à ordem econômica, é dever das autoridades antitruste investigar e julgar tais condutas, nos estritos termos da Lei nº. 8.884/94, de resto em perfeita harmonia com o arcabouço jurídico-institucional vigente. Assim, (...) certa conduta ou atividade (...) deverão ser analisadas, neste Conselho, sob o prisma da lei de concorrência” (BRASIL, 2005, p. 3).

podia, inclusive, ser distinta nos campos penal e administrativo” (BRASIL, 2014c, p. 17).

A antijuridicidade, portanto, de uma conduta que envolva direitos marcários poderá ser diferente a depender do ramo de Direito e a respectiva instância responsável pela análise. Todavia, isso não significa, em absoluto, que a decisão de uma instância não possa influenciar a decisão de outra. Como explicitado pelo então Conselheiro Olavo Chinaglia no mesmo caso:

“eventual advento de uma investigação criminal sobre o mesmo fato, embora possa influenciar o julgamento inclusive quanto às questões de fundo, como a ocorrência ou não de determinada conduta ou sua autoria (...), jamais poderia ser interpretado como um requisito para a ação administrativa (...)” (BRASIL, 2014c, p. 17).

A ideia, portanto, sem pretender esgotar tema deveras complexo é que os ramos de Direito são autônomos e as respectivas instâncias decisórias são independentes, o que não significa que questões de mérito analisadas por uma esfera não poderão ser utilizadas como parâmetros interpretativos para outra. A título ilustrativo, na análise de uma violação do direito de marca sob a ótica da LPI, a questão do consumidor pode ser um aspecto relevante a ser considerado na decisão quando se analise o risco de confusão ou de associação no público causado por determinado sinal. Nesse caso, percebe-se uma intersecção da disciplina de proteção jurídica das marcas e do direito à informação do consumidor (MIRAGEM, 2014), o que não significa que a autoridade julgadora da violação ao direito à marca esteja adstrita à decisão da autoridade que julgou a questão sob a ótica do direito à informação do consumidor, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

No âmbito do Direito Penal, contudo, pela própria natureza de ultima

ratio desse sistema, que age apenas diante da ineficácia de outros mecanismos de

inibição de condutas, não é lógico aceitar que uma conduta que seja considerada lícita ou aceitável no campo administrativo ou cível seja considerado um injusto penal. A existência de justa causa para a persecução penal exige a verificação do desvalor da conduta para todas as outras instâncias (cível e administrativa). Do contrário, o princípio basilar do Direito Penal – a ultima ratio da intervenção penal e sua fragmentariedade –

restará corrompido. Nesse sentido, embora a ação penal seja independente dos processos em outras instâncias, do ponto de vista material, somente poderá haver um ilícito penal se houver também uma conduta antijurídica do ponto de vista cível ou administrativo (BOTTINI, 2013).