6. Funnene i kvalitativ empiri
6.1.2 Tilrettelegging for eleven
estabelecimento, nome de domínio e trade-dress
Evidentemente, muitas das considerações até aqui expendidas também se aplicam as demais modalidades de sinais distintivos existentes no universo dos direitos de propriedade intelectual, dentre os quais destacamos o nome empresarial, o título de estabelecimento, o nome de domínio e o trade-dress (ou conjunto- imagem).
A esse respeito, também se exige, por exemplo, que essas espécies de sinais sejam distintivos, isto é, que sejam capazes de diferenciar-se dos demais e que sejam passiveis de exclusividade por quem deles se utiliza, bem como, à toda evidência, são sinais suscetíveis de se tornarem famosos, renomados, tradicionais e conhecidos, de modo que poderão ser protegidos de maneira diferenciada ou especial, não pela via das disposições legais que regem as marcas notoriamente conhecidas ou de alto renome e que são específicas dessas espécies de sinais,
mas, sim, pelas regras gerais que vedam a concorrência desleal, o aproveitamento parasitário e o enriquecimento ilícito.
De toda forma, registre-se que o nome empresarial é conceituado como a firma ou a denominação adotada pela pessoa física ou pela pessoa jurídica, para o exercício da atividade empresarial, assim qualificada como aquela atividade organizada para a produção e circulação de mercadorias e de serviços, excluídas desse conceito as atividades intelectuais, as de índole científica, literária ou artística. É o que dizem, em suma, os artigos 1.115, caput e parágrafo único, e 966, ambos do Código Civil, tratando-se do nome pelo qual a pessoa jurídica identifica-se perante seus consumidores, fornecedores e em suas relações comerciais, negociais e jurídicas.
O nome empresarial compõe-se, essencialmente, de um núcleo distintivo ou elemento diferenciador, que pode ser, por exemplo, uma palavra fantasiosa e absolutamente desvinculada de suas atividades ou, ao revés, pode ser uma palavra evocativa e que lembre diretamente as suas atividades, assim como também pode ser adotado o nome, sobrenome, patronímico ou nome de família dos sócios ou fundadores. Esse elemento, também chamado de mot vedette, é aquele sobre o qual recai a exclusividade, que efetivamente distingue o nome de empresa dos demais e que, portanto, deve ser substancialmente diferente daqueles já existentes, na forma do que preconiza o artigo 1163, caput e parágrafo único, do Código Civil.
De igual modo, o nome empresarial pode ser composto adicionalmente de elementos identificadores da atividade do empresário, em relação aos quais não se obtém exclusividade. É usual que se adotem expressões como alimentos, cosméticos, automóveis ou medicamentos na composição do nome empresarial, sempre associados ao elemento distintivo que diferencia o nome dos demais.
A depender do tipo de pessoa jurídica que se pretende constituir, exige-se ou faculta-se, conforme o caso, a inserção de expressões como limitada, sociedade anônima ou companhia, por extenso ou de modo abreviado, que se prestam unicamente a identificação de que espécie de sociedade se trata, não cumprindo
papel de sinal distintivo e, assim, não sendo passível de apropriação com exclusividade.
A proteção e a exclusividade decorrentes do nome empresarial, restrita ao seu núcleo distintivo, ocorrem mediante o arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica no registro próprio em que está situada, na forma do artigo 33 da Lei nº 8.934/94 – Lei de Registros Públicos – LRP, e, na forma do artigo 1.166 do Código Civil, limitar-se-á territorialmente ao Estado em que houve o referido arquivamento dos atos constitutivos, ressalvada a possibilidade de extensão da proteção para todo o território nacional por meio do arquivamento em cada um dos Estados.
Essa disposição legal e a interpretação segundo a qual o nome empresarial teria proteção restrita ao Estado em que arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica é, ainda hoje, objeto de severas críticas por parte da doutrina, seja porque o artigo 8º bis da CUP expressamente preceitua que “o nome comercial será protegido
em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”, seja porque o artigo 124,
inciso V, da LPI, preceitua que o nome empresarial anterior pode impedir o registro de marca idêntica ou semelhante, sugerindo, assim, que a proteção e a exclusividade conferidas pelo nome empresarial possuiriam amplitude geográfica nacional e não meramente estadual, como preconiza o Código Civil.
Daniel Adensohn de Souza vai, inclusive, mais além. Para o articulista e monografista sobre o tema:
Considerado o nome de empresa, em sua função econômico- concorrencial (nome comercial), a limitação territorial preestabelecida definitivamente não se lhe aplica, já que tutelado por normas diversas: Constituição Federal, CUP, LPI e CDC. Nessa função, o nome comercial adentra no campo da propriedade industrial, passando a ser tutelado sob o princípio basilar de repressão à concorrência desleal, como todos os demais direitos de propriedade industrial. Logo, a proteção não será, a priori, internacional, nacional, estadual ou municipal. Não há um limite territorial preestabelecido. O que determinará o âmbito geográfico de proteção é a relação efetiva
de concorrência, variando com a distintividade do nome e o grau de conhecimento deste pelo público consumidor87.
Não é o que decidiu, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar posicionamento no sentido de, na realidade, tornar letra morta a proibição insculpida no artigo 124, inciso V, da LPI:
Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Porém, é incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC88.
Noutro giro, afigura-se coerente e razoável que o nome empresarial também obedeça ao princípio da especialidade, já comentado e explicitado por ocasião da análise do direito marcário, segundo o qual a proteção está adstrita ao seu segmento de atividade.
A esse respeito, diz Gabriel Francisco Leonardos:
A natureza concorrencial do direito ao nome comercial acarreta com que ele seja protegido apenas com relação a empresas de objetivos sociais idênticos, semelhantes ou afins. Não obstante, é natural que quanto maior for a reputação alcançada por determinado nome comercial, maior será a gama de atividades nas quais ele será protegido, inclusive em decorrência das normas que reprimem o aproveitamento parasitário89.
Por seu turno, o título de estabelecimento “é o sinal distintivo da loja ou
escritório do comerciante ou industrial”90. Presta-se, exclusivamente, a designar o estabelecimento, sendo aposto na fachada, testeira ou letreiro em sua forma nominativa – já que se se tratasse de sinal simbólico ou meramente figurativo, estaríamos diante da proteção conferida às insígnias.
87 SOUZA, Daniel Adensohn de. Proteção do nome de empresa no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 155.
88 Recurso Especial nº 1.184.867/SC, 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Luís Felipe Salomão,
publicado no DJe de 17.11.2009, disponível na internet em <www.stj.jus.br>, arquivo capturado em 22.05.2015.
89 LEONARDOS, Gabriel Francisco. A proteção jurídica ao nome comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia no Brasil
in Revista da ABPI nº 13, Novembro/Dezembro de 1994, p. 22.
De proêmio, é importante ter em mente, de maneira clara, a distinção existente entre a marca, o nome de empresa e o título de estabelecimento, que é didaticamente explicada por Denis Borges Barbosa:
Numa expressão do tipo “X é o melhor sabão”, “X” é a marca; em “No bar Y, a melhor cachaça”, “Y” é o título do estabelecimento; em “A Tutaméia S.A. é honesta” ou “A Tutaméia é uma sociedade (ou empresa) honesta”, trata-se de nome comercial, mais precisamente, no caso, de denominação social. A insígnia é a expressão figurativa do título de estabelecimento, e segue integralmente seu regime91.
Exatamente no mesmo sentido, leciona Fábio Ulhoa Coelho:
O elemento de identificação do estabelecimento empresarial não se confunde com o nome empresarial, que identifica o sujeito de direito empresário, nem com a marca, identidade de produto. Não se confundem esses 3 elementos de identificação disciplinados no direito comercial, recebendo da lei, cada um deles, uma proteção específica consistente na prerrogativa de utilização exclusiva (…) uma sociedade empresária pode chamar-se “Comércio e Indústria Antônio Silva e Cia Ltda’, ser titular da marca ‘Alvorada’ e seu estabelecimento denominar-se ‘Loja da Esquina’. Terá ela direito de uso exclusivo das 3 diferentes expressões, observadas as peculiaridades da proteção jurídica deferida a cada uma delas92.
De todo modo, o título de estabelecimento se submete, em linhas gerais, a mesma disciplina e aos mesmos princípios que orientam a proteção conferida às marcas e aos nomes empresariais. Há que ser distintivo, porquanto se comum, genérico ou necessário for o sinal não lhe será atribuída a exclusividade inerente a sua adoção, bem como deverá observar o princípio da especialidade, limitando-se a sua proteção às atividades idênticas, semelhantes ou afins, ressalvada a possibilidade de angariarem conhecimento, prestígio e fama que permita cogitar de alguma espécie de extravasamento do símbolo para irradiar efeitos em outras atividades.
O ponto de discórdia envolvendo o título de estabelecimento é, novamente, os limites de sua proteção em termos territoriais ou geográficos. Consignando que essa espécie de sinal tem uma finalidade e natureza muito específica – identificação de
91 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Volume I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, p. 283. 92 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 18º ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 69
um determinado estabelecimento de um certo comerciante ou industrial, com clientela regionalizada, leciona Denis Borges Barbosa:
Assim, é pela sua natureza, e não pelo registro com que certas leis caracterizaram sua tutela, que a proteção é local. O CPI de 1945 e os demais que consagraram o registro (daí efeito erga omnes) apenas reconheceram a natureza especificamente local; nunca se concedeu efeito estadual ou nacional ao título de estabelecimento93.
Há, inclusive, um vetusto precedente do Supremo Tribunal Federal nessa mesma linha, consignando que “o registro do título de estabelecimento somente
prevalecerá para o município em que estiver situado; nada obsta a que exista num município estabelecimento com o mesmo título de outro estabelecimento de município diverso”94.
Em linha de princípio, afigura-se razoável admitir que a proteção ao título de estabelecimento tenha amplitude geográfica apenas municipal, na esteira dos posicionamentos acima mencionados. Contudo, essa interpretação atualmente tem de ser vista com inúmeras ressalvas nos dias atuais, pois não se pode olvidar que os limites territoriais, geográficos e fronteiriços de bairros, municípios e estados, especialmente diante dos inúmeros meios de comunicação, publicação e propaganda, bem como em virtude do efeito expansivo provocado pela internet, são cada vez mais tênues e não podem ser vistos como barreiras para impedir a adequada tutela do direito decorrente do título de estabelecimento, sobretudo quando a fama de que goza seja capaz de extrapolar os limites territoriais inicialmente definidos.
Anote-se que o nome empresarial se rege, dentre outros, pelo princípio da novidade, na forma do artigo 34 da LRP. Diante disso, dispõe o artigo 35 do mesmo diploma legislativo que não podem ser arquivados os atos de pessoas jurídicas com nome idêntico ou semelhante a outro já existente.
93 BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre títulos de estabelecimento, disponível em
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota_titulos_estabelecimento.pdf, 2010, acessado em 25.05.2015.
94 Recurso Extraordinário nº 78.970/MG, 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, Relator Ministro Cordeiro Guerra, publicado
O mesmo raciocínio se aplica, mutatis mutandis, ao título de estabelecimento, pois, a despeito de inexistir registro próprio que lhe garanta a propriedade, não se pode permitir a adoção de sinal distintivo que seja idêntico ou semelhante a outro anteriormente utilizado, no mesmo segmento de mercado ou em segmento com afinidade ou semelhança, quando houver risco de confusão ou de associação indevida.
Mais do que isso, quer se dizer que o dever de distinção do nome empresarial ou do título de estabelecimento em relação aos sinais que lhe são antecedentes não se limita, apenas, aqueles da mesma espécie. Em outras palavras, o nome empresarial deverá respeitar a marca e o título de estabelecimento, do mesmo modo que a marca deverá respeitar o nome empresarial e o título de estabelecimento, assim como, finalmente, o título de estabelecimento deverá observar a marca e o nome empresarial.
De fato, todos eles são modalidades de sinais distintivos, cada qual com as suas especificidades – é bem verdade – mas não deixam de ser sinais distintivos, de modo que a existência de uma zona de intersecção e de interferência entre eles tem sido bem aceita pela jurisprudência, que já consignou:
Tanto o registro realizado nas juntas comerciais (denominação social ou nome de fantasia), quanto o levado a efeito junto ao INPI (marca), conferem a empresa que os tenha obtido o direito de utilizar, com exclusividade, em todo o território nacional, a expressão que lhes constitui como título de estabelecimento, como sinal externo capaz de distingui-la, perante a generalidade das pessoas, de outras que operam no mesmo ramo de atividade”, propondo-se que “havendo conflito entre referidos registros, prevalece o mais antigo, em respeito aos critérios de originalidade e novidade95.
Cumpre-nos ressaltar, ademais, o relevante papel desempenhado pelos nomes de domínio no atual cenário de proteção aos sinais distintivos.
Nesse particular, é relevante, antes de qualquer coisa, conceituar o que é um nome de domínio. Trata-se de uma definição eminentemente técnica e vinculada ao
95 Recurso Especial nº 30.636/SC, 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
universo da informática, mas que ingressou definitivamente na seara jurídica após a massificação das atividades negociais por meio da internet, bem como da própria transformação operada por essa plataforma no modo de comunicação e convivência entre as pessoas.
Para que a conexão entre os computadores fosse exata, perfeita e sem desvios em seu curso, exigia-se, inicialmente, que o estabelecimento do liame entre as máquinas (servidora e requerente) ocorresse mediante a digitação de um código numérico único, por meio do qual as portas da conexão seriam abertas em ambos os pontos e, então, permitir-se-ia a instituição de um caminho para a transmissão das informações, dados e documentos de uma parte a outra.
Neste princípio de operação, a técnica do código numérico único era absolutamente funcional, pois era muito pequeno o número de usuários e de comunicações estabelecidas. Assim, bastaria ao usuário digitar um determinado código, como 1.365, e ele seria redirecionado para certo servidor, em que poderia obter o dado, informação ou documento disponibilizado.
Ocorre que, a partir do momento em que o uso da internet passou a ser mais amplamente divulgado, passando a ser usado no âmbito corporativo, por portais de notícias, etc., percebeu-se que a técnica do código numérico único não era viável, pois exigia do usuário gravar e digitar números cada vez maiores, como, por exemplo, 200.105.904.202 e cada vez com mais frequência. Em razão disso, a eventual incorreção na digitação deste código numérico acarretaria o direcionamento para um endereço incorreto ou inexistente, o que era particularmente ineficaz em uma época em que as conexões ainda eram analógicas, pela linha telefônica.
Diante desse cenário, entendeu-se que era mais prático, rápido e eficaz que o estabelecimento do acesso e da conexão na internet acontecesse por meio da digitação de um código alfanumérico único, inclusive porque, desse modo, seria possível que as pessoas físicas ou jurídicas criassem as suas próprias páginas de disponibilização de dados, informações e documentos e que seriam identificadas, na
Para viabilizar essa iniciativa, dividiu-se o código alfanumérico único em diversas categorias, chamadas de níveis hierárquicos. O domínio de primeiro nível hierárquico (DPN) é o mais abrangente desta estrutura, compreendendo nomes tradicionais como o “.com” (comercial), o “.jus” (judiciário) e o “.gov” (governo), bem como os nomes utilizados em países, como o “.com.es” (Espanha), o “.com.fr” (França) e “.com.br” (Brasil), ao passo que o de segundo nível hierárquico é o próprio nome de domínio, tal qual o concebemos, como “.google”, “.facebook” e “.pucsp”. Assim, no nome de domínio “pucsp.com.br”, o “com.br” é o domínio de primeiro nível e o “pucsp” é o domínio de segundo nível.
Tratando-se de um código alfanumérico único, evidentemente há neste sistema uma série de limitações em termos de possibilidades de variações e de quantidades de nomes de domínios, de modo que se observou, logo após a inauguração desse novo meio de acesso e de conexão, uma verdadeira disputa das empresas, pessoas notórias e entidades governamentais pelos registros dos nomes de domínios correspondentes aos seus principais sinais distintivos.
Por outro lado, era óbvio que esse novo formato e sistemática para acesso e conexão à internet geraria conflitos e disputas sobre um mesmo nome de domínio. Era absolutamente previsível, de um lado, que diante da escassez de opções e quantidades, mais de um titular poderia querer um mesmo endereço, ao passo que era igualmente previsível, de outro lado, que pessoas imbuídas de má-fé registrariam nomes de domínios compostos por sinais famosos de terceiros (marcas, nomes de empresa, títulos de estabelecimento, nomes civis, apelidos ou patronímicos famosos) para posteriormente revendê-los aos titulares dos direitos ou, ainda, para provocar confusão ou associação danosa com o sinal distintivo já consagrado. A tais pessoas, deu-se o nome de cybersquatter, ou ainda pirata digital, pirata cibernético ou cibergrileiro.
Justamente em virtude disso, a ICANN – The Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers, entidade sem fins lucrativos, subordinada ao
governo americano, criou um processo administrativo para solução de disputas envolvendo nomes de domínio na internet, também conhecido como UDRP –
de 2010, foi reproduzido, em linhas gerais, pelo CGI.br – Comitê Gestor da Internet
no Brasil, que instituiu o SACI – Sistema de Administração de Conflitos de Internet.
Esse procedimento, embora bastante simplificado e célere, respeita o contraditório e a ampla defesa, facultando-se a produção de provas pelas partes, inclusive perícia. A controvérsia é decidida por especialistas ou panelistas selecionados por câmaras vinculadas a renomadas entidades relacionadas a proteção dos direitos de propriedade intelectual, tais como a WIPO – World
Intellectual Property Organization e, no Brasil, a ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual.
Não há a possibilidade de recurso administrativo da decisão que determinar o cancelamento do registro, a transferência do registro para o reclamante ou a manutenção do registro em favor do reclamado (no SACI-ADM brasileiro ainda há a possibilidade de uma espécie de “embargos de declaração” que não existe no sistema UDRP), de modo que a decisão de mérito apenas poderá ser revertida por ordem judicial.
Um dos primeiros e mais famosos casos solucionados por esse sistema ocorreu no ano 2000 e envolveu o nome de domínio juliaroberts.com, que havia sido registrado pelo americano Russell Boyd e que foi objeto de reclamação proposta pela famosa atriz Julia Fiona Roberts, decidindo-se pela transferência do nome de domínio para a titularidade da reclamante, tendo em vista que: (i) o reclamado não possuía direito ou interesse legítimo sobre o nome de domínio; (ii) o reclamado já havia registrado outros nomes de domínios compostos por sinais famosos; (iii) o nome de domínio havia sido colocado à venda em um famoso site de leilões americano96.
Considerando que antes de 2010 não existia procedimento semelhante ao
UDRP no Brasil, as disputas envolvendo nomes de domínios eram, invariavelmente,
solucionadas pelo Poder Judiciário. Um caso emblemático já foi comentado neste trabalho e envolveu o nome de domínio fasano.com.br, que era utilizado em
96 Julia Fiona Roberts vs. Russell Boyd, Case 2000-0210, painelista Sally M. Abel James Bridgeman, julgado em 29.05.2000,
disponível na internet em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0210.html>, arquivo capturado em 12.05.2015.
websites pornográficos, ocasião em que o Tribunal de Justiça de São Paulo