A proteção ultramerceológica, conferida às marcas de prestígio, impede que estas possam ser utilizadas por terceiros, em outros produtos e/ou serviços, embora muito diferentes daqueles nos quais são habitualmente apostas. Isto é, alguns terceiros, interessados em beneficiar do valor sugestivo, associado a uma determinada marca de prestígio, poderão atrever- se a apostaressas mesmas marcas nos produtos e/ou serviços por eles produzidos/prestados, ainda que muito distintos daqueles que são produzidos/prestados pelo titular dessa mesma marca de prestígio. Ora, se os limites merceológicos, impostos pelo princípio da especialidade, fossem estritos e intransigentes relativamente a estas questões, verificar-se-ia que, como o titular de uma determinada marca de prestígio não procedeu (nem poderia proceder, dada a sua impraticabilidade) ao seu registo, para todas as categorias de produtos/serviços82, mas tão só
para uma ou algumas categorias, os terceiros interessados em beneficiar do valor sugestivo associado a uma determinada marca, que é tanto maior quanto maior for o prestígio da mesma,
82 Neste sentido referimos a posição de JOHN ADAMS, Merchandising…, cit., pág.25, “Devido ao problema de registar a marca em diferentes classes para diferentes bens que estão envolvidos, e os custos envolvidos, é importante decidir quanta proteção é necessária.”;mais adiante, pág.27, acrescenta “É importante assegurar que as marcas relevantes sejam usadas de tal forma que a sua capacidade distintiva não seja enfraquecida pela sua utilização associada a outros materiais.”; e ainda a posição de ILARIA MAGNI, Merchandising e Sponsorizzazione…, cit., pág.39,
“Proceder de outro modo significaria tornar inútil o registo da marca por classes, por exemplo, e, por outro lado, não era possível registar a marca para todas as classes e, em seguida, produzir os produtos correspondentes, resultando na consequente caducidade do registo da marca por falta de uso.”; ainda MARCO RICOLFI, Il Contratto..., cit., pág.465, defende que “(...) a questão de saber se as marcas, quando sejam dotadas de características de celebridade, dispondo de uma proteção ultramerceológica, se são suscetíveis de serem registadas para uma pluralidade de classes (...).”, mais adiante, pág.621, acrescenta que “...a opinião segundo a qual, em tal contrato,o concedente pode repetir o poder referido na autorização da promoção "ultramerceologica" , alcançado pela marca célebre, ou dotada de “eficácia simbólica”, ou sobre a base de um...registo extenso a classes diversas daquela a que se reporta ser a utilização originária da marca.”; e FREDERICK W.MOSTERT, Famous and..., cit., pág.1-30, “Em suma, uma marca famosa pode ser caracterizada como uma marca que é conhecida por uma grande parte do público em geral com uma reputação ampla que se estende a diversos bens ou serviços.”
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poderiam utilizá-la, sem qualquer proibição ou limitação, para produtos e/ou serviços de categorias distintas daquelas em relação à(s) qual/quais a marca de prestígio se encontra registada. Assim, os terceiros interessados em tal benefício não necessitariam, e nunca optariam por recorrer a um contrato de merchandising de marca a ser celebrado com o titular da mesma, uma vez que poderiam lograr obter exatamente o mesmo benefício, adotando uma utilização livre da mesma para produtos distintos, sem que o titular da marca de prestígio pudesse exercer qualquer proteção para impedir que tal sucedesse, e consequentemente sem que nada pudesse fazer para proteger a sua utilização exclusiva. Isto é, o acesso à utilização das mesmas seria livre em relação àscategorias de produtos e/ou serviços distintas daquela(s) para o qual o titular da marca de prestígio registou a sua marca83.
A proliferação de uma realidade deste tipo revelar-se-ia totalmente inviável, e claramente não protetora das marcas de prestígio, colocando em causa a própria utilidade da celebração dos contratos de merchandising de marcas.84
As exceções ao princípio da especialidade, existentes relativamente às marcas de prestígio, revelam-se, por isso, absolutamente cruciais para a utilidade do merchandising de marcas, uma vez que é precisamente em relação a estas, que existe um maior interesse na celebração destes contratos, dada a especial capacidade atrativa que, pelas mesmas, é exercida junto dos consumidores.
Assim, face à existência desta proteção ultramerceológica das marcas de prestígio, um terceiro, que pretenda beneficiar do valor sugestivo, associado a uma determinada marca de prestígio, para distinguir os seus produtos e/ou serviços, distintos daqueles que são produzidos/prestados pelo respetivo titular, terá previamente de celebrar, com este, um contrato de merchandising de marca, uma vez que a marca de prestígio se encontra protegida, não só em relação à(s) categoria(s) de produtos e/ou serviços, em relação à(s) qual/quais se encontra registada (ou afins a esta(s)), mas também em relação a outras categorias de produtos e/ou serviços não semelhantes (pelo menos, em relação aquelas categorias de produtos e/ou serviços, que (ou até onde) o público consumidor possa relacionar com a categoria de
83 CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, cit., pág.151, refere que “Com efeito, o merchandising, ou utilização secundária do bem, pressupõe que o sinal que constitui a marca seja utilizado em produtos ou serviços que não sejam idênticos nem afins daqueles a que o registo dessa marca se destina.”
84 CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, cit., 2005, pág.98, constata que “Quando o consumidor, num mundo de comércio dominado pelos conglomerados, isto é, por entidades que cujas actividades muitas vezes não têm qualquer relação umas com as outras, vê os produtos ou serviços, ainda que totalmente distintos com a mesma marca, é natural que as associe ao titular da notória…”
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produtos/serviços produzidos/prestados pelo respetivo titular), dado o prestígio alcançado por essa mesma marca85.
Através da celebração dos contratos de merchandising de marcas, os interesses que se pretendem alcançar, com a utilização do valor sugestivo da marca de prestígio, para produtos distintos, são igualmente atingidos, permitindo, contudo, um maior controlo por parte do titular destas marcas, em relação à proliferação dessa mesma realidade (utilização dessas marcas para outros produtos e/ou serviços, embora distintos daqueles que produz/presta). Através da celebração destes mesmos contratos, o titular de uma marca de prestígio (uma vez que é somente em relação a estas que haverá interesse em celebrar estes contratos), dá o seu consentimento para a utilização dessa marca por terceiro, e regula essa mesma utilização para produtos e/ou serviços distintos, daqueles que produz e/ou presta, uma vez que ele é o principal interessado na ocorrência desse controlo, de forma a conseguir evitar a desvalorização e a depreciação da marca da qual é titular.