A forma errônea de utilização de uma marca de produto ou serviço no mercado consumidor é feita inicialmente pelo titular que promove e incentiva seu uso generalizado como sinônimo de um produto com o objetivo principal de aumentar suas vendas, e torná-la extremamente conhecida no mercado.
Ademais, a inércia do titular em zelar pela integridade material e pela reputação de sua marca permitindo seu uso por todos de forma corriqueira resultará inevitavelmente no fenômeno de degeneração.
Para Lélio Schmidt384, “a inércia leva à vulgarização quando a falta de vigilância faz com que a marca seja usada de forma generalizada, transformando-se em nome comum de uso corriqueiro. Quando esse ponto é atingido, não há mais qualquer resquício de distintividade”.
382 Este é o entendimento de Maitê Moro (MORO, Maitê Cecília Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e
o direito brasileiro (Le fenomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em:
www.publicadireito.com.br. Acesso em: 20 mar.2015, p.9) e Amanda de Siervi (SIERVI, Amanda Fonseca de.
Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração. Dissertação de
Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.195).
383 MORO, Maitê Cecília Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro (Le fenomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: www.publicadireito.com.br. Acesso em: 20 mar.2015, p.8.
384 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, p.223.
Amanda de Siervi385 complementa afirmando que a degeneração sempre terá início pelo comportamento do titular de uma marca, que, ao promover seus produtos e serviços, associa seu sinal distintivo de uma maneira “tão estreita, que incute na mente dos consumidores a sensação de que o signo constitui a própria denominação do bem”.
Neste ponto, a conduta do titular ao permitir a generalização do uso corriqueiro de sua marca registrada como sinônimo do produto é que favorecerá à vulgarização. Este fenômeno de degeneração é analisado sob o ponto de vista subjetivo. De acordo com Lélio Schmidt, Amanda de Siervi, Maitê Moro, Carlos Henrique Fróes386 e outros, a teoria subjetiva estabelece que a degeneração é resultante da extinção de um registro marcário face ao abandono de seu titular em zelar pela integridade da marca, ou seja, a extinção do registro é resultante por renúncia tácita.
Conforme Frédéric Pollaud-Dulian387:
Não se pode, em um sistema que consagra um direito a uma marca registrada perder unicamente este direito face à utilização do signo como termo genérico. Isto requer que o titular da marca não se defenda da expropriação, pois ele próprio contribuiu para a transformação de sua marca em nome comum.
Conforme defendem Lélio Schmidt, Amanda de Siervi e Maitê Moro388, a teoria objetiva da degeneração é relacionada ao fenômeno linguístico ocorrido pela sociedade resultante da transformação da marca registrada em sinônimo do produto. Nesta teoria, é o público, que ao utilizar o sinal marcário como nome genérico do produto, ocasiona a degeneração. Segundo a teoria mista, a degeneração seria resultante
385 SIERVI, Amanda Fonseca de. Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary
meaning e degeneração. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, São Paulo, 2005, p.212.
386 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, p.214; SIERVI, Amanda Fonseca de. Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary
meaning e degeneração. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, São Paulo, 2005, p.209; MORO, Maitê Cecília Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito
brasileiro (Le fenomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em:
www.publicadireito.com.br. Acesso em: 20 mar.2015, p.16; FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007, p.95.
387 POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Droit de la propriété industrielle. Paris: Montchrestien, 1999, p.210. Tradução livre: “On ne peut pas, dans um système qui consacre un droit de propriété sur la marque enregistrée faire perdre ce droit uniquement parce que le public emploi le signe comme um terme générique. Il faut que le titulaire de la marque puisse défendre son et qu´on ne l´exproprie que s´il a lui-même contribué à la transformation de su marque em nom commun.”
388 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, p.216; SIERVI, Amanda Fonseca de. Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary
meaning e degeneração. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, São Paulo, 2005, p.208; MORO, Maitê Cecília Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito
brasileiro (Le fenomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em:
tanto de um fenômeno objetivo proveniente da transformação linguística da expressão marcária como nome do produto, como pela inércia do titular em coibir o uso generalizado e desautorizado de sua marca.
Dessa forma, para que realmente se concretize a degeneração, dois requisitos devem estar presentes frente à forma de utilização da marca: o comportamento ativo e o passivo do titular da marca.
No primeiro requisito, o comportamento do titular da marca é ativo quando ele realiza, intencionalmente, campanhas publicitárias associando erroneamente seu sinal distintivo com o nome do produto, visando aumentar suas vendas, e a notoriedade de seu sinal. Isto resultará na perda de distintividade do sinal pois ele se torna tão notório que o público consumidor não mais o reconhece como marca, associando-o ao nome do produto; ocorre uma transformação linguística do sinal distintivo que passa a ser descritivo de um produto ou serviço.
O segundo requisito principal para se concretizar a degeneração é o comportamento passivo do titular da marca frente ao uso generalizado pelos consumidores e seus concorrentes de seu sinal distintivo como nome do produto.
Para haver degeneração, ambos os requisitos devem ser constatados. Se houver somente um deles, como o uso popular da marca como nome do produto, mas o titular da marca tiver o comportamento de divulgá-la e de promovê-la como marca de produto, preservando (conforme o art.130, III, da LPI), sua integridade material e sua reputação, o sinal distintivo não será degenerado.
Como nos exemplos GILLETE, COTONETE, LYCRA, XEROX, dentre outros, muitos consumidores, no jargão popular, identificam estas marcas registradas como nome dos produtos ao adquiri-los em estabelecimentos comerciais. Entretanto, neste caso específico, os titulares destes sinais distintivos e seus concorrentes não os divulgam utilizando-os como elementos descritivos de seus produtos.
Elias Marcos Guerra389 menciona a importância de se utilizar corretamente uma marca registrada para não expor seu titular a eventual perda do direito por caducidade. Ademais, menciona que o modo de utilização errônea de um sinal distintivo levará inclusive à assimilação da marca ao produto, tornando o sinal um sinônimo do produto, perdendo a marca sua função.
389 GUERRA, Elias Marcos. Validade e manutenção do direito sobre as marcas. In: Anais do XVI Seminário
José Carlos Tinoco Soares390 observa que no Brasil, muitas marcas, como XEROX, ISOPOR e CATUPIRY estão se degenerando no mercado pela “negligência dos titulares que permitem o uso inadequado ou por falta de atenção para com o uso irregular”.
Tinoco Soares391 exemplifica que a marca XEROX, para “máquinas de copiar” é a marca que mais se generaliza porque em folhetos, letreiros, anúncios e tantos outros é feita a referência de “cópia xerox, tirar xerox, xerocopiar, fazer uma xerox deste documento, etc”.
Em seguida, Tinoco392 menciona que a marca ISOPOR, para distinguir plástico ou equivalente em partículas e aglomerado”, cujo objetivo é a conservação de produtos, em praticamente toda a apresentação e utilização no mercado (caixas, baldes, recipientes, copos, embalagens, chapas, pranchas, blocos, etc), a publicidade em geral coloca a “marca consagrada”, “como se fora o seu substantivo, ou melhor, apenas “isopor”.
Outro exemplo de marca citado por Tinoco Soares393 que está se degenerando no mercado brasileiro é a marca CATUPIRY, uma marca notoriamente conhecida para um tipo de requeijão, estabelecido no mercado nacional desde 1911. Todo cardápio de pizzarias, restaurantes e similares no Brasil apresenta as pizzas de catupiry, bordas de pizzas ou molhos de catupiry. Conforme Tinoco, o titular da marca catupiry, há muito tempo, procura preservar sua distintividade marcaria através de notificações, interpelações e ações judiciais, informando que CATUPIRY se trata de marca registrada.
Nos EUA, J. Thomas MCCarthy, Roger E. Schechter e David J. Franklyn394 também mencionam que a degeneração ocorre pela negligência do titular da marca ao permitir o uso desautorizado de seu sinal distintivo tanto pelos concorrentes
390 SOARES, José Carlos Tinoco, Marcas notoriamente conhecidas – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.192.
391 SOARES, José Carlos Tinoco, Marcas notoriamente conhecidas – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.192.
392 SOARES, José Carlos Tinoco, Marcas notoriamente conhecidas – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.192.
393 SOARES, José Carlos Tinoco, Marcas notoriamente conhecidas – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.192-193.
394 MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. McCarthy´s desk encyclopedia of
intellectual property. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.263. “Sometimes genericide occurs as a result of the trademark owner´s failure to police the mark, resulting in widespread usage by competitors leading to a perception of genericness among the public, who see many sellers using the same term”.
como pelos consumidores em geral. Para exemplificar, os juristas americanos395 citam o caso da empresa telefônica AT & T396, na qual sua marca registrada The Walking
Fingers tornou-se uma designação genérica uma vez que a empresa permitiu a
utilização desta marca por qualquer empresa que publicasse seu catálogo de telefone. Após um período, o logo – marca da AT & T – passou a ser identificada como sinônimo de produto, ou seja, listas telefônicas.