5 Forskningsmodeller for fremtidige salgsintensjoner og kjøpsintensjoner
5.1 Strukturligningsmodell for salgsintensjoner
5.1.1 Strukturmodell med hypoteser
Assim como fora abordado anteriormente, para a apreciação dos fenômenos do secondary meaning e da notoriedade marcária, as pesquisas de opinião pública também são instrumentos eficazes para a constatação concreta do fenômeno de degeneração.
406 MORO, Maitê Cecília Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro (Le fenomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: www.publicadireito.com.br. Acesso em: 20 mar.2015, p.11.
407 JACOBACCI, Guido. Genericisation, genericide and genericness of a trademark. Dannemann, Siemsem, Bigler & Ipanema Moreira. Global perspectives of contemporary intellectual property issues: a collection of works written in commemoration of the seventieth birthday of Peter Dirk Siemsem. Rio de Janeiro: PVDI, 1999.
p.171-187. De acordo com Jacobacci: “Typical evidence to be relied upon includes dictionary definitions, specialized or trade journals, consumers testimonies and market surveys. Cases affirming the genericisation include designations such as “Webster´s” for dictionaries. “Yellow Pages” for local business phone directories or, somehow less evident at first sight, “CVP” for modified atmosphere packagines used in the poultry industry”.
408 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, p.225.
Como as campanhas publicitárias e promocionais de produtos e serviços assinalados pela marca são feitas pelo titular marcário de uma maneira intensiva, o sinal distintivo, que inicialmente era uma marca comum, torna-se uma marca famosa e altamente reconhecida no mercado consumidor.
Estas campanhas publicitárias para promover a notoriedade da marca, muitas vezes são mal elaboradas por profissionais, que buscam transformar semanticamente a marca em sinônimo do produto, para que o público em geral associe mentalmente a marca registrada como designação de um bem. Por isso, Amanda de Siervi409 considera as campanhas de marketing os “primeiros passos para uma ligeira vulgarização do sinal”.
Por ser um fenômeno lento, no início, a curto prazo, a notoriedade de um sinal beneficia o titular da marca por gerar um campo de atração econômica no mercado consumidor e concorrencial; mas a longo prazo, dependendo da campanha publicitária, o excesso de notoriedade conduzirá a um efeito destrutivo.
Para Maitê Moro410, este efeito publicitário destrutivo de uma marca notória ocorrerá quando a publicidade e a propaganda realizada pelo titular “força uma associação da marca-produto de modo a que o consumidor passe a interpretá-la como sendo a própria denominação do produto”.
Neste caso específico, a conduta do titular conduzirá à inevitável degeneração, pois ao realizar fortes campanhas publicitárias divulgando sua marca como sinônimo do produto, os consumidores e a concorrência, com o decorrer do tempo, passarão a reconhecer a marca, que já terá adquirido fama e prestígio no mercado, como gênero do produto ou serviço.
A marca, neste momento, perde sua função distintiva, já que os consumidores não a identificarão como proveniente de seu titular. Este fato é acrescido à inércia do titular frente ao uso generalizado pelo mercado consumidor e concorrencial, concretizando a degeneração a longo prazo.
409 SIERVI, Amanda Fonseca de. Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary
meaning e degeneração. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, São Paulo, 2005, p.220.
410 MORO, Maitê Cecília Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro (Le fenomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: www.publicadireito.com.br. Acesso em: 20 mar.2015, p.7.
§ 2º Condutas do titular da marca para evitar a degeneração
Por ser o fenômeno da degeneração um processo lento que envolve a transformação semântica de uma marca utilizada indevidamente como nome de um produto ou um serviço, tanto pelos consumidores, quanto pelos concorrentes, ao ser detectado inicialmente tal fenômeno, que fora resultante de campanhas publicitárias mal elaboradas, Lélio Schmidt, Amanda de Siervi e Maitê Moro411 aconselham, principalmente, procedimentos que deverão ser adotados pelo titular da marca, para se evitar a contrafação do sinal distintivo e sua correspondente degeneração no mercado consumidor:
Frente aos concorrentes: envio de notificações extrajudiciais ou judiciais, e proposituras de ações judiciais cujo objetivo é a abstenção de uso da marca que está em fase de degeneração, informando-os que se trata de marca devidamente registrada;
Realização de campanhas publicitárias educacionais: alertando os consumidores a não utilizarem a marca como sinônimo do produto ou serviço, e alertando-os sob o significado marcário.
Conforme observa Maitê Cecília Moro412, na maioria dos casos de degeneração, detectada inicialmente sua ocorrência, deve o titular da marca realizar fortes campanhas publicitárias educacionais com vistas a “estancar o processo de degradação da marca, para fortalecer a distintividade do sinal”. Na tentativa de reverter o processo degenerativo, o titular da marca, em sua campanha publicitária, deverá “demonstrar aos consumidores que o termo em questão se trata de uma marca registrada e não de uma designação comum do bem”.
Existem vários exemplos de marcas que começaram a se degenerar no mercado consumidor, entretanto, face às condutas efetivas de seus titulares na realização de suas campanhas educacionais, os processos de degradação das marcas foram revertidos. Nos Estados Unidos, Jane C. Ginsburg, Jessica Litman e Mary L.
411 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, p.225; SIERVI, Amanda Fonseca de. Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary
meaning e degeneração. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, São Paulo, 2005, p.227; MORO, Maitê Cecília Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito
brasileiro (Le fenomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em:
www.publicadireito.com.br. Acesso em: 20 mar.2015, p.12.
412 MORO, Maitê Cecília Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro (Le fenomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: www.publicadireito.com.br. Acesso em: 20 mar.2015, p.17.
Kevlin413 citam os exemplos das marcas TABASCO, KODAK, XEROX, LEGO e LYCRA.
Fernanda Mello414 lembra que a marca TABASCO investiu em forte campanha publicitária educacional para dissociar sua marca ao sinônimo de pimenta, uma vez que a empresa tinha um forte apelo publicitário através do slogan “TABASCO é pimenta, e pimenta é TABASCO”.
Outro exemplo trazido pelas americanas Jane C. Ginsburg, Jessica Litman e Mary L. Kevlin415 refere-se à marca KODAK, de titularidade de Eastman
Kodak Company, a qual foi utilizada inicialmente, em 1888, para identificar máquinas
fotográficas. As autoras416 mencionam que, quando as câmeras fotográficas foram popularizadas no início do século passado, a titular Eastman Kodak Company elaborou uma forte campanha publicitária nos EUA, em 1920, com vistas a informar ao mercado consumidor que KODAK se tratava de uma marca registrada. A expressão marcária tinha sido inventada no vocabulário para cumprir os requisitos legais para sua proteção marcária, e que, portanto, KODAK nunca deveria ser utilizada pelos consumidores como nome de um produto.
Sobre a tentativa de evitar a degeneração da marca KODAK, interessante o texto de Eduardo Sampaio417, publicado na Revista da ABPI n°18, em 1995:
O sucesso inicial da KODAK foi tal, que o público, maravilhado com o produto a tão baixo preço, começou a verbalizá-lo genericamente dizendo: eu kodako-te, tu kodaka-me, ele foi kodakado, etc. O Sr. Eastman gastou então rios de dinheiro para evitar tal generalização. Fê-lo através de enormes campanhas publicitárias, e até por meios judiciais, de modo a levar os consumidores, vendedores e imprensa a dizer que ‘se fotografa com uma máquina fotográfica (da Marca) Kodak’.
413 GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. Trademark and unfair competition law – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.279-283.
414 MELLO, Fernanda Fujita de Castro. Marca notória: um estudo sobre a aquisição e perda de distintividade de marcas decorrentes de sua notoriedade. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010, p.127-128.
415 GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. Trademark and unfair competition law – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.281.
416 GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. Trademark and unfair competition law – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.281. Advertisement – The History of a Word: The trademark “KODAK” was first applied, in 1888, to a camera manufactured by us and intended for amateurs use. It has no “derivation”. It was simply invented – made up from letters of the alphabet to meet our trademark requirements. “KODAK”, being our registered and common law trademark, cannot be rightly applied except to goods of our manufacture. If you ask at the store for a Kodak camera, or Kodak film, or other Kodak goods and are handed something not of our manufacture, you are not getting what you specified, which is obviously unfair both to you and to us. If it isn´t an Eastman, it isn´t a Kodak.
417 SAMPAIO, José Eduardo de. Os novos conceitos no Código da propriedade industrial português de 1995. In:
Para evitar a degeneração de sua marca, Jane C. Ginsburg, Jessica Litman e Mary L. Kevlin418 mencionam que a titular Xerox Inc., em uma de suas várias campanhas publicitárias educacionais nos EUA, informou aos consumidores para não utilizarem Xerox de maneira genérica, fazendo uma analogia à marca ASPIRINA, que se degenerou no mercado americano há décadas pelo fato dos americanos identificarem a marca como nome do produto. A Xerox Inc. informou neste anúncio que XEROX deveria ser utilizado como adjetivo, para identificar seus produtos e serviços; utilização do verbo to Copy ao invés de to Xerox e, Cópias, no lugar de Xeroxes. O próprio dicionário, tanto brasileiro, como o Houaiss e o Longman identificam Xerox como marca, cujo significado é fotocópia.
As autoras americanas Jane C. Ginsburg, Jessica Litman e Mary L. KEVLIN também abordam o caso atual da Marca LEGO419. Em 2005, a Lego Inc. fez uma ampla campanha publicitária, informando aos consumidores que “Lego é uma marca, e para sempre se referirem a seus produtos como “Peças de Lego ou brinquedos” e não LEGOS420”.
Outro caso muito interessante refere-se à conduta da Dupont frente à marca LYCRA para evitar a degeneração deste sinal distintivo, como ocorreu em meados do século passado, com suas marcas CELLOPHANE e TEFLON, por falta de controle de vigilância da empresa. Segundo as autoras americanas421, a Dupont, que era titular da marca LYCRA®, realizou diversas campanhas publicitárias educacionais sobre a forma correta de utilização desta marca mundialmente registrada, o qual, corriqueiramente, os consumidores a identificavam no mercado como qualquer tecido elástico para roupas.
A titular Invista, empresa ex-subsidiária da Dupont, divulga atualmente no mercado consumidor um guia422 (Guidelines – How to Use the LYCRA® Trademark) sobre a forma correta de utilização da marca LYCRA®, que contém
informações como: (I) utilizar a marca de forma distintiva; (II) identificar que a marca
418 GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. Trademark and unfair competition law – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.280. Título da campanha da
XEROX Inc. nos EUA: When you use “Xerox” the way you use “Aspirin”, we get a headache.
419 GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. Trademark and unfair competition law – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.280.
420 GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. Trademark and unfair competition law – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.280. The word LEGO is a brand name...Please, always refer to our products as “LEGO bricks or toys” and not LEGOS.
421 GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. Trademark and unfair competition law – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.280.
422 GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. Trademark and unfair competition law – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.280. Disponível em: http://www.invista.com/por/brands/lycra.html, e http://www.lycra.com/la_po/webpage.aspx?id=641. Acesso em: 13 out.2014.
está registrada usando o símbolo “®”; (III) não utilizar a marca como substantivo; (IV) não alterar a forma escrita da expressão marcária, e (V) identificar o titular da marca.
Amanda de Siervi423 faz uma interessante observação, ao apontar que o surgimento de novos concorrentes, em um mercado aonde um sinal distintivo pode estar em fase de processo de degeneração, pode até contribuir para estancar este processo, como no mercado concorrencial de esponjas de lã de aço, cujos protagonistas são as empresas titulares das marcas BOMBRIL e ASSOLAN.
Antes da rivalidade entre estas marcas no mercado, a marca BOMBRIL era praticamente única, e os consumidores, quando adquiriam seus produtos em estabelecimentos comerciais, não se referiam a esponjas de lã de aço, e sim, BOMBRIL.
A marca ASSOLAN424, concorrente direta da marca BOMBRIL, no mercado de esponjas de lã de aço, apesar de ter uma participação insignificante neste mercado desde 1958, iniciou em 2002, uma estratégia de marketing agressiva e direta, divulgando seu produto, sem utilizar, em nenhum momento, a marca BOMBRIL de forma genérica.
As campanhas publicitárias feitas por estas empresas foram radicalmente diferentes. A BOMBRIL425 utilizava como “porta-voz” da marca um garoto propaganda (Carlos Moreno, de 1978 a 2011), que interpretou várias personalidades e acontecimentos importantes, através de histórias bem humoradas. Já a sua rival, ASSOLAN426, adotou um bonequinho (animação 3D) que cantava e dançava, uma estratégia inovadora em se tratando de publicidade de produtos de limpeza no Brasil.
As rivalidades entre as empresas BOMBRIL e ASSOLAN estimularam de certa forma, a dissociação da marca BOMBRIL, como nome comum e genérico do produto, que é a esponja de lã de aço.
Outros exemplos de surgimento de concorrentes que resultaram nas dissociações de marcas famosas aos nomes dos produtos foram as entradas da NEXCARE, marca registrada da 3M, no mercado de curativos, contra a BAND-AID, da
Johnson & Johnson's, e produtos de hastes flexíveis como Palinetes York, de
titularidade da Hypermarcas, frente à marca COTONETE, também da Johnson &
Johnson's.
423 RVI, Amanda Fonseca de. Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.229-231.
424 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Assolan. Acesso em: 13 out.2014. 425 Disponível em: http://www.bombrilinstitucional.com.br. Acesso em: 13 out.2014. 426 Disponível em: http://www.assolan.com.br/. Acesso em: 13 out.2014.
Como maneiras de se evitar a degeneração de uma marca, Carlos Henrique Fróes427 indica uma série de recomendações feitas pela INTA aos seus associados cujo objetivo é a vigilância de seus sinais distintivos, frente a seus concorrentes e consumidores. Note que estas recomendações são idênticas àquelas já descritas por algumas empresas, como a titular INVISTA, visando preservar o caráter distintivo da marca LYCRA®.
A marca não é substantivo, mas adjetivo, devendo ser usada, sempre que possível, acompanhada do nome genérico do produto ou do serviço. Por isso mesmo, deve ser sempre grafada em letras maiúsculas;
A marca não deve ser jamais pluralizada: deve ser usada sempre no singular;
Em hipótese alguma, ser transformada em verbo, como se existisse, por exemplo, a palavra XEROCAR;
É conveniente fazer a chamada menção de reserva dos direitos de propriedade industrial, indicando-se, se a marca estiver registrada, o sinal consistente na letra R dentro de um círculo ou, se ainda não estiver registrada, “Reg.req.”, ou expressão equivalente. (Observação: apesar de não estar previsto na legislação brasileira a necessidade de indicar o símbolo ®, é altamente recomendável para ressaltar o caráter distintivo da marca no mercado).
Enfim, Lélio Schmidt428 ainda sugere as seguintes condutas do titular de uma marca para evitar sua degeneração:
Apesar de não estar previsto na legislação brasileira a necessidade de indicar o símbolo ®, é altamente recomendável para ressaltar o caráter distintivo da marca no mercado;
Nunca grafar a marca com letras minúsculas;
Notificar dicionários que empreguem a marca em sentido genérico; Procurar empregar a marca em mais um tipo de produto;
Importância do titular da patente criar não só uma marca, mas também um nome comum para seu invento, de modo a impedir que aquela se transforme no nome deste429;
A importância do titular em reprimir o uso alheio de sua marca junto de expressões como tipo, espécie, semelhante, gênero, etc430 – esta conduta,
como já fora abordado, pode ser realizada através de notificações (extra ou judiciais), e ações de abstenção de uso/tutelas inibitórias, informando se tratar de marca registrada.
427 FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007, p.94-95.
428 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, p.227-228.
429 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, p.228: Neste item, o autor cita Eduardo Bonasi Benucci (La Volgarizzazione del Marchio nel Pensiero. In: RDI, ano 1959, parte I, p.101) ; e Roger Shechter (SCHECHTER, Roger E. Unfair trade practices and intellectual property. Black Letter Series. 2.ed. St. Paul (EUA): West Group, 1993, p.66).
430 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013. Aqui, o autor cita: Marcos Fabrício Welge Gonçalves (Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos).
Seção IV – Expiração da patente de um produto novo no mercado, reconhecido no