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A obrigação238 de controlo da qualidade dos produtos/serviços, por parte do titular da

marca, apresenta diferentes contornos, consoante se trate de um contrato de merchandising de marca ou de um contrato de licença de marca.

MARIA MIGUEL CARVALHO239 refere que “…quando os produtos ou serviços são diferentes, o

controlo a exercer pelo titular da marca pode ser bastante difícil.” Acrescentando que “Esta obrigação tem sido referida a propósito dos contratos de licença e bastante questionada em relação ao merchandising de marcas.” Defendendo ainda que “De facto, e para além do problema concernente à natureza jurídica do merchandising…subsistem outras dificuldades decorrentes das especificidades que caracterizam este negócio, maxime, do facto de, nestes casos, os produtos (ou serviços) marcados pelo licenciado serem de género diferente dos do licenciante. Na verdade, esta especificidade levanta inúmeras dificuldades à possibilidade de controlo do licenciante, porque, normalmente, este não possuirá os conhecimentos, nem os meios necessários para proceder a esse controlo.” Contudo, acaba por defender que estas dificuldades podem facilmente ser ultrapassadas, colocando o merchandiser, um terceiro especializado, a exercer esse controlo sobre a produção e/ou a prestação de serviços do

238 Uma obrigação, e não um ónus, de acordo com LUÍS COUTO GONÇALVES, Contrato de merchandising, cit., pág.546,

onde refere que “Como a falta de controlo de qualidade tem a ver, a final, com o próprio dever de manutenção referido, qualificámo-lo também como dever e não como direito ou, sequer, como ónus.”, sendo que o dever de manutenção referido reporta-se ao dever de manutenção do registo da marca.

Salientamos, porém, que está é uma questão delicada e muito discutida pela doutrina., de acordo com o exposto por MARIA MIGUEL CARVALHO, «Contrato de merchandising», in Scientia Iuridica, tomo LXIII, nº335, 2014, pág.280 e

ss.. Limitar-nos-emos a elaborar uma breve referência das diversas posições existentes. MARIA MIGUEL CARVALHO, Contratos de transmissão…, cit., pág.499, por referência ao contrato de licença de marca entende que “…o controlo da natureza e da qualidade dos produtos ou serviços do licenciado é, então, um ónus que incumbe ao licenciante.”. Na mesma pág.499, nota 90, remete para o entendimento idêntico, no âmbito do ordenamento jurídico espanhol, de PILAR MARTÍN ARESTI, «Licencia», in Comentarios a la Ley de Marcas (Rodriguéz-Cano, Garcia Cruces González), Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003, pág.778. MARIA TERESA ORTUÑO BAEZA, La Licencia…, cit., pág.295,

tendo por base o texto definitivo do RMC, também defende que o que parece existir é um ónus do titular da marca nesse sentido.Por outro lado, em defesa de uma verdadeira obrigação, MARIA TERESA ORTUÑO BAEZA, La Licencia…, cit., pág.295, cita CARLOS FERNANDEZ-NÓVOA, El sistema comunitário de marcas, Madrid, 1995, 277. Entre outros,

também em defesa de uma obrigação, A.J.MARTIN MUÑOZ, El Merchandising…, cit., pág.192 e ss.

239 M_ARIA M_IGUEL C_ARVALHO, Merchandising de Marcas…, cit., pág.187, 267, 271 e 272, respetivamente; A mesma

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merchandisee. Assim sendo, defende que, mesmo no âmbito dos contratos de merchandising de marca, este controlo de qualidade deve ser exigido.240

Acompanhamos a autora, quando defende que, no âmbito de um contrato de merchandising de marca, o controlo da qualidade dos produtos/serviços, por parte do titular da respetiva marca, se caracteriza por apresentar particularidades específicas, em virtude da diferente natureza dos produtos/serviços, produzidos pelo merchandisee. Em nosso entender, este controlo deve existir, caracterizando-se como um controlo dotado de contornos menos exigentes, isto é, traduzindo-se num controlo mais superficial, ab inicio, e não tanto num controlo mais atento e contínuo, como deverá observar-se no âmbito do um contrato de licença de marca241. Relativamente a este último, os produtos são exatamente iguais, podendo, por isso,

haver um acentuado risco de confusão, senão mesmo impossibilidade de distinção, por parte dos consumidores, em relação ao produto original, fortalecendo as suas expetativas de que os produtos/serviços tenham a mesma origem/proveniência. Expetativas essas que não deverão ser frustradas, pela ausência de igual qualidade dos mesmos. Daí a importância de, no âmbito da celebração de um contrato de licença de marca, este dever de controlo da qualidade dos produtos/serviços, ser um controlo mais exigente, entendido como uma verdadeira obrigação, que impende sobre o licenciante. Para além disso, existe a vantagem para o licenciante, de se tratar de produtos iguais e, por isso, de este estar dotado dos conhecimentos e competências técnicas, que lhe permitem um controlo mais rigoroso.

Relativamente ao contrato de merchandising de marca, como se trata de produtos/serviços diferentes, entendemos ser suficiente um mero controlo inicial, aquando da decisão de contratar, e de uma eventual decisão de renovar o contrato, para que seja possível determinar qual o grau de qualidade do produto/serviço em que irá ser utilizada a respetiva marca. Acresce ainda que, na generalidade dos casos, um contrato de merchandising de marca encontra a sua duração bastante limitada no tempo, contribuindo para sustentar a ideia de que esse mero controlo inicial seja, em nosso melhor entender, suficiente para que o titular da marca consiga obter uma avaliação séria da qualidade do produto/serviço, antes de outorgar a

240 M_ARIA M_IGUEL C_ARVALHO, Merchandising de Marcas…, cit., pág.272 e 274; A.J.M_ARTIN M_UÑOZ, El Merchandising…, cit., pág.165, defende tratar-se de uma obrigação de carácter essencial ao enunciar que “O controlo do licenciante sobre os produtos licenciados constitui uma obrigação de carácter essencial nestes contratos. A obrigação de controlo fundamenta-se na necessidade de assegurar o cumprimento da função indicativa, da qualidade da marca e de evitar o risco de confusão….”

241 Como se encontra defendido por N_EIL.W_ILKOF &D_ANIEL B_URKITT., Trade Mark Licensing, cit., pág. 344 e 345; e por

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celebração de um contrato de merchandising de marca, ou, eventualmente, a renovação do mesmo.

Defendemos que, relativamente aos contratos de merchandising de marca, por norma, a qualidade dos produtos/serviços deve ser assegurada, por forma a evitar que a fraca qualidade dos mesmos possa colocar, em causa, o prestígio da marca objeto da celebração do contrato. Assim, como defende MARIA MIGUEL CARVALHO242 “…no caso dos contratos de merchandising, o

interesse do licenciante determina que este deve opor-se a qualquer utilização da sua marca que possa acarretar prejuízo para o seu prestígio (o que pode derivar de vários factores, de entre os quais destacamos a associação da marca a produtos ou serviços não compatíveis com a sua imagem ou, e não obstante os produtos ou serviços em que a marca é aplicada serem compatíveis, a qualidade destes ser, substancialmente, menor daquela a que o público, que conhece aquela marca, está habituado)”. “Na verdade, e apesar de o risco de engano ser, significativamente, menor nos casos de merchandising (se comparados com os contratos de licença tradicionais) – já que, dificilmente, existirá engano quanto à origem do produto (ou serviço) marcado – é provável que o público consumidor adquira os produtos ou serviços licenciados com base nas expectativas que tem em relação ao prestígio daquela marca…”

6. A responsabilidade civil do produtor no âmbito de um contrato de merchandising