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A marca de alto renome não foi definida no art.125 da Lei n°9.279/96, limitando-se tal dispositivo legal a assegurar a proteção especial deste tipo marcário em todos os ramos de atividade. Ademais, a Lei atual não determinou expressamente os critérios para se definir notoriedade com vistas a reconhecer uma marca de alto renome ou notoriamente conhecida.

Com vistas a preencher esta lacuna legal, cujo objetivo seria normalizar os procedimentos para a aplicação do art.125 da Lei nº9.279/96, e como elemento para formar a convicção de seus examinadores, o INPI publicou, inicialmente, a Resolução n°110/2004, de 27 de janeiro de 2004. Posteriormente, esta Resolução foi revogada pelas Resoluções n°121/2005, de 06 de setembro de 2005, e atualmente pela nova Resolução n°107/13.

A primeira Resolução n°110/2004 não estabeleceu o conceito legal da marca de alto renome, somente os requisitos para sua aferição, que ocorreria como matéria de defesa, pela via incidental. Este conceito legal foi inicialmente disposto no 266 _{MORO, Maitê Cecília Fabbri. A questão da regulamentação das marcas de alto renome. In: (Coords.) SANTOS,} Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007.

art.2º da revogada Resolução n°121/2005, e tratava-se de uma ampla definição legal do sinal distintivo, principalmente, pelos valores presentes como tradição, qualificação e confiança adquiridas no mercado, e extraordinária força atrativa sobre o público em geral.

art.2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença.

As Resoluções n°110/2004 e n°121/2005 tiveram objetivos idênticos para o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental administrativa no INPI, como matéria de defesa, isto é, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome, no INPI. (art.1º da Resolução n°110/2004 e o art.3° da Resolução n°121/2005).

Ocorrendo esta situação, e ingressando o titular da marca afamada pela via administrativa incidental, as Resoluções dispunham que o INPI, previamente ao exame de oposição, ou do processo administrativo de nulidade de marca impetrado pelo titular da marca afamada, apreciaria e decidiria quanto à condição de alto renome da marca. (art.2º da Resolução n°110/2004, e §1º, do art.3° da Resolução n°121/2005). Para comprovar o alto renome da marca no Brasil quando da apresentação de oposição ou processo administrativo de nulidade, o INPI sugeria a apresentação de 13 elementos informativos, estabelecidos no art.5º da Resolução n°110/2004e no art.4º da Resolução n°121/2005267.

267 _{Provas a serem apresentadas para comprovação de alto renome, conforme Art.5º da Resolução n°110/2004, e} art.4º da Resolução n°121/2005: Data do início do uso da marca no Brasil; Público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica; Fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; Fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; Fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; Meios de comercialização da marca no Brasil; Amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; Extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional; Meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; Extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; Valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos; Volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos; Valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.

Para comprovação de notoriedade merece destaque, principalmente, aqueles elementos informativos relativos: (I) data de início do uso da marca no Brasil; (II) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; (III) reconhecimento dos valores da marca, como, tradição e qualificação no mercado pelos públicos consumidores e não consumidores através de pesquisas de opinião; (IV) ao valor dos gastos em propaganda diretamente relacionados com a marca, e seus meios de divulgação, no Brasil e no exterior; e (V) Valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa e volume de vendas dos produtos ou serviços prestados assinalados pela marca afamada.

Estando presentes os requisitos elencados acima, uma Comissão Especial da Diretoria de Marcas do INPI apreciava e decidia sobre a matéria, e o INPI promovia a anotação do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que era mantida somente por 5 anos (art.14 da Resolução n°110/2004, e art.10 da Resolução n°121/2005). Após este prazo, deveriam ser apresentadas novas provas da condição do alto renome da marca nas eventuais demandas futuras.

Durante a vigência das Resoluções n°110/2004, e n°121/2005, de acordo com lista disponível no site do INPI268, as marcas que tiveram status de alto renome reconhecido incidentalmente pelo INPI foram: PIRELLI269, HOLLYWOOD270, 3M271, KIBON272, NATURA273, MOÇA274, BOMBRIL275, LAND ROVER276, O BOTICÁRIO277, CHANEL278, SADIA279, MC DONALD’S280_.

268 _{Lista. Disponível em: www.inpi.gov.br. Atualizada em: 23 dez.2013. Acesso em: 20 out. 2014.}

269 _{Marca Mista PIRELLI. Processo administrativo n°900.775.114, de titularidade de Pirelli & C. Societá, alto} renome publicado na RPI n°2081, na data de 23-11-2010.

270 _{Marca Nominativa HOLLYWOOD, processo administrativo n°823.614.840, de titularidade de Souza Cruz S/A,} alto renome publicado na RPI n°2058, na data de 15-06-2010.

271 _{Marca Nominativa 3M, processo administrativo n°828.505.292, de titularidade de 3M Company, alto renome} publicado na RPI n°2085, na data de 21-12-2010.

272 _{Marca Nominativa KIBON, processo administrativo n°900.101.610, de titularidade de Unilever N.V., alto} renome publicado na RPI n°2111, na data de 21-06-2011.

273 _{Marca Nominativa NATURA, processo administrativo n°825.401.011, de titularidade de Natura Cosméticos,} alto renome publicado na RPI n°2062, na data de 13-07-2010.

274 _{Marca Nominativa MOÇA, processo administrativo n°828.233.900, de titularidade de Nestlé, alto renome} publicado na RPI n°2111, na data de 21-06-2011.

275 _{A marca BOMBRIL, Processo Administrativo n°825.172.519, de titularidade de Bombril Mercosul manteve seu} alto renome em 23/09/2008 com base em decisão judicial que concedeu antecipação de tutela na ação ordinária n°013349-31-2013.4.02.5101, em trâmite na 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, publicada na RPI n°1968.

276 _{Marca Nominativa LAND ROVER, processo administrativo n°815.617.844, de titularidade de Land Rover, alto} renome publicado na RPI n°2018, na data de 08-09-2009.

277 _{Marca Nominativa O BOTICÁRIO, processo administrativo n°826.039.200, de titularidade de Botica Comercial,} alto renome publicado na RPI n°2039, na data de 02-02-2010.

278 _{Marca Nominativa CHANEL, processo administrativo n°822.500.337, de titularidade de Chanel SARL, alto} renome publicado na RPI n°2105, na data de 10-05-2011.

279 _{Marca Nominativa SADIA, processo administrativo n°826.915.426, de titularidade de Sadia S/A, alto renome} publicado na RPI n°2111, na data de 21-06-2011.

280 _{Marca Mista Mc DONALDS’s, processo administrativo n°821.410.512, de titularidade de McDonald’s Int., alto} renome publicado na RPI n°2174, na data de 04-09-2012.

Durante este período, duas marcas foram declaradas de alto renome por ações judiciais e anotadas pelo INPI: GOODYEAR281 e DAKOTA282.

2.2.2 Impossibilidade de reconhecimento pelo Poder Judiciário do alto renome de