4 Resultat
4.3 Behovskartleggingen
4.3.1 Barrierer for deltakelse
O Título II tratará do fenômeno fático da notoriedade do sinal marcário, cujo poder de atratividade gera um campo de atração econômica dentro do espaço da concorrência implicando em efeitos jurídicos relevantes, os quais representam exceções à proteção marcária face aos princípios da territorialidade e da especialidade.
O Capítulo I do Título II abordará o conceito jurídico de notoriedade e os efeitos gerados por este fenômeno. Em seguida, no Capítulo II, do Título II, serão apreciados, separadamente, os tipos de marcas notórias presentes no Direito Brasileiro: marca de alto renome e marca notoriamente conhecida.
217 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 929.604/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em: 02-03-2011, DJe 06-05-2011. Ementa: DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA COM ELEMENTOS SEMELHANTES. NOMES QUE, EMBORA COMUNS, DISTINGUEM MARCA DE PRODUTO ESPECÍFICO CONSAGRADO NO MERCADO. EXCLUSIVIDADE DE USO. PROVIMENTO. I – A exclusividade da marca "Leite de Rosas" é violada pelo uso da expressão "Desodorante Creme de Rosas", mormente em embalagem semelhante. II – Embora composta por palavras comuns, a marca deve ter distinção suficiente no mercado de modo a nomear um produto específico. Marcas semelhantes em produtos da mesma classe induzem o consumidor a erro e violam direito do titular da marca original. III – Recurso Especial provido.
CAPÍTULO I – NOTORIEDADE
O fenômeno da notoriedade será estudado neste Capítulo I, do Título II, analisando-se, inicialmente, na Seção I, o seu conceito jurídico. Em seguida, serão abordados na Seção II, as consequências jurídicas e os efeitos gerados pela notoriedade sobre a distintividade marcária, assim como a classificação marcária baseada neste fenômeno.
Seção I – Conceito jurídico
Segundo o Dicionário Eletrônico Michaelis218, a palavra notoriedade é o estado ou qualidade de notório, que provém do termo latim notorius, de nascere, que significa conhecer. Notoriedade é, portanto, a qualidade daquilo que é sabido, conhecido do público.
Conforme Maitê Moro219, “marcas notórias são, como o próprio nome induz, marcas que têm notoriedade”. Sobre o tema, Denis Borges Barbosa220 define que,
“quando em virtude de seu prestígio, a marca tem poder evocativo que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geográfico, tem-se a marca notória”.
A notoriedade da marca representa, portanto, uma circunstância de fato, que faz com que a marca, ao adquirir distintividade elevada, e tornar-se extremamente conhecida por grande parte do público, aumente seu poder de identificação com o produto ou serviço assinalado.
Este é o pensamento de José Roberto d´Affonseca Gusmão221, ao citar MM. Chavanne et Burst222, na qual descreve de que “a noção de notoriedade é uma questão de fato, sendo devidamente possível fixar um número de consumidores, e um número de produtos a partir do qual se possa afirmar que a marca é notória e bem conhecida”.
218Dicionário Eletrônico Michaelis. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=notoriedade. Acesso em: 20 mar. 2015.
219 MORO, Maitê Cecília Fabbri. A questão da regulamentação das marcas de alto renome. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007, p.101.
220 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p.872.
221 GUSMÃO, Jose Roberto d´Affonseca. Protection de la marque notoire au Brésil, la application du dispositif conventionnel (art. 6 BIS) et de la loi interne. Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, Paris, nº152, p.64-74, jun.1988, p.65.
222 CHAVANNE, Albert; BURST, Jean Jacques. Droit de la proprietè industrielle. 2.ed. Paris: Précis Dalloz, 1980, p.409. Tradução livre: “La notion de notoriété est une question de fait. Il est bien évident qu´ilo n´est possible de fixer un nombre de consommateurs, um nombre de produits à partir duquel on pourra affirmer qu´une marque est notoire”.
José Antônio Faria Correa223apresenta uma interessante definição sobre notoriedade, a qual a considera como a capacidade de identificar algo em qualquer campo lógico sensorial primitivo, traçando um paralelo com o fenômeno diametralmente oposto, conhecido por genericismo:
Dentre os aspectos delineados acima, a serem levados em conta como parâmetros de avaliação de conflito, instaurado no âmbito da Administração Pública ou do Judiciário, merece exame específico aquele objeto do item “f”, ou seja, a notoriedade conquistada pelo sinal. A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo. A notoriedade é correlata à genericidade. A genericidade é o negativo (= imprestabilidade universal para servir como elemento de identificação de um produto ou serviço, por refletir, no plano lógico sensorial, o próprio produto ou serviço). A notoriedade é o positivo (= idoneidade universal, absoluta para servir de elemento de identificação de um produto ou serviço). Notoriedade é a magia, e magia é a capacidade de se criar o efeito sem a causa, produzindo do nada. Notória a marca, e sua utilização impregna de magia qualquer produto, tornando-o vendável. A vendabilidade do produto emerge do poder de distinguir, do poder de atrair o público.
Apesar da notoriedade ser um fenômeno fático, Amanda de Siervi224 relata que ela não se enquadra no conceito legal de fato notório previsto no art.334, I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que não dependem de prova os fatos notórios.
Conforme Cassio Scarpinella Bueno225, “fato notório é aquele que, por sua própria natureza, é de conhecimento geral. Também não depende de prova, os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária”.
Conforme este conceito jurídico, a notoriedade não seria um fato notório, mas um fenômeno fático que deve ser comprovado, em instância judicial ou administrativa, cujos critérios para se aferir a notoriedade de uma marca de alto renome foram estipulados, ainda na vigência da Lei anterior (Lei n°5.772/1971), através da Portaria nº008, de 10 de janeiro de 1974, publicado na RPI 29.01.1974; e atualmente, na Lei de Propriedade Industrial (Lei n°9.279/96), através das revogadas Resoluções n°110/2004 e n°121/2005 e a Resolução n°107/2013, que atualmente está em vigência do INPI e que estabelece os critérios atuais para a aferição deste fenômeno.
223 CORREIA, José Antônio B.L. Faria. O fenômeno da diluição e o conflito de marcas. São Paulo: Revista da
ABPI n°37, p.09-12, nov-dez. 1998. Disponível em: http://www.dannemann.com.br. Acesso em: 22 mar.2015.
224 SIERVI, Amanda Fonseca de. Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary
meaning e degeneração. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, São Paulo, 2005, p.84.
225 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. v.2: procedimento comum: ordinário e sumário. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.249.
A jurisprudência, todavia, diverge deste conceito de notoriedade. Existem julgados nos dois sentidos, tanto para aferir que a marca notória não depende de comprovação material, como no sentido inverso, ou seja, a notoriedade não é fato notório, como expresso no art.334, I, CPC, e que, portanto, depende de instrução probatória.
Conforme entendimento do desembargador André Fontes, no julgamento da Apelação Cível nº99.02.00658-2226, julgada pelo TRF da 2ª Região, em 22 de agosto de 2005, “a marca notória prescinde de comprovação material, caso o consumidor identifique de imediato, o produto ou o serviço por ela identificado”.
O desembargador ainda define a marca notória como aquela conhecida em todas as regiões do país sem distinção de nível socioeconômico entre os seus habitantes, e que atingiu um alto conceito no mercado devido à excepcional qualidade dos produtos ou serviços que tal marca assinala.
Sobre a necessidade de instrução probatória para comprovar a notoriedade, Amanda de Siervi227 cita o trecho de uma sentença referente aos autos de n°5.709-RJ, proferida em 26.07.1979 pelo juiz federal Carlos Augusto Thibau, da 6ª Vara Cível da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Nela, o magistrado considera que o conceito de notoriedade de marca é diferente do previsto no art.334, I, do Código de Processo Civil, conforme destacado abaixo:
E o conceito de notoriedade para esse fim não é o mesmo que lhe empresta, por exemplo, o art.334, I, do Código de Processo Civil. O conceito de notoriedade para efeito do artigo 6º BIS da Convenção de Paris tem um conteúdo econômico grande e um tanto diferente do conceito puramente jurídico processual do termo.
De qualquer maneira, a notoriedade é um fenômeno fático construído com o decorrer do tempo, cujo poder de atratividade comercial considerado pelo alto reconhecimento mercadológico da marca é adicional à função distintiva da marca.
226 Apelação Cível nº 99.02.00658-2, julgada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 22 ago.2005. Turma julgadora: Rel. Des. André Fontes, Des. Messod Azulay Neto e o juiz convocado Alexandre Libonati de Abreu. Ementa: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTÓRIA (art.67 da Lei nº5.772-71). I – A marca notória prescinde de comprovação material e deve assim ser considerada se permite ao consumidor distinguir, de imediato, o produto ou o serviço por ela identificado; é conhecida em todas as regiões do país sem distinção de nível sócio-econômico dos seus habitantes; e atingiu alto conceito no mercado devido à excepcional qualidade dos produtos ou serviços que assinala. II – A ausência das qualidades supracitadas na marca MIGROS não exclui a proteção marcária em seu segmento, se comprovadamente o seu registro é anterior. III – Recurso desprovido. (nossos grifos).
227 SIERVI, Amanda Fonseca de. Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary
meaning e degeneração. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São
Ou seja, a marca, ao adquirir uma elevada capacidade distintiva pelo uso comercial e prolongado no mercado, atrai a preferência do consumidor, que deseja adquirir um produto ou serviço de notório reconhecimento mercadológico, seja porque tal marca afamada possui os atributos de boa qualidade, alta tecnologia, status e prestígio, ou simplesmente pela relação custo/benefício ao consumidor, como, por exemplo, marcas de renome apostas em produtos ou serviços populares.