O Capítulo II do Título II da Parte I tem por objeto de estudo a análise dos conceitos doutrinários do instituto do significado secundário – secondary meaning. Inicialmente, para melhor compreensão deste instituto legal, será examinado na Seção I, o requisito de “uso no comércio” do signo, para a aquisição de direitos marcários; em seguida, na Seção II, serão verificados seu conceito jurídico e fundamentação legal.
Seção I – Requisito de "uso no comércio" do sinal para aquisição de direitos marcários
A teoria do secondary meaning surgiu primeiramente nos países do
Common Law. Conforme Maria Helena Diniz99, é o direito que se desenvolveu baseado
em precedentes judiciários (decisões judiciais), predominante nos países colonizados pela Inglaterra.
José Carlos Tinoco Soares100 descreve que uma das primeiras decisões judiciais sobre secondary meaning ocorreu no Reino Unido em 1872101.
Entretanto, esta doutrina teve grande desenvolvimento nos EUA, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, momento no qual a economia estadunidense prosperou. Nesta época, em 1946, foi promulgada a Lei Federal
deve anotar no registro 818.842.628 de titularidade da ré e nos demais pedidos de registro que porventura venham a ser deferidos, a restrição quanto à exclusividade de uso dos referidos termos”. (nossos grifos).
99 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. v.2. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.836. Common law: É conjunto de normas consuetudinárias, e direito que se desenvolveu baseado em precedentes judiciários (decisões judiciais), e não mediante atos legislativos ou executivos. Impera nos países colonizados pela Inglaterra, e também é conhecido como "judge-made law".
100 SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da propriedade industrial: marcas e congêneres. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003, p.879-880; NIES, Helen W., Secondary meaning: an historical note. In: The trademark reporter, v.64, nº4, 1974, p.247-251. A ação fora proposta por William Wotherspoon em face de John Currie por uso indevido de marca e concorrência desleal. A decisão de 1ª instância foi confirmada em 2ª instância pela Corte Superior (House of Lords), conforme transcreve-se a seguir100: "A Corte decidiu que, embora o nome GLENFIELD tinha um significado geográfico primário, esta expressão tinha adquirido através do uso (comercial), um significado secundário para os compradores de amido na Inglaterra. Tornou-se a denominação comercial para os produtos de um determinado fabricante J. & W. Wotherspoon."
101 SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da propriedade industrial: marcas e congêneres. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003, p.879-880, conforme LR 5 HL (Engl) 508 [1.872].
Estadunidense de Marcas, The US. Federal Trademark Act – the Lanham Act102, que de acordo com J. Thomas MCCarthy, Roger E. Schechter e David J Franklyn103, teve a função de regular as normas de registro e de proteção de sinais distintivos em geral (nome empresarial, trade dress, marcas de produto, serviço, certificação e coletivas).
Os países do Common Law, em especial os EUA, conforme explicam Lynn S. Fruchter, Anne Hiaring e Jonathan S. Jennings,104 adotam o sistema declarativo de direitos, pelo qual o direito a uma marca é adquirido localmente pelo uso comercial e mercadológico do sinal (use in commerce). É distinto do Brasil, que adota legalmente o sistema atributivo, pelo qual o direito marcário é adquirido por meio de registro (salvo a exceção referente ao direito de precedência, previsto no art.129, §1º, da LPI, em situações especiais).
Apesar dos EUA adotarem o sistema declarativo, de acordo com Lynn S. Fruchter, Anne Hiaring e Jonathan S. Jennings105, conforme o leading case Thrifty Rent-
A-Car System v. Thrifty Cars, Inc., as marcas não registradas são protegidas legalmente
apenas na zona geográfica na qual o uso comercial foi significativo suficiente para criar direitos jurisprudenciais locais (Common Law rights) em conformidade às leis daquele estado norte-americano.
Contrariamente, o registro de uma marca no USPTO (órgão registral estadunidense para marcas e patentes) protege esta marca em todo o território estadunidense contra usos subsequentes de marcas semelhantes ou idênticas. Por esta razão, caso alguém deposite no USPTO uma marca semelhante ou idêntica a outra marca não registrada, este sinal não registrado terá proteção marcária apenas na zona geográfica de seu uso comercial na qual foram estabelecidos direitos marcários locais (Common Law rights) – Lanham Act §15, 15 U.S.C. §1065.
102 MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. McCarthy´s desk encyclopedia of
intellectual property. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.337. A Lei Federal norte-americana de Marcas foi nomeada pelo deputado representante do Texas na Câmara de Deputados, Fritz G. Lanham, tendo sido promulgada na data de 5 de julho de 1946, e assinada pelo então Presidente Harry Truman, tendo entrado em vigor um ano após sua promulgação, na data de 06 de julho de 1947.
103 MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. McCarthy´s desk encyclopedia of
intellectual property. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.337.p. 337.
104 FRUCHTER, Lynn S., Anne Hiaring; JENNINGS, Jonathan S. Understanding basic trademark law 2001. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001, p.169.
105 FRUCHTER, Lynn S., Anne Hiaring; JENNINGS, Jonathan S. Understanding basic trademark law 2001. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001, p.169. Leading case Thrifty Rent-A-Car System v. Thrifty Cars, Inc., 831 F. 2d 1177 (1st Cir. 1987).
A Lei Federal Estadounidense de Marcas – The Lanham Act – Federal
Trademark Act– define na Seção 45106 use in commerce como “o uso de boa-fé de uma
marca no decurso de operações comerciais, e não feito apenas para reservar o direito de uma marca”.
A Seção 45 da Lei Federal define que uma marca é considerada “utilizada no comércio” para validade de um registro marcário quando inserida em produtos ou embalagens, os quais serão vendidos ou transportados para venda.
Para ocorrer ‘uso no comércio’ nos EUA, a venda inicial do bem que contém a marca de produto deve ser comprovada através de uma transação comercial de boa-fé, devendo, obrigatoriamente, ser comprovada por notas fiscais quitadas ou registro de envio das mercadorias.
Conforme Lynn S. Fruchter, Anne Hiaring e Jonathan S. Jennings107, uma marca de serviço é considerada ‘utilizada no comércio’ quando aparece em propagandas ou materiais publicitários que demonstram o serviço já sendo prestado pelo titular.
A importância de se mencionar o conceito de ‘uso no comércio’ nos EUA para proteção e aquisição de direitos marcários resulta no próprio conceito de
secondary meaning na qual, um sinal descritivo, e que tenha relação com o produto ou
serviço assinalado, somente receberá proteção legal face ao seu uso prolongado no comércio e respectivo reconhecimento pelo público face à publicidade atrelada a sua promoção.
Assim, se o sinal aposto a um produto ou a um serviço não for utilizado no comércio para consumo, o público em geral não o identificará como individualizador de determinado produto ou serviço, ou seja, o sinal não distinguirá determinado produto ou serviço de seus congêneres.
106 Section 45 of the Lanham Act of 1946 –Title 15 of the U.S. Code and the Federal Trademark Act: The term "use in commerce" means "the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark".
107 FRUCHTER, Lynn S., Anne Hiaring; JENNINGS, Jonathan S. Understanding basic trademark law 2001. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001, p.12. Tradução livre: “A trademark is considered “used” for trademark registration purposes when it is placed on the goods or their containers, and the goods are sold or transported for sale. The initial sale must be bona fide commercial transaction and should be evidenced by paid invoices and shipping records (although these or similar evidence need not be submitted to the Trademark Office). A service mark is considered “used” when it appears in advertising or other promotional material and the service is actually being provided”.