1971 1972 Jern og stål, ukgert

A propriedade industrial é mais um campo fértil para aplicação da tutela inibitória. Segundo a norma, é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, ou seja, quando não compreendidos no estado da técnica, a atividade inventiva (hipótese que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica), e finalmente a aplicação industrial (aquilo que possa ser utilizado ou produzido em qualquer tipo de indústria). 281

Não se consideram invenção nem modelo de utilidade, as descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; as concepções puramente abstratas; os esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética (reguladas pela Lei 9.610/1998); os programas de computador em si (regulado pela Lei 9.609/1998); a apresentação de informações; as regras de jogos; as técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. 282

Uma vez deferida a patente, ao titular é conferido o direito de impedir que terceiro e aquele que contribuir para produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar, sem o seu consentimento, o produto objeto de patente ou o processo obtido por processo patenteado.283

Trata-se de claro exemplo de tutela preventiva, e, portanto, inibitória típica.

281 _{Ver art. 8º da Lei 9.279/1996.} 282 _{Ver art. 10 da Lei 9.279/1996.}

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No caso da marca, ao titular ou mesmo o depositante é assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação, o que naturalmente inclui a fase preventiva do ilícito.

O titular, por exemplo, pode impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que evidenciada a prática desleal de concorrência. Esse o efeito inibitório reverso da regra do inciso II do art. 132 da Lei 9279/1996.

Pode, ainda, impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, quando evidenciada a conotação comercial da prática. Esse o efeito inibitório reverso da regra do inciso III do art. 132 da Lei 9279/1996.

Marco Saverio Spolidoro, outro autor italiano que se dedicou ao estudo das tutelas inibitórias, discorreu acerca da sua aplicabilidade tanto nos direitos de propriedade intelectual (direito de autor e propriedade industrial):

D‘altra parte, l‘inibitoria può senz‘altro riguardare l‘importazione nello Stato delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale, anche se i redattori del codice hanno dimenticato di specificarlo. Dunque l‘inibitoria va intesa, oggi come ieri, in generale come ordine di non iniziare, di cessare, o di non riprendere la violazione di un determinato diritto di proprietà industriale.

Para o autor, as medidas de urgência inibitórias devem ser aplicadas de forma irrestrita, em que pese a falta de clareza da norma, ou seja, para inibir,

remover ou mesmo não repetir a violação de um direito de propriedade industrial:

―[...] non iniziare, di cessare, o di non riprendere la violazione di un determinato diritto

di proprietà industriale”. (g.n)

Quanto ao requisito de cabimento, defende o autor a possibilidade da concessão da medida liminar independentemente da prova da existência do perigo na demora:

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A mio avviso, tuttavia, è probabilmente preferibile la tesi secondo cui non è necessario dimostrare l‘esistenza del periculum in mora: il che, in definitiva, è quel che sostiene (con altre parole) la parte della giurisprudenza che afferma che il requisito è in re ipsa allorché si discute della violazione della proprietà industriale ed intellettuale, quanto meno quando l‘illecito è ancora in atto. 284

A questão da dificuldade da produção da prova nas tutelas inibitórios revelou-se numa disputa judicial sobre a utilização de solados (inibição de alegada prática de ilícitos relacionados a desenhos industriais) entre em duas empresas do ramo de calçados. Na época, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu não ter sido produzido prova suficiente de um ato ilícito concreto para cessar ou evitar, capaz de sustentar o pedido inibitório. 285

A empresa autora buscava a tutela inibitória sem reclamar indenização por danos, com fundamento no art. 461 do CPC/73 e art. 5º, XXXV da CF, objetivando a cessação da concorrência desleal alegadamente praticada pela ré.

Tratava-se o caso, portanto, de tutela inibitória para obrigar a ré a não mais praticar crime de concorrência desleal (tutela de repetição), impedindo-a de veicular informações sobre a autora que pudessem macular sua honra objetiva, cumulada com pedido inibitório de continuação para que a ré não mais cometesse o ato ilícito de exceder os limites do direito que lhe foi concedido com o registro dos desenhos industriais, impedindo-a de monopolizar o mercado e violar o direito à livre iniciativa e livre concorrência.

284 _{Para Spolidoro a inibitória deve sempre ser direcionada ao ilícito ―L‘inibitoria definitiva ha (o} dovrebbe avere) un effetto di accertamento: in altre parole, ciò che costituisce oggetto d‘inibitoria è, per definizione, un illeci-to. Infatti non si può vietare ciò che è lecito, almeno in uno Stato di diritto. Questo principio è stato enucleato dalla dottrina (cioè da me stesso) venticinque anni fa‖, o que a priori afastaria o entendimento deste trabalho da aplicabilidade da medida no abuso de direito, o que, data vênia, discordamos. SPOLIDORO, Marco Savério. Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‘autore. Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”. Milano, 12 e 13 febbraio 2007, p.8. Disponivel em: <http://www.

ordineavvocatimilano.it/upload>. Acesso em: 26/10/2015. 285

―Concorrência desleal - Tutela inibitória - Art. 461 do CPC - Pedido de abstenção da prática de atos de concorrência desleal que não foram comprovados - Impossibilidade de concessão de obrigação de não fazer consistente em obrigação de não violar a lei e de não exceder os limites de seus direitos - Pedido genérico e abstrato - Não provimento.‖ SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso de Apelação n° 560.441.4/1-00. Relator Des. Ênio Santarelli Zuliani, julgado em 06/03/2009.

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Esse julgamento cai a fiveleta no tema proposta neste trabalho. Ao mesmo tempo, envolve pedido inibitório de repetição e continuação, fundamentado no abuso de direito.

Na 1ª Instância a ação foi julgada parcialmente procedente fundamentalmente por conta da insuficiência das provas produzidas:

Se, por um lado, quem propõe a ação tem o ônus de asseverar fatos autorizadores do pedido e, por consequência, tem o ônus de provar os fatos afirmados --- o ônus da ação --- , por outro lado, quem contesta --- o réu ---, se não se limita a negar a existência dos fatos deduzidos como supedâneo da ação, arca com o ônus de afirmar fatos outros que, sem excluir a existência daqueles, elidam sua eficácia jurídica, e, consequentemente, responsabiliza-se pelos ônus da respectiva prova, o ônus da exceção --- entendida esta em seu sentido lato. Ante todo esse quadro, é de se asseverar --- agora já raciocinando em termos de direito posto ---, na conformidade com o art. 333, II, do Código de Processo Civil, que incumbia à parte contestante a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de quem ajuizou a demanda, princípio esse que configura sedimentação do vestuto brocardo adveniente do direito romano, segundo o qual "probatio incumbit asserenti", não se podendo esquecer, ademais, que, no que concerne ao réu, "probationes quaedam a reo exiguntur". 286

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o caso não teria evidenciado um ato ilícito concreto para cessar ou evitar, dificuldade comum nas ações inibitórias de um modo em geral. Interessante e merecedor de destaque trecho do julgamento onde o Tribunal reforça o caráter inibitório inerente que toda norma carrega consigo:

Na verdade, o que a autora busca é uma decisão que a resguarde de que a ré cumpra à lei de forma abstrata e genérica, sem violar ou abusar direitos, o que já é esperado por todos e não é possível por essa medida garantir. O que se

286 _{SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Processo nº 0006097-} 74.2004.8.26.0196 (196.01.2004.006097), 3ª Vara Cível da Comarca de Franca/SP.

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postula já é uma obrigação a todos imposta sem que seja necessária qualquer medida judicial. 287

Distorcendo, data máxima vênia a nosso ver, o próprio fundamento da tutela inibitória preventiva pura, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu:

A tutela inibitória se dá para garantir a obrigação de não fazer em situações concretas. Não há falar-se em limitar os direitos de uso dos desenhos industriais da ré, uma vez que os seus limites já estão definidos pela própria lei. O abuso no seu exercício só poderá ser verificado no caso concreto. Observa- se que todas as medidas restritivas realizadas pela ré em face do patrimônio da autora se deram através de decisões judiciais. Ainda que se comprove que a ré agiu com abuso de direito ao ajuizar as demandas e apreender calçados da autora, não há como impedi-la de ajuizar ações futuras, sem antes verificar qual o objeto da demanda e calçados em discussão. 288

É da própria essência da tutela inibitória preventiva garantir que a parte não viole ou ameace violar o direito da outra, e não propriamente dito impedir o acesso ao Poder Judiciário como restou decidido no julgamento ora comentado.289

Numa disputava de titularidade dos direitos de marca e comercialização de alvejantes ‗VANISH‘ em face produto similar com o nome ‗VANTAGE‘, encontramos um debate aprofundado não apenas quanto ao pano de fundo marcário da

287 _{SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso de Apelação n° 560.441.4/1-00.} Relator Des. Ênio Santarelli Zuliani, julgado em 06/03/2009.

288 _{SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso de Apelação n° 560.441.4/1-00.} Voto do Relator Des. Ênio Santarelli Zuliani, proferido em 06/03/2009.

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Para os Desembargadores ―Não houve, até o momento, comprovação de fraude por parte da ré. Os desenhos industriais da autora foram registrados e suas vigências mantidas pelo INPI e pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Em alguns casos houve, ainda, exame de mérito pelo INPI que concluiu pela existência de novidade nestes. Não há qualquer prova também de que a ré tenha praticado ilícitos tipificados no art. 195, I, II e III, da Lei 9279/96. A reconvenção ajuizada na ação judicial nº 6097/2004, cujo pedido era por indenização por atos ilícitos de concorrência desleal praticados pela ré em face da autora, foi julgada improcedente e a apelação interposta teve seu provimento negado.‖ SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso de Apelação n° 560.441.4/1-00. Voto do Relator Des. Ênio Santarelli Zuliani, proferido em 06/03/2009.

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discussão, como também relevantes aspectos envolvendo a apreciação das provas produzidas nos autos. 290

Ao proferir seu voto (ainda que vencido ao final), a Ministra Nancy Andrigui nos brindou com importantes ensinamentos relacionados a possibilidade do julgador poderá fazer uso das chamadas máximas de experiência, inclusive sem ferir o óbice da súmula 7:

Entretanto, não se pode ignorar que na análise da matéria de fato, além de todo acervo de provas, o julgador poderá fazer uso das chamadas máximas de experiência, ou seja, sua bagagem pessoal, sobretudo em relação a questões que trazem intrínsecos aspectos que guardam relação direta com o subjetivismo de cada julgador. Em outras palavras, diversas das premissas adotadas pelo 1º e 2º grau de jurisdição podem não advir das provas dos autos, mas da valoração jurídica conferida pelo julgador àquilo que sabe sobre o tema, a partir da sua própria experiência de vida, criação, cultura e visão do mundo. Nesse aspecto, esta Corte já teve a oportunidade de decidir que não é nula a decisão se o Juiz, "fazendo alusão a fatos de seu conhecimento pessoal, advindos de sua experiência de vida, os sopesa com aqueles extraídos dos autos, formando, assim, a sua livre convicção" (RHC 6.190/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Anselmo Santiago, DJ de 19.12.1997). Assim, aos fatos especificamente relacionados à ação (como, no caso, a semelhança entre as embalagens) - estes sim alcançados pelo óbice do enunciado nº 07 da Súmula/STJ - agregaram-se outros, intrínsecos a cada julgador e retirados da sua própria vivência, resultando na tipificação dos atos praticados pelas partes.

Apoiando-se em doutrina estrangeira e nacional, completou a Ministra Andrighi:

Conforme lição de Benjamin Nathan Cardozo, renomado membro da Suprema Corte norte-americana, parte do processo decisório empreendido pelo Juiz envolve a interpretação da consciência social, dando-lhe efeito jurídico (A natureza do processo judicial e a evolução do direito. Trad. Leda Boechat. Porto Alegre: AJURIS, 3ª ed., 1978). Esse processo exegético

290 _{BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ação inibitória proposta pela Reckitt Benckiser contra a} Bombril. REsp 1.284.971. Relator Ministro Massami Uyeda, julgado em 20/11/2012, DJe 04/02/2013.

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não deriva da apreciação das provas carreadas aos autos, mas da experiência de vida cumulada pelo julgador, não jungida aos limites impostos pelo referido enunciado sumular. Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona que "o conceito de reexame de prova deve ser atrelado ao de convicção, pois o que não se deseja permitir, quando se fala em impossibilidade de reexame de prova, é a formação de nova convicção sobre os fatos [...]. Acontece que esse juízo não se confunde com aquele que diz respeito à valoração dos critérios jurídicos respeitantes à utilização da prova e à formação da convicção. É preciso distinguir reexame de prova de aferição: [...] iv) do objeto da convicção; v) da convicção suficiente diante da lei processual e vi) do direito material; [...] viii) da idoneidade das regras de experiência e das presunções; ix) além de outras questões que antecedem a imediata relação entre o conjunto das provas e os fatos, por dizerem respeito ao valor abstrato de cada uma das provas e dos critérios que guiaram os raciocínios presuntivo, probatório e decisório" (in "Reexame de prova diante dos recursos especial e extraordinário". Revista Genesis de Direito Processual Civil, Curitiba, número 35, pp. 128-145).

Entendeu a Ministra Andrighi que o julgamento na 2ª Instância, ao concluir pela ausência de violação dos direitos marcários, não se baseou exclusivamente nas provas carreadas aos autos e sim adicionalmente nas suas impressões pessoais, acumuladas ao longo da vida sobre aquilo que pode confundir o consumidor no seu processo decisório.

Sobre a causa de pedir propriamente dita, para concluir que a identidade dos produtos não foi acidental e sim proposital, a Ministra Andrighi baseou-se no conceito de trade dress da legislação norte-americana, destacando que os réus tomaram por base o produto das autoras nos seguintes aspectos: fonética, fonte e grafia do nome, cor forte e chamativa da embalagem e sua forma, qualificação do princípio ativo.

Ao final do debate o Recurso Especial 1.284.971, sob a relatoria do Ministro Massami Uyeda, não foi provido.

Note-se que a propriedade industrial também é fonte da tutela preventiva, tal qual acontece com os direitos autorais e conexos.

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4.6 A TUTELA INIBITÓRIA JUDICIAL PREVENTIVA E O ABUSO DA LIBERDADE