Entre 12 e 20 de Outubro de 2010, foi elaborado o segundo trabalho, tal como previsto no Plano de Estágio, cujo tema relaciona-se com a Protecção conferida por Modelos de Utilidade. Consistiu na análise de alguns países, nomeadamente, da Austrália, da Finlândia, da Alemanha, de Espanha, do Japão, da China, da Irlanda e de França, de acordo com os dados existentes no site da OMPI117 que refere a existência de MU naqueles. Assim, o trabalho foi
desenvolvido numa concepção semelhante ao realizado para PPP’s.
A pesquisa realizada baseou-se na informação disponível no site dos Institutos de cada país, pelo que apenas pretendo transmitir aquela que considero essencial para a compreensão desta temática.
O estudo inicia-se com a análise do nosso CPI quanto a esta matéria e, posteriormente, é feita uma abordagem sucinta de como as outras jurisdições prevêem a existência de MU.
O MU confere um tipo de protecção semelhante à conferida por uma patente, porém apresenta algumas especificidades, nomeadamente no que diz respeito aos requisitos necessários para a sua concessão, à sua tramitação e, até mesmo, no tipo de protecção.
A protecção de invenções por MU, está prevista nos artigos 117º e seguintes do CPI, porém aquelas não podem incidir sobre matéria biológica, ou sobre substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos (alíneas b) e c) do artigo 119º).
Para ser passível de protecção por MU, uma invenção tem que ser nova, tem que implicar actividade inventiva e, por último, tem que ser susceptível de aplicação industrial (artigo 120º).
Para um pedido de MU devem ser entregues o resumo, as reivindicações, a descrição e, se necessário, desenhos, para que um perito na especialidade o possa analisar - de acordo com o artigo 125º que faz uma remissão para o artigo 62º.
Após a apresentação do pedido é efectuado exame formal, no prazo de um mês, para se determinar se existe alguma irregularidade e, por outro lado, para verificar se o pedido incide, ou não, sobre matéria que não pode ser susceptível deste tipo de protecção (por exemplo, o disposto nos artigos 118º e 119º). Caso o requerente solicite, pode ser efectuado um “(…) relatório de pesquisa preliminar ao estado da técnica, sem carácter vinculativo”118, de acordo
com o artigo 127º-A.
116 O presente tema não foi objecto de uma explicação exaustiva pretendendo-se, apenas, dar uma visão
geral, pois o referido trabalho estará disponível, na íntegra, em Anexo ao presente Relatório de Estágio.
117 WIPO – Where can Utility Models be Acquired?. [em linha]. Genebra: WIPO, 2010. [consultado a 12
de Outubro de 2010]. Disponível em http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm
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Com a regularização do pedido, este é publicado no BPI até seis meses após a sua data de apresentação (nºs 1 e 2 do artigo 128º).
Após a concessão efectiva do MU tem este uma vigência de 6 anos, podendo o prazo ser prorrogável por dois períodos de dois anos, portanto pode ser protegido por um prazo máximo de 10 anos, a contar da data do pedido (artigo 142º). A concessão do MU confere ao titular o direito exclusivo de explorar a sua invenção, podendo opor-se contra outros que queiram, sem o seu consentimento, usá-la indevidamente, de acordo com o estabelecido no artigo 144º.
Pode ser vantajoso para um inventor a protecção por esta via, uma vez que apresenta um custo menor - relativamente à protecção por patente - e, por outro lado, a protecção da invenção pode ser obtida mais rapidamente pois, por exemplo, caso não seja requerido exame de fundo, nem haja oposição de terceiros, o MU pode ser concedido num prazo de oito meses (ainda que seja uma protecção provisória). Por outro lado, basta referir que a publicação do pedido de MU é efectuada seis meses após a apresentação do mesmo e, no pedido de patente, num prazo de 18 meses.
No entanto, podem ser indicadas algumas desvantagens, visto que a sua durabilidade é menor, em comparação com a patente de invenção e representa uma segurança mais fraca para o seu titular, pois tratando-se de uma protecção provisória, aquele não pode opor o seu direito a terceiros que estejam a utilizar indevidamente a sua invenção.
O MU não permite a protecção de matéria biológica e de substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos, de acordo com o artigo 119º, apenas abrangidos pela protecção por pedido de patente. Assim sendo, é de considerar que “[p]ara todos os outros domínios técnicos, é ao requerente que compete optar por solicitar a protecção da sua invenção através de uma patente de invenção ou de um modelo de utilidade.”119 Apesar de compreendermos a restrição
legal, algumas considerações podem ser feitas quanto a esta limitação.
De acordo com J.P. Remédio Marques120 para se poder compreender a proibição das alíneas b) e c) do artigo 119º, é necessário ter em atenção o que seja matéria biológica, cuja definição encontra-se no nº4 do artigo 54º e ao proibir a sua protecção o código é “(…) omisso no que toca às invenções de processos que permitem produzir matéria biológicas”.121 Assim,
matéria biológica é aquela que contém informações genéticas, que seja auto-replicável ou replicável num sistema biológico. Para o autor, um sistema biológico pode ser definido como
119 CAMPINOS, António; GONÇALVES, Luís Couto – Código da…, ob. cit. p. 317
120 MARQUES, J. P. Remédio – Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual. Coimbra: Almedina,
2007.Volume. I.
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“(…) um meio onde ocorrem tais reacções químicas, embora seja um médium constituído por todos os constituintes preexistentes na Natureza necessários ou convenientes à produção de tais reacções. Fora desse meio biológico, tais reacções não ocorrem de forma natural.”122 Deste
modo, tudo o que possa ser reproduzido, ou auto-reproduzido, desde que constituído por elementos ou substâncias que não ocorrem de forma natural, não é considerado sistema biológico. Se não há sistema biológico, a reprodução das matérias obtidas, também não são consideradas matérias biológicas, logo são susceptíveis de protecção por MU.123
Face ao exposto, somos da mesma opinião do citado autor, uma vez que mesmo que esta ideia de sistema não biológico com obtenção de matéria não biológica pareça ser de difícil concepção prática, a verdade é que uma interpretação literal da lei não impede que, caso isso suceda, haja protecção por via de MU. Assim, seria importante que a lei definisse o que entende por sistema biológico para evitar situações desconformes de interpretação.
4.1.2.1. OUTRAS JURISDIÇÕES
A Austrália não apresenta um MU propriamente dito, mas sim uma variante de protecção por patente que em tudo se assemelha àquele, são as designadas “innovation patents”. Têm uma vigência de 8 anos a contar da data de apresentação do pedido e podem estar sujeitas, ou não, a exame. O carácter inventivo da invenção, neste tipo de protecção, não é tão exigente como numa patente (ou “standard patent”).
A matéria patenteável por uma “innovation patent” integra:
- microrganismos, por exemplo, bactérias, fungos, vírus, já que estes não são considerados plantas, nem animais;
- processos em que são utilizadas plantas ou animais, mas cujo resultado final não é nenhuma planta ou animal;
- processos microbiológicos ou produtos de tais processos.124
Deste modo, não são susceptíveis de protecção as plantas, animais ou processos biológicos para a obtenção destes, tudo o resto é passível de protecção por “innovation patent”, o que difere do nosso sistema, uma vez que na Austrália é possível proteger matéria biológica.
Na Austrália é possível efectuar-se um pedido de “innovation patent”, tendo como base a prioridade de um pedido provisório.125126
122 MARQUES, J. P. Remédio – Biotecnologia(s). cit. p.1226. itálico no original. 123 MARQUES, J. P. Remédio – Biotecnologia(s). cit. pp.1226 e 1227
124 IP AUSTRALIA - Australian Patents for Biological Inventions. [em linha]. [S.l.]: IP Austrália, 2005.
[consultado a 7 de Outubro de 2010]. p.6. Disponível em,
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A Finlândia consagra MU na mesma concepção que o nosso Código, sendo que para se efectuar um pedido desta natureza é necessário que a invenção apresente uma solução técnica e que seja susceptível de aplicação industrial.127 Podem ser alvo de protecção por MU, compostos
químicos, alimentos, medicamentos e invenções microbiológicas, porém esta protecção não se estende a invenções que comportem processos. Tem uma vigência máxima de 10 anos a contar da data de apresentação do pedido.
O MU na Alemanha permite a protecção, a baixo custo e de forma mais célere, de substâncias químicas, de alimentos e de produtos farmacêuticos, não sendo possível proteger as invenções de processos. O Instituto Alemão128 apenas efectua um exame formal para determinar
se a invenção apresenta uma solução técnica e, desde que estejam respeitados os requisitos da novidade e da capacidade inventiva pode, eventualmente, ser concedida a protecção por MU, por um período máximo de 10 anos, a contar da data de apresentação do pedido.129
Existe a possibilidade de se reivindicar uma prioridade interna de um pedido anterior de MU130, ou seja, num prazo de 12 meses após a apresentação de um pedido de MU, o requerente
goza de um prazo de prioridade para um segundo pedido para a mesma invenção.131
Em Espanha não é possível proteger, por MU, as invenções de processos, nem de variedades vegetais e, por outro lado, é possível reivindicar uma prioridade de um pedido de MU anterior.132
125 IP AUSTRALIA - The Patents Guide, cit, p. 10
126 IP AUSTRALIA – Introduction of the Innovation Patent: Recommendation 10. [em linha]. [S.l.]; IP
Australia, 2010. [consultado a 14 de Outubro de 2010]. Disponível em
http://www.ipaustralia.gov.au/patents/what_innovation_review.shtml
127 NATIONAL BOARD OF PATENTS AND REGISTRATION OF FINLAND – How to apply for a
utility model in Finland: What kind of invention can be granted a utility model. [em linha]. [S.l.]: NBPRF, 15 de Maio de 2006. [consultado a 12 de Outubro de 2010]. Disponível em http://www.prh.fi/en/hyodyllisyysmallit/hakeminen/minkalaiseen.html
128 Com a designação de Deutsches Patent-und Markenamt
129 DEUTSCHES PATENT-UND MARKENAMT – Utility Models. [em linha]. [S.l.]: DPMA, 17 de
Novembro de 2009. [consultado a 12 de Outubro de 2010]. Disponível em
http://www.dpma.de/english/utility_models/index.html
130 DEUTSCHES PATENT-UND MARKENAMT – Information for Utility Model Applicants. [em
linha]. [S.l.]: DPMA, 2009. [consultado a 15 de Outubro de 2010]. p. 5. Disponível em http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/gebrauchsmuster_eng/g6181_1.pdf
131 DEUTSCHES PATENT-UND MARKENAMT – Information for Utility Model Applicants. cit. 132 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS – Manual Informativo para los solicitantes de
Modelos de utilidad. [em linha]. [S.l.]: OEPM, 2009. [consultado a 18 de Outubro de 2010]. p.2.
Disponível em http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=C ontent-Disposition&blobheadername2=MDT- Type&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DManual_Inform_Soli_Mod_Util.pdf&blobheadervalu e2=abinary%3B+charset%3DUTF- 8&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1150483830949&ssbinary=true
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No Japão, a única diferença a considerar é o facto de ser obrigatória a entrega de desenhos aquando do pedido de MU133. A China consagra os MU como uma variante de
patentes, sendo que aqui são susceptíveis de protecção as invenções de processo134. Por último,
a Irlanda não tem um MU propriamente dito, mas sim uma variante de protecção por patente, designado por “short-term patent”, válida por um período máximo de 10 anos135.
Por último, o “certificat d’utilité” francês segue exactamente os mesmos trâmites que um pedido de patente, divergindo apenas na duração - tem uma vigência máxima de 6 anos, contrastando com os 20 anos associados a uma patente - e no que diz respeito ao exame preliminar, ou seja, no “certificat d’utilité” não há lugar a qualquer relatório de pesquisa. Existe, ainda, a possibilidade de converter-se um pedido de patente em MU, mas a situação inversa já não136.
4.1.2.2. PEDIDO INTERNACIONAL
Cumpre analisar o pedido internacional de MU, cujo artigo 139º do CPI faz uma remissão para as disposições das patentes (artigos 90º a 96º), com as devidas adaptações, sendo que aqui também têm aplicabilidade as normas constantes do PCT.
Nem todos os países consagram a existência desta figura, pelo que o requerente apenas pode efectuar um pedido internacional de MU para aqueles que, efectivamente, a prevêem. Nos países que não contemplam o MU, o requerente pode sempre efectuar um pedido de patente para a mesma invenção, de modo a que esta esteja protegida por uma figura e por outra, consoante as jurisdições137. Para se determinar quais os países onde existe MU podemos
consultar o site da InnovAccess138 e, também, o site da OMPI139.
133 JAPAN PATENT OFFICE – Frequently Asked Questions (FAQs) – May I convert a patent
application into a utility model application?. [em linha]. [S.l.]: JPO, 30 de Setembro de 2010. [consultado a 15 de Outubro de 2010]. Disponível em, http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki_e/faqs.htm
134 STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE P.R.C – What is the difference between
three kinds of patent?. [em linha]. [S.l.]: SIPO, 8 de Abril de 209. [consultado a 6 de Outubro de 2010] Disponível em, http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/FAQ/200904/t20090408_449717.html
135 IRISH PATENTS OFFICE – What is a patent?: Types of patents. [em linha]. [S.l.]: IPO, 2010.
[consultado a 18 de Outubro de 2010]. Disponível em http://www.patentsoffice.ie/
136 INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - Le Brevet – Tou ce qu’il faut savoir
avant de déposer un brevet. [em linha]. [S.l.]: INPI, 2010. [consultado a 4 de Outubro de 2010]. p.4. Disponível em, http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/brochure_brevet.pdf
137 WIPO – Regulations Under the Patent Cooperation Treaty. [em linha]. Genebra: WIPO, 1 de Julho de
2010. [consultado a 15 de Outubro de 2010]. pp. 31, 44 e 151. Disponível em http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct_regs.pdf
138Ver nota de rodapé 14
139 WIPO – Protecting Innovations by Utility Models. [em linha]. Genebra: WIPO, 2011. [consultado a 8
52 4.1.3. TEMA 3:PROJECTO DE ESTÁGIO
Este terceiro tema teve como principal objectivo a elaboração de um kit, em Power
Point, para os “dias da PI” que o INPI promove junto de Universidades e empresas. Esta parte do Estágio teve início a 21 de Outubro e foi concluído a 26 de Outubro de 2010.
O kit consiste no resumo de temas com interesse e relevância para o DPMU, nomeadamente, “Direitos Conferidos pela Patente”, “Titularidade da Patente e Direitos do Inventor”, “Tipos de Licenças”, “Condições de Utilização”, “Acordos de Confidencialidade” e, por último, “Cópia ou Imitação – O que fazer?”.
Foi requerido que o trabalho apresentado se prendesse numa visão de estudo do Código e das normas relativas a cada tema sugerido, para que os técnicos pudessem, posteriormente, utilizar a informação, adaptando-a às circunstâncias de cada tipo de intervenção associada aos dias da PI.
Deste modo, considero pertinente expor, na íntegra, o trabalho realizado no DMPU: