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No domínio da propriedade industrial, o nosso CPI contém uma regra geral no que diz respeito à admissibilidade da arbitragem, estabelecendo que “pode ser constituído tribunal arbitral para o julgamento de todas as questões susceptíveis de recurso judicial.” (art. 48.º n.º 1), sendo assim um requisito da arbitrabilidade das questões de propriedade industrial a sua suscetibilidade de recurso judicial. E é precisamente sobre essa possibilidade de recurso que versa o art. 39.º do CPI, indicando que cabem recurso das decisões do INPI que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial ou relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade, ou quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial109.

Cumpre, em primeiro lugar, fazer uma breve chamada de atenção para o facto de o INPI poder ser parte litigante no processo arbitral (art. 49.º n.º 3 do CPI) — e será certamente nos casos em que se discutam a recusa ou concessão de direitos de propriedade industrial, nomeadamente de patentes —, ao contrário do que se passa nos casos de recurso judicial, em que o INPI nunca pode ser considerado como parte legítima no processo (art. 44.º n.º 4 do CPI)110.

Por outro lado, a arbitragem é nestes casos admitida mediante compromisso arbitral111 (art. 49.º n.º 1 do CPI), ou seja, mediante um litígio atual as partes                                                                                                                

108

ANTÓNIO CAMPINOS et al., Código da Propriedade Industrial Anotado, 2010, p. 91.

109 _{Cfr. CÉSAR BESSA MONTEIRO, “A Arbitragem na Propriedade Industrial”, in II Congresso do}

Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa — Intervenções, Almedina, Coimbra, 2009, p. 94 “A inclusão, de modo algo atabalhoado, de tais artigos no Código da Propriedade Industrial teve, a nosso ver, a intenção de prever, de forma expressa, a possibilidade do uso da arbitragem em sede de recurso das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, designadamente dos despachos de concessão, recusa ou extinção dos direitos privativos de propriedade industrial”.

110

A este respeito note-se a opinião de JOÃO VEIGA GOMES, “Arbitrability in the Portuguese Idustrial Property Code”, in Young Arbitration Review, Edition 8, January 2013, p. 56 “(...) INPI is a public authority, representing the Portuguese State, when it decides on IP applications, registrations and rights. Consequently, INPI should not “easily compromise”, accepting arbitration over IP issues, particularly when public interests are under discussion, such as national defense, lack of distinctiveness or the possibility of misleading consumers in the market. In similar cases, neither should the private parties expect an arbitration agreement from INPI, nor should INPI be inclined to accept it”.

entendem não submeter essa questão a um tribunal judicial, optando por resolvê-la mediante a via arbitral, o que significa que é uma decisão que está na disponibilidade das partes — sendo que nos casos em que o INPI seja parte, está sujeita a despacho do presidente do seu conselho diretivo. Posteriormente, esta arbitragem rege-se nos termos da LAV, conforme o disposto no art. 50.º do CPI.

De acordo com ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA o CPI reflete um princípio favor arbitrandum112113, mas esta solução adotada pelo CPI refere-se apenas a litígios emergentes das relações entre o particular e o Estado e não entre particulares.

O que não significa que a arbitragem entre particulares, no âmbito da propriedade industrial lhes esteja liminarmente vedada. Não, não é isso que se verifica, basta atentar nos critérios gerais da LAV114, que determinam quais as matérias que, genericamente, podem ou não ser arbitráveis. Aliás, a arbitragem entre privados, neste tipo de questões, é vista como uma alternativa aliciante, pelas vantagens que comporta face aos tribunais judiciais, nomeadamente, no que diz respeito à celeridade no desenrolar de todo o processo, à especialização dos árbitros, que por sua vez são escolhidos pelas partes, à privacidade (no sentido de não ser um processo público), informalidade e melhor adequação a questões internacionais115.

Com efeito, os exemplos mais paradigmáticos de recurso à arbitragem entre particulares prendem-se com as disputas que surgem no âmbito de questões contratuais116, nomeadamente os que dizem respeito “à propriedade, alcance, contrafacção e exploração das patentes (…) (e.g., os relativos a sua transmissão e a                                                                                                                

112 _{Cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Arbitragem de Litígios com Entes Públicos, 2007, p. 44. O que}

se evidência também pelo facto de o mero requerimento no sentido do recurso à via arbitral suspender o prazo de recurso judicial nessas matérias, de acordo com o art. 49.º n.º 2 do CPI.

113 _{Outra demonstração do princípio do favor arbitrandum é o facto de o CPI (art. 49.º n.º 4) indicar}

expressamente que o INPI se pode vincular a centros de arbitragem voluntária institucionalizada, e foi nesse foi criado o “Arbitrare — Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações” ao qual o INPI está vinculado nos termos do art. 1.º n.º 3 da Portaria n.º 1046/2009, de 15 de setembro, publicada em DRE, I Série, n.º 179, de 15 de setembro de 2009, pp. 6455-6456.

114

Cfr. supra 1.2.

115

Entre outros CÉSAR BESSA MONTEIRO, “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor” in Jornal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Anos XIII, n.º 4, dezembro 1998, p. 12 e ANTÓNIO CAMPINOS et al., Código da Propriedade Industrial Anotado, 2010, p. 174.

116

CÉSAR BESSA MONTEIRO, “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor”, p. 15. No mesmo sentido MANUEL PEREIRA BARROCAS, Manual de Arbitragem, 2010, pp. 130-131. E ainda FRANÇOIS DESSEMONTET, “Intellectual Property and Arbitration”, in Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competência, livro de homenagem a ALBERTO BERCOVITZ, Barcelona, editado pelo Grupo Español de la AIPPI, 2005, p. 376.

licenças de utilização), que não põem em causa a validade desses títulos de propriedade industrial”117, sendo que de entre estes o mais frequente é a resolução pela via arbitral de litígios no âmbito de contratos de licença118.

Não pode deixar de se referir, a propósito da arbitragem consagrada no CPI, o seu art. 59.º n.º 6, sendo que esta é já uma arbitragem obrigatória e não voluntária, como nos casos referidos anteriormente119.

No entanto, as mais das vezes, os litígios que surgem a propósito de patentes prendem-se, por um lado, com a violação do direito de patente por parte de um terceiro, e por outro, geralmente na sequência da averiguação dessa violação, saber se uma dada patente em concreto foi ou não validamente concedida, i.e., se a patente sobre que se discute a violação é ou não válida.

E se quanto à violação da patente, em princípio, a sua arbitrabilidade é admitida, desde que as partes nisso consintam e, que nos termos do CPI, não haja contra-interessados120, quanto à validade da patente a resposta que o CPI nos dá é negativa ao estabelecer no art. 35.º n.º 1 que a “declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial”. Ou seja, é a própria lei que, por esta via, proíbe que a validade da patente seja apreciada noutro campo que não o judicial.

Contudo, o problema da arbitrabilidade da questão da validade da patente continua a ser debatido e a sua controvérsia assenta, fundamentalmente, no “receio em admitir a resolução privada de litígios relativos a direitos atribuídos por actos de Direito Público, bem como a circunstância de os efeitos da decisão potencialmente afectarem terceiros exteriores à convenção de arbitragem”121, e é precisamente também sobre estas questões que se debruçará o próximo ponto deste trabalho.