Registrerbarheten av stedsangivende varemerker

(1)

Registrerbarheten av

stedsangivende varemerker

Kandidatnummer: 793 Leveringsfrist: 25/04.2017 Antall ord: 17.956

(2)

2

Innholdsfortegnelse

1 Innledning 3

1.1 Tema og problemstilling 3

1.2 Hva er et varemerke? 3

1.3 Metode – rettskildebildet i varemerkeretten og de relevante rettskilder 4

1.4 Avgrensning 6

1.5 Videre fremstilling 7

2 Omsetningskretsen 8

3 «Utelukkende … angi» 9

4 «Uvesentlig endring eller tillegg» 10

5 Registrerbarheten av stedsangivende ordmerker 11

5.1 Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE 11

5.2 Friholdelsesbehovets betydning for registrerbarheten av stedsangivende ordmerker 12

5.3 Chiemsee-dommens påvirkning på norsk praksis om registrerbarheten av stedsangivende ordmerker 13

5.4 Første del av to-trinns-vurderingen: Oppfatter omsetningskretsen merket som et sted? 15

5.4.1 Hva er et «sted»? 16

5.4.2 Hva skal til for at omsetningskretsen oppfatter merket som en stedsangivelse? 17

5.4.3 Stedsangivelser på andre språk enn norsk 20

5.5 Annen del av to-trinns-vurderingen: Forbinder omsetningskretsen stedsangivelsen med varene eller tjenestene (nåtidsvurderingen)? 22

5.5.1 Stedet er kjent for den aktuelle varen eller tjenesten 22

5.5.2 Stedet er ikke kjent for den aktuelle varen eller tjenesten 24

5.5.2.1 Det aktuelle stedet angir høy kvalitet på et bredt spekter av varer 24

5.5.2.2 Stedet er ikke varens virkelige geografiske opphavssted 25

5.5.2.3 Stedet gir positive assosiasjoner 25

5.5.2.4 Stedet er et fjell, innsjø, elv eller lignende 28

5.5.2.5 Stedsbetegnelser som angir kjente steder 29

5.6 Annen del av to-trinns-vurderingen: Vil i fremtiden omsetningskretsen kunne forbinde stedet med varene eller tjenestene (fremtidsvurderingen)? 31

6 Grensedragningen mellom suggestive og beskrivende, stedsangivende ordmerker 34

6.1 Registrerbarheten av suggestive, stedsangivende ordmerker 34

6.2 HR-2016-2239-A (ROUTE 66) 35

6.2.1 Grunnlaget for Høyesteretts dom 36

6.2.2 Kan et varemerke være suggestivt og beskrivende? 37

6.2.3 Sammenligning med grunnlaget for lagmannsrettens dom 39

6.2.4 Dommens betydning for registrerbarheten av suggestive, stedsangivende ordmerker 40

7 Avslutning 41

Kilder 43

(3)

3

1 Innledning

1.1 Tema og problemstilling

Tema for oppgaven er stedsbetegnelser, nærmere bestemt når en stedsbetegnelse kan registreres som varemerke. En stedbetegnelse er et geografisk avgrenset område, som for eksempel en by eller et land.¹

Høyesterett avsa nylig en dom om registrering av et stedsangivende merke - HR-2016-2239-A (ROUTE 66) - hvor grensedragningen mellom suggestive og beskrivende, stedsangivende merker, og friholdelsesbehovets betydning ved denne vurderingen, ble behandlet.

Hva som følger av norsk rett ved særpregsvurderingen av stedsangivende merker vil være utgangspunktet for oppgaven. Det vil dras paralleller til og sammenlignes med europeisk praksis knyttet til spørsmålet der dette er relevant, og samtidig vurderes om norsk praksis harmonerer med europeisk praksis.

1.2 Hva er et varemerke?

Et varemerke er et «tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf.

Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) av 26. mars 2010 nr. 8 (heretter forkortet vml.) § 2 første ledd.

Det følger av 11. avsnitt i fortalen til varemerkedirektivet at et varemerkes hovedfunksjon er å garantere at varemerket fungerer som en kommersiell opprinnelsesgaranti, som vil si at merket kan skille én virksomhets varer og tjenester fra en annens.

En varemerkerett kan oppnås ved registrering eller innarbeidelse, jf. vml. § 3. For nasjonale søknader, og internasjonale søknader der Norge er utpekt, gransker Patentstyret om vilkårene i vml. §§ 12-16 er oppfylt, jf. Lov om Patentstyret og klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) av 22. juni 2012 nr. 58 § 1

En varemerkerett er en enerett.² Eneretten innebærer at ingen uten samtykke fra merkehaveren i næringsvirksomhet kan bruke et tegn som er identisk med merket for de varer og tjenester merket er beskyttet for, jf. vml. § 4 første ledd bokstav a, eller lignende merker for lignende varer og tjenester dersom det er en risiko for forveksling av varenes eller tjenestenes kommersielle opprinnelse, jf. vml.

§ 4 første ledd bokstav b. Eneretten er derfor en forbudsrett.

Både muntlig og skriftlig bruk er omfattet av begrepet «næringsvirksomhet». Dette følger av vml. § 4 tredje og fjerde ledd. Ikke all bruk faller inn under definisjonen. Vml. § 4 tredje ledd gir en ikke- uttømmende angivelse av handlinger som er omfattet av begrepet. Det følger blant annet av bestemmelsen at å sette merket på varen eller tilby varer for salg under tegnet, er varemerkebruk. Det overordnede spørsmålet for om bruken er i «næringsvirksomhet» er om den «skjer innenfor kommersiell aktivitet med sikte på økonomisk vinning … [eller] som et privat anliggende, jf. EF- domstolens dom i sak C 206/01 Arsenal Football Club 12. november 2002.»³

1 Se nærmere om begrepet «sted» under punkt 5.4

2 Vml. § 1 første ledd

3 Ot.prp.nr.98 (2008-2009) side 43

(4)

4

1.3 Metode – rettskildebildet i varemerkeretten og de relevante rettskilder Varemerkeloven trådte i kraft den 1. juli 2010 i henhold til res. 25. juni 2010 nr. 936, jf. vml. § 83 første ledd første punktum. Varemerkeloven avløste lov av 3. mars 1961 nr. 4.

Temaet for oppgaven er lite behandlet i juridisk teori og forarbeider. Det vil derfor søkes veiledning i andre rettskilder.

Norsk praksis knyttet til varemerkelovens bestemmelser er relevant ved vurderingen. Dommer fra Høyesterett vil ha stor rettskildemessig vekt. Dommer fra ting- og lagmannsretter vil også være relevante. Det foreligger imidlertid ikke mange dommer fra disse instansene som omhandler det aktuelle spørsmålet. Veiledning om forståelsen av bestemmelsen vil derfor i atskillig grad søkes i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)⁴ sine avgjørelser. KFIR’s avgjørelsers vekt vil avhenge av deres argumentasjonsverdi. Patentstyrets avgjørelser vil også ha relevans.

I den grad en bestemmelse i varemerkeloven er en videreføring av en bestemmelse som fulgte av varemerkeloven av 1961, vil praksis knyttet til den gamle loven være relevant.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (kodifisert utgave) (heretter forkortet Varemerkedirektivet eller Direktivet) ble innlemmet som en del av EØS-avtalen ved EØS-komitéens beslutning nr. 146/2009 av 4. desember 2009. Deler av varemerkeloven gjennomfører Norges forpliktelser etter Direktivet. Av EØS-loven § 2 følger det at bestemmelser i varemerkeloven som følger av Direktivet «skal i tilfelle konflikt gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold.»

Varemerkelovens bestemmelser hjemlet i Direktivet er derfor lex superior ved motstrid med norske lover. Ettersom ikke alle regler som følger av varemerkeloven har sitt motsvar i Direktivet, vil reglene i varemerkeloven derfor ha innbyrdes ulik trinnhøyde.

Denne forbindelsen mellom varemerkeloven og varemerkedirektivet innebærer at «Når man står overfor et rettsspørsmål som er regulert i Varemerkedirektivet, vil direktivteksten være utgangspunktet for tolkningen.»⁵ Dette innebærer imidlertid ikke at det er tilstrekkelig å kun se på den engelske direktivteksten. Ifølge EØS-avtalens artikkel 129 nr. 1 tredje ledd har varemerkedirektivets versjoner på de andre språkene innenfor den europeiske union samme «gyldighet» – de er med andre ord «autentiske og likestilte»⁶.⁷

I de tilfeller der ordlyden i de forskjellige språkversjonene gir et forskjellig meningsinnhold vil denne

«få begrenset vekt som tolkningsmoment», og direktivets system og formålsbetraktninger vil være veiledende for hvilken løsning som skal velges.⁸

Den sentrale rettskilden er EU-domstolens praksis knyttet til Direktivet, i de tilfeller der domstolen har behandlet det samme eller et lignende spørsmål.⁹ Dette kan utledes av EØS-avtalens artikkel 6 som sier at Varemerkedirektivets bestemmelser skal tolkes i samsvar med relevante avgjørelser truffet av EU-domstolen «før undertegningen» av EØS-avtalen. Det følger av ordlyden at det kun er avgjørelser truffet av EU-domstolen før 2. mai 1992 som er formelt bindende. Førstvoterende i God morgon-saken

4 Tidligere kjent som Annen avdeling

5 Lassen/Stenvik (2011) side 30

7 Dette omfatter versjonene på dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, islandsk, italiensk, nederlandsk, norsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk, bulgarsk, estisk, kroatisk, latvisk, litauisk, maltesisk, polsk, rumensk, slovakisk, slovensk, tsjekkisk og ungarsk, jf. EØS-avtalens artikkel 129 nr. 1 første og annet ledd

8 Lassen/Stenvik (2011) side 30 til 31

9 HR-2016-1993-A (PANGEA) avsnitt 43 og HR-2016-2239-A (ROUTE 66) avsnitt 31

(5)

5

anså det derimot som «… på det rene at slik senere praksis uansett skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov.»¹⁰ Det foreligger ikke mange dommer fra EU-domstolen som omhandler det aktuelle spørsmålet i denne oppgaven. Det foreligger derimot en rikholdig praksis fra Førsteinstansretten i EU (Heretter forkortet «Retten» eller «Førsteinstansretten»). Praksis fra Retten vil ha relevans ved vurderingen, men ikke ha like stor rettskildemessig vekt som avgjørelser fra EU- domstolen. I de tilfeller der bestemmelsen i Direktivet er en videreføring av regelen som fulgte av det tidligere direktivet om varemerker, vil praksis knyttet til det tidligere direktivet være relevant ved tolkningen av Varemerkedirektivets bestemmelse.

Praksis forankret i forordning (EU) nr. 207/2009 om EU-varemerker av 26. februar 2009 (heretter forkortet Forordningen) er relevant ved tolkningen av varemerkeloven ettersom de materielle bestemmelsene i denne er identiske med tilsvarende bestemmelser i Varemerkedirektivet.¹¹ Det vil i første rekke være praksis fra EU-domstolen og Førsteinstansretten knyttet til Forordningen som har størst vekt, men også praksis fra European Union Intellectual Property Office (EUIPO)¹², som innvilger varemerkesøknader i EU i henhold til Forordningen. Deres vekt begrenser seg til den praksis som kan utledes av avgjørelsene,da man man ikke skal forsøke å oppnå like resultater i enkeltsaker.¹³ Dette følger av at den konkrete vurderingen av et varemerkes registrerbarhet vil være knyttet opp til gjennomsnittsforbrukeren i det enkelte land, og deres oppfattelse av et merke for en bestemt vare vil kunne variere. Det er ikke kun den praksis som kommer til uttrykk gjennom EUIPO sine konkrete avgjørelser som er relevante, men også det som kommer til uttrykk gjennom EUIPO sine Guidelines for Examination of European Union Trade Marks (Heretter forkortet «EUIPO Guidelines» eller

«Guidelines»).¹⁴

Det ovenfor nevnte forholdet mellom norsk varemerkerett og europeisk rett følger av hensynet til rettsenhet innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Rettsenhet innen varemerkeretten vil muligens ikke bli oppnådd dersom norsk varemerkerett ikke tolkes etter disse prinsippene.

Spørsmålene i denne oppgaven vil besvares med utgangspunkt i de ovenfor nevnte rettskildene.

10 Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON), på side 395-396

12 Tidligere kjent som the Office for Harmonization of the Internal Market (OHIM)

13 Lassen/Stenvik (2011) side 32, Rt. 2006 s. 1473 (LIVBØYE) avsnitt 61, HR-2016-1993-A (PANGEA) avsnitt 43 til 44 og HR-2016-2239-A (ROUTE 66) avsnitt 31

(6)

6 1.4 Avgrensning

Vern for et varemerke kan oppnås gjennom registrering eller innarbeidelse. I denne oppgaven skal det fokuseres på reglene om registrering. Reglene om innarbeidelse (vml. § 14 tredje ledd annet punktum) vil ikke behandles. Reglene om villedelse (vml. § 15 første ledd bokstav b) og alternative beskyttelsesmåter for geografiske betegnelser, som registrering av fellesmerke (vml. § 14 fjerde ledd) og merkeordningen for beskyttede betegnelser holdes også utenfor.

De alminnelige registeringsvilkårene følger av vml. § 14. Første ledd første punktum sier at varemerket må bestå av «tegn som kan beskyttes etter § 2» samt at merket må kunne «gjengis grafisk». Det følger av første ledd annet punktum at merket må ha «særpreg», mens annet ledd bokstav a sier at merket ikke må være «beskrivende». Dette er noen av varemerkelovens absolutte registreringshindre; de kan ikke avbøtes ved samtykke. Det er også tilstrekkelig at ett av disse hindrene foreligger for å nekte et merke registrert.¹⁵

Vilkårene for registrering av stedsangivende ordmerker er de samme som de som gjelder for registrering av andre typer merker.¹⁶

De tegn som kan beskyttes etter § 2 er alle slags tegn som er egnet til å skille én virksomhets varer og tjenester fra andres. Tegnet må være egnet til å angi en kommersiell opprinnelse. Oppramsingen i § 2 første ledd, som blant annet inneholder «ord og ordforbindelser», «figurer» og «en vares form, utstyr eller emballasje», er en ikke-uttømmende angivelse av de tegn som kan registreres som et varemerke.

Opprinnelig var et varemerke «et merke til å sette på en vare».¹⁷ Typiske eksempler på dette er ordmerker, figurmerker og kombinerte merker, som er en kombinasjon av ord og figurer. Den senere tid har varemerkebegrepet blitt utvidet til også å omfatte flere typer av merker,¹⁸ og mer utradisjonelle merker har de siste tiårene blitt registrert. I OHIM (nå EUIPO) sin avgjørelse i R 156/98 SMELL OF FRESH CUT GRASS, ble et duftmerke registrert, mens i EU-domstolens avgjørelse C-283/01 SHIELD MARKS ble et lydmerke ansett å oppfylle registreringsvilkårene. I denne oppgaven skal registrerbarheten av ordmerker behandles, nærmere bestemt stedsangivende ordmerker. Det avgrenses derfor mot alle andre former for varemerker. Det utelukkes derimot ikke at andre tegn enn ordmerker, for eksempel en figur, et kombinert merke, en vares emballasje eller en melodi, kan være stedsangivende og dermed ikke kunne registreres.

At tegnet må kunne «gjengis grafisk» innebærer at merket må kunne nedtegnes slik det er, på et papir, så det kan oppfattes visuelt.¹⁹ Vilkåret er begrunnet i rettstekniske hensyn, da varemerker som ikke kan gjengis på denne måten ikke med letthet kan innføres i varemerkeregisteret eller kunngjøres på en enkel og effektiv måte for allmennheten.²⁰ Dette innebærer også at andre næringsdrivende med enkelhet kan se hvilken rett merkehaver har og hva som er beskyttet ved registreringen. For ordmerker er ikke vilkåret om «grafisk gjengivelse» problematisk. Dette registreringsvilkåret vil derfor ikke diskuteres ytterligere i det følgende.

15 T-356/00 DAIMLERCHRYSLER AG avsnitt 56

16 Forutsetningsvis av C-25/05 P STORCK, avsnitt 26

18 Jf. vml. § 2

19 I det nye varemerkedirektivet (EU 2015/2436) er det ikke lenger et krav om at merket må kunne «gjengis grafisk». Dette er blitt forandret til «being represented on the register in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor.»

(7)

7

Kravet om «særpreg» innebærer at merket må være egnet til å skille én virksomhets varer og tjenester fra en annen virksomhets varer og tjenester. Dette innebærer at merket må «ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen.»²¹ I EU-retten er dette formulert som at kun merker som «departs significantly from the norm or customs of the industry and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character.»²²

Kravet om at et merke ikke må være «beskrivende» innebærer at merket ikke kan «angi» varens art eller vesentlige egenskaper ved varen.²³ Bestemmelsen gjennomfører Varemerkedirektivets artikkel 3 nr. 1 bokstav c,²⁴ som er en videreføring av den tilsvarende bestemmelsen i det tidligere «Direktiv 89/104/EF». Bestemmelsen er en videreføring av varemerkeloven av 1961 § 13 første ledd annet punktum.²⁵ Dette innebærer at praksis knyttet til den gamle varemerkelovs bestemmelse om beskrivende merker vil være relevant ved tolkningen av nåværende vml. § 14 annet ledd bokstav a.

Selv om kravet om «særpreg» og at merket ikke skal være «beskrivende» er to selvstendige registreringsvilkår, vil vurderingen av særpreg kunne gli over i vurderingen av om merket er beskrivende, da alle merker som er beskrivende også vil mangle særpreg.²⁶

For stedsangivende merker vil spørsmålet om registrerbarheten knytte seg til vilkåret om merket er

«beskrivende». Det er derfor dette vilkåret som skal behandles i det følgende.

For stedsangivende merker blir spørsmålet derfor om merket, jf. vml. § 14 annet ledd bokstav a:

«utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som: a) angir varens … geografiske opprinnelse … eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten.»

Norsk praksis og europeisk praksis som skal behandles i oppgaven begrenser seg til tiden etter EU- domstolens avgjørelse i C-108/97 og C-109/97 CHIEMSEE.

1.5 Videre fremstilling

I det følgende skal det gås gjennom vilkårene for å nekte et stedsangivende merke registrert. I punkt 2 til 4 vil det kort behandles hvem merkets registrerbarhet skal vurderes opp mot (omsetningskretsen), hva det vil si at merket «utelukkende … angir» egenskaper ved varen eller tjenesten og hva som ligger i vilkåret om «uvesentlig endring eller tillegg». I punkt 5.1 til 5.3 skal det gås gjennom vurderingsnormen for stedsangivende merker som følger av CHIEMSEE-dommen, friholdelsesbehovets betydning ved denne vurderingen og CHIEMSEE-dommens påvirkning på norsk praksis ved registrering av stedsangivende merker. I punkt 5.4 til 5.6 skal det gis en gjennomgang av det konkrete innholdet i to-trinns-vurderingen. Til slutt vil det i punkt 6 ses nærmere på grensedragningen mellom suggestive og beskrivende, stedsangivende merker med et spesielt fokus på dommen i HR-2016-2239-A (ROUTE 66), før det i punkt 7 gis noen avsluttende bemerkninger.

21 Rt-2005-1601 (GULESIDER), avsnitt 42 og Lassen/Stenvik side 55

22 C-98/11 P CHOCOLADEFABRIKEN LINDT, avsnitt 42

24 Ot.prp. nr 98 (2008-2009) side 50

25 Ot.prp. nr 98 (2008-2009) side 50

26 Ot.prp.nr.98 (2008-2009) side 49

(8)

8

2 Omsetningskretsen

Merkets beskrivende karakter skal vurderes opp mot «omsetningskretsen». Omsetningskretsen består av alle avtagere og formidlere av den aktuelle varen eller tjenesten.²⁷ For varer som ønskes registrert i Norge vil det være den norske omsetningskretsen som er relevant,²⁸ og vurderingen skal foretas med utgangspunkt i forholdene på søknadsdagen og registreringsdagen.²⁹

Det er imidlertid ikke slik at dersom kun én person i omsetningskretsen oppfatter merket som beskrivende, så skal merket nektes registrert.³⁰ Vurderingen skal foretas opp mot en relevant del av omsetningskretsen. Dette har i europeisk og norsk praksis blitt formulert som at

«gjennomsnittsforbrukeren» må oppfatte merket som beskrivende i relasjon til den aktuelle varen eller tjenesten for at merket skal kunne nektes registrert.³¹ Et merke kan derfor være «distinktivt i forhold til noen varer, men ikke i forhold til andre.»³² «Gjennomsnittsforbrukeren» antas å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet.³³ Det er det helhetsinntrykket merket etterlater hos «gjennomsnittsforbrukeren» som er avgjørende.³⁴

Det ovenfor nevnte følger verken av varemerkeloven, Direktivet eller forarbeider, men er utviklet gjennom praksis.

Det kombinerte merket GOD MORGON APPELSINJUICE MED FRUKTKÖTT som var søkt registrert for hele klasse 32,³⁵ måtte derfor vurderes opp mot gjennomsnittsforbrukeren av «appelsinjuice» (som er en vare i klasse 32) sin oppfatning av merket i relasjon til denne varen, jf. Rt-2002-391 (GOD MORGON) på side 397.

Hvem som er «gjennomsnittsforbrukeren» avhenger derfor av hvilke varer og tjenester merket ønskes registrert for. Omsetningskretsen for vanlige forbruksvarer som «øl og mineralvann» i klasse 32 vil blant annet bestå av «alminnelige sluttbrukere som handler varene i butikk eller for eksempel på restaurant»³⁶ - en vid omsetningskrets - mens omsetningskretsen for «strukturelle deler og tilbehør til kjøretøy til bruk på land, i luften eller i vannet, herunder jordbruks- og anleggsmaskiner» i klasse 12 vil være «profesjonelle næringsdrivende innenfor bil-, jordbruk- og anleggsindustri» som må antas å være

«en relativt snever og spesialisert omsetningskrets.»³⁷

Det kan også være flere omsetningskretser for samme vare eller tjeneste. I KFIR-2013-59 SHEFFIELD ble det konkludert med at én omsetningskrets for blant annet forskjellige typer verktøy i klasse 7 og 8 bestod av private sluttbrukere, mens en annen omsetningskrets bestod av profesjonelle

28 KFIR-2013-116 KONGSBERG AUTOMOTIVE avsnitt 15

29 Vml. § 14 tredje ledd

30 Se her PS-2008-7606 MOSKOVSKAYA, jf. nedenfor under punkt 5.4.3

31 Jf. blant annet Helseth m.fl. (2009) side 109, Rt-2002-391 (GOD MORGON) på side 397 og Jf. blant annet C- 25/05 P STORCK, avsnitt 25

32 Rt-2002-391 (GOD MORGON) på side 397

33 C-363/99 POSTKANTOOR, C-210/96 GUT SPRINGENHEIDE, C-25/05 P STORCK, avsnitt 25, RT-2002-391 (GOD MORGON), HR-2016-2239-A (ROUTE 66), Forente saker T-305/06 til T-307/06 PORT LOUIS, KFIR-2015-49 MONTANA avsnitt 17

34 Lassen/Stenvik (2011) side 55 og C-363/99 POSTKANTOOR avsnitt 32 til 34

35 Det er ikke lenger mulig å søke et merke registrert for en hel vareklasse, jf. Lassen/Stenvik (2011) side 36

36 KFIR-2015-27 CHRISTIANIA avsnitt 17

37 KFIR-2013-116 KONGSBERG AUTOMOTIVE avsnitt 13

(9)

9

næringsdrivende.³⁸ For å nekte et merke registrert er det tilstrekkelig at det oppfattes som beskrivende i én av de aktuelle omsetningskretsene.³⁹

Den forståelse som er lagt til grunn i norsk praksis er i samsvar med den etablerte praksis innenfor EU.

3 «Utelukkende … angi»

For at et merke skal kunne nektes registrert som beskrivende må det «utelukkende» («exclusively») bestå av tegn som angir egenskaper ved varen eller tjenesten, jf. vml. § 14 annet ledd bokstav a.

Ordlyden innebærer for stedsangivende merker at stedet må utelukkende bestå av et navn som er beskrivende. Bestemmelsen skal imidlertid ikke tolkes som at det kun er steder som består av et navn som ikke har flere betydninger enn den beskrivende betydning som skal nektes registrert etter vml. § 14 annet ledd bokstav a. Hvis et merke oppfattes på flere måter av gjennomsnittsforbrukeren, er det tilstrekkelig at én av de mulige betydningene er beskrivende.⁴⁰

Ved flerordsmerker er det merket som helhet som skal vurderes.⁴¹ Et eksempel på et merke som ikke var utelukkende beskrivende er sak PS-2005-7487, der ordmerket CALIFORNIA COACH var søkt for varer og tjenester i klasse 12, 28 og 37. Patentstyret hadde nektet merket registrert under henvisning til at stedsnavnet «California» var beskrivende for varene og tjenestene. Annen avdeling var av en annen oppfatning. Annen avdeling var enig med Patentstyret i at «California» ikke var registrerbart for de aktuelle varene og tjenestene, men merket bestod av to ord, «California» og «Coach». Spørsmålet var om denne ordkombinasjonen «utelukkende» anga egenskaper ved varene og tjenestene, noe Annen avdeling kom til at ikke var tilfellet.

En lignende sak kom opp for lagmannsretten i LB-2015-93271, der ordmerket SVENSKEPILK hadde blitt nektet registrert for fiskerelaterte varer i klasse 28. Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) anså merket som beskrivende for varens opprinnelse og art. Lagmannsretten kom til at merket var registrerbart. Hver for seg bestod merket av ikke-registrerbare elementer, ordene «svenske» og «pilk».

Sammensetningen «svenskepilk» bestod derimot ikke «utelukkende» av et navn som anga egenskaper ved varene, men var en uvanlig ordkombinasjon, hvor det ikke var noen logisk sammenheng mellom ordene. Merket var dermed ikke «utelukkende» beskrivende.

Et ytterligere eksempel er KFIR-2013-116, der ordmerket KONGSBERG AUTOMOTIVE var søkt beskyttet for varer i klasse 12. Det ble slått fast at navnet «Kongsberg» var opprinnelsesangivende. Ordet

«automotive» var et engelsk ord som ifølge ordboksoppslag var beskrivende for varene. Merket KONGSBERG AUTOMOTIVE bestod derfor av tegn som «utelukkende … anga» de aktuelle varer.⁴² Merket ble imidlertid registrert på bakgrunn av den bruk som var gjort av merket forut for søknadsdagen.⁴³

Det følger av avgjørelsene at et merke kan nektes registrert selv om det ikke kun består av et stedsnavn. Spørsmålet blir om merket som helhet oppfattes som beskrivende. Dersom merket kun består av et stedsnavn, vil vilkåret være oppfylt.

38 Avsnitt 15

40 C-191/01 P DOUBLEMINT, avsnitt 32 og 34 og HR-2016-2239-A avsnitt 46

41 C-383/99 P BABY-DRY, avsnitt 40

42 Avsnitt 15 og 16

43 Avsnitt 16 og 17

(10)

10

4 «Uvesentlig endring eller tillegg»

Et merke som er en «uvesentlig endring eller tillegg» av et beskrivende ord, vil også være beskrivende for varen eller tjenesten, jf. vml. § 14 annet ledd bokstav a. Ordlyden tilsier at regelen kun rammer endringer som ikke har noen påvirkning på merket som helhet.

I norsk praksis har blant annet ordmerket AKERS HUS, søknadsnummer 200801997, blitt nektet registrert av Patentstyret under henvisning til at det var en «uvesentlig endring» av fylkesnavnet

«Akershus».⁴⁴ Ordmerket S.M.A.R.T., PS-2003-7283, ble også ansett som en «uvesentlig endring» av ordet «smart». Annen avdeling uttalte at:

«Skilletegnene vil ikke forhindre at merket blir oppfattet med samme betydningsmessige innhold som ordet «smart», og heller ikke at det blir uttalt på samme måte.»

På den annen side ville ordmerket MOZELL ikke oppfattes som «Mosel»-distriktet i Tyskland («Moselle» på fransk), ettersom

«registreringen av MOZELL ikke kan hindre andre næringsdrivende i å bruke de geografiske betegnelser Mosel eller Moselle ved markedsføringen av sine produkter», jf. Rt-1995-1908 (på side 1917).

Varemerkedirektivet har ingen tilsvarende regel. Prinsippet har likevel kommet til uttrykk i EU-praksis.

I C-383/99 P BABY-DRY ble det uttalt at et merke kan nektes registrert med mindre det er en

«perceptible difference» mellom helhetsinntrykket merket etterlater hos gjennomsnittsforbrukeren og deres vanlige måte å beskrive varene eller andre egenskaper ved dem på.⁴⁵ Dommen gjaldt et flerordsmerke, men prinsippet som kommer til uttrykk vil også måtte gjelde ved omskriving av merker som kun består av ett ord. Ordmerket SUEDTIROL har blitt ansett som den italienske regionen «Syd- tirol», på tross av at den tyske måten å stave stedet på er «Südtirol», jf. T-11/15 SUEDTIROL. Det ble her lagt vekt på at «UE» ofte benyttes som erstatning for den tyske bokstaven «Ü», slik at merket ville oppfattes som stedet «Südtirol».⁴⁶ Regelen om «uvesentlig endring eller tillegg» synes derfor allerede å følge av reglene om særpreg når disse tolkes i tråd med EU-retten.

Spørsmålet som må stilles er om merket skiller seg såpass fra stedsnavnet at gjennomsnittsforbrukeren ikke oppfatter det med det beskrivende betydningsinnhold for de aktuelle varer og tjenester.

Den norske regelen synes etter dette å være i tråd med EU sin praksis ved registrering av varemerker.

44 Jf. uttalelse i PS-2011-7905 AKER'S HUS KAFEDRIFT AS, under gjengivelse av første avdelings begrunnelse om

«Prioritet», tredje avsnitt

45 C-383/99 P BABY-DRY avsnitt 40 og Lassen/Stenvik (2011) side 97

46 avsnitt 36

(11)

11

5 Registrerbarheten av stedsangivende ordmerker

5.1 Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE

Den grunnleggende EU-dommen om registrerbarheten av stedsangivende merker er forente saker C- 108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE.

Grunnlaget for foreleggelsen hos EU-domstolen var et søksmål anlagt for en domstol i München, Tyskland. Det nasjonale søksmålet i Tyskland dreide seg om risiko for forveksling mellom et kombinert merke inneholdende ordet «Chiemsee» som var registrert for sportsklær, sportssko og andre sportsartikler, og en tredjeparts bruk av ordet «Chiemsee» på sportsbekledning. Spørsmålet i den nasjonale saken var om ordet «Chiemsee» i det kombinerte merket hadde varemerkerettslig beskyttelse, eller om det var et ubeskyttet element i det kombinerte merket.

Hovedspørsmålet domstolen måtte ta stilling til var i hvilken grad varemerkedirektivets artikkel 3 nr. 1 bokstav c) var til hinder for registrering av et varemerke som utelukkende består av et geografisk navn.

Ved vurderingen av om et stedsangivende merke er beskrivende, kom EU-domstolen til at merket måtte vurderes i to trinn.

Ved denne to-trinns-vurderingen skal det først spørres:

- Om stedet eller navnet som merket angir oppfattes som et geografisk sted av omsetningskretsen? ⁴⁷

Det andre trinnet ved denne vurderingen er todelt; en nåtidsvurdering og en fremtidsvurdering. Det skal ved denne vurderingen spørres:

- Om omsetningskretsen vil – eller kan i fremtiden – forbinde stedet med de aktuelle varer og tjenester? ⁴⁸

Ved vurderingen av om en slik forbindelse foreligger eller kan oppstå i fremtiden fremhevet domstolen at det skulle ses hen til gjennomsnittsforbrukerens kjennskap til stedsnavnet, egenskapene ved stedet som angis og de aktuelle varene.⁴⁹ Begge trinn i to-trinns-vurderingen må besvares bekreftende for at stedsnavnet skal regnes som beskrivende etter direktivets artikkel 3 nr. 1 bokstav c).

EU-domstolen påpekte at stedsnavn som av gjennomsnittsforbrukeren ikke oppfattes som et sted, skal registreres. Det samme gjelder i utgangspunktet der stedets egenskaper medfører at det for gjennomsnittsforbrukeren ikke er sannsynlig at stedet er varenes geografiske opprinnelse. Dette vil være tilfellet hvis stedsnavnet betegner for eksempel et fjell eller en innsjø.⁵⁰ En innsjø vil imidlertid kunne betegne en vares geografiske opprinnelse dersom stedsnavnet av omsetningskretsen oppfattes som å omfatte sjøens bredder eller den tilstøtende region.⁵¹

Det ble til slutt fremhevet at en vares geografiske opprinnelse ikke kun begrenser seg til stedet der varen er produsert, men omfatter også blant annet stedet der varen er designet eller utviklet.⁵²

47 Avsnitt 31

48 Avsnitt 31

49 Avsnitt 32

50 Avsnitt 33

51 Avsnitt 34

52 Avsnitt 36

(12)

12

5.2 Friholdelsesbehovets betydning for registrerbarheten av stedsangivende ordmerker

Spørsmålet blir så hvilken betydning friholdelsesbehovet tillegges ved vurderingen av om et stedsangivende ordmerke er beskrivende.

Friholdelsesbehovet er begrunnet i konkurransehensyn – prinsippet innebærer at man skal «unngå monopolisering av ord og tegn som også andre næringsdrivende har en berettiget interesse i å bruke».⁵³

I norsk rettspraksis ble det i Rt-1995-1908 (MOZELL) fremholdt at friholdelsesbehovet er et «vesentlig hensyn» bak vml. § 14 annet ledd bokstav a.⁵⁴

EU-domstolen la i CHIEMSEE-dommen til grunn at hensynet bak bestemmelsen i direktivets artikkel 3 nr. 1 bokstav (c)⁵⁵ er friholdelsesbehovet. Det ble videre fremhevet at friholdelsesbehovet står i en særegen stilling for stedsangivende merker fordi de kan være en indikasjon på varens kvalitet eller andre egenskaper, og at de også kan påvirke forbrukernes preferanser ved å knytte merket til et sted som angir positive følelser.⁵⁶ Et av formålene bak vml. § 14 annet ledd bokstav a er derfor å hindre at én næringsdrivende skal kunne forby andre næringsdrivende å benytte seg av slike tegn eller angivelser som beskriver de aktuelle varer eller tjenester, fordi de har blitt registrert som varemerker.⁵⁷ Det er på bakgrunn av dette at blant annet navnet på innsjøer og fjell i utgangspunktet ikke er unntatt fra registrering; varer vil som regel ikke produseres på disse stedene og andre næringsdrivende har derfor i utgangspunktet ingen interesse i å benytte seg av disse navnene.⁵⁸

Ved avgjørelsen i C-383/99 P BABY DRY ble imidlertid ikke friholdesesbehovet nevnt ved vurderingen av merkets registrerbarhet. EU-domstolen påpekte her at hensynet som lå til grunn for reglene om særpreg er å hindre registrering av tegn eller anvisninger som ikke kan oppfylle opprinnelsesgarantifunksjonen fordi de betegner den vanlige måten å angi de aktuelle varer og tjenester eller deres egenskaper.⁵⁹

Dette fikk mange til å sette spørsmålstegn ved om friholdelsesbehovet i det hele tatt kunne tillegges vekt ved vurderingen av vml. § 14 annet ledd bokstav a.⁶⁰

Etter å ha gått gjennom det EU-rettslige rettskildematerialet kom også Høyesterett i Rt-2002-391 (GOD MORGON) på side 401 til at friholdelsesbehovet ikke har spilt noen «fremtredende rolle» i EU- domstolens og Førsteinstansrettens praksis. Det ble deretter uttalt at friholdelsesbehovet «i det alt vesentlige antas å bli ivaretatt av forbudet i bokstav c [§ 14 annet ledd bokstav a i den nåværende varemerkelov] mot registrering av beskrivende merker.»⁶¹

I etterfølgende EU-praksis ble friholdelsesbehovets betydning igjen framhevet ved vurderingen av merkers distinktivitet. I C-191/01 DOUBLEMINT hadde Generaladvokaten i sitt forslag til avgjørelse påpekt at Doublemint-saken var en mulighet for domstolen til å «clarify, refine and develop» det synet de ga uttrykk for i BABY-DRY-dommen, da denne dommen etter hans mening i stor grad hadde blitt

54 På side 1917

55 Som tilsvarer vml. § 14 annet ledd bokstav a)

56 CHIEMSEE, avsnitt 26

57 Avsnitt 25 og 26

58 Chiemsee avsnitt 33

59 Avsnitt 37

61 Ibid. Side 401

(13)

13

misforstått.⁶² EU-domstolen fulgte Generaladvokatens forslag og anførte, under henvisning til Chiemsee-dommens avsnitt 25, at friholdelsesbehovet var et viktig hensyn bak regelen om nektelse av registrering av beskrivende merker, og at andre næringsdrivendes interesse i å bruke merket måtte vurderes ved anvendelse av denne bestemmelsen.⁶³ Dette prinsippet har senere blitt fulgt opp i EU- domstolens praksis.⁶⁴

Det må presiseres at det ved vurderingen av om et merke er beskrivende etter vml. § 14 annet ledd bokstav a ikke skal tas hensyn til den del av friholdelsesbehovet som er dekket av vml. § 5 annet ledd.

Denne bestemmelsen ivaretar imidlertid kun «beskrivende bruk» av et varemerke, og ikke varemerkebruk.⁶⁵

For stedsangivende merkers del står friholdelsesbehovet særlig sterkt for ordmerker, i motsetning til for eksempel figurmerker. Én næringsdrivendes enerett til en figur vil ikke begrense andre næringsdrivendes mulighet til å gi uttrykk for det samme, da det som regel vil være «rikelig med utfoldelsesmuligheter igjen for alle andre som vil bruke figurmerker».⁶⁶ For ordmerkene sin del vil det være større begrensninger på muligheten til å angi det samme, da språket ikke har like mange variasjonsmuligheter. For stedsangivende ordmerker vil det som regel bare være ett navn som betegner ett bestemt geografisk område. Én næringsdrivendes enerett på dette navnet vil sette store begrensninger for andre næringsdrivende. Av denne grunn står friholdelsesbehovet for stedsangivende ordmerker særlig sterkt.

Det følger av det ovenfor nevnte at friholdelsesbehovet er et viktig hensyn ved vurderingen av vml. § 14 annet ledd bokstav a, og at friholdelsesbehovet står særlig sterkt for stedsangivende ordmerker.

5.3 CHIEMSEE-dommens påvirkning på norsk praksis om registrerbarheten av stedsangivende ordmerker

Tidligere ble det utøvd en streng praksis ved registreringen av stedsangivende merker i Norge. Dette innebar blant annet at «nokså ukjente stedsnavn» ble nektet registrert.⁶⁷ Denne praksisen var:

«i hovedsak basert på det friholdelsesbehov som gjør seg gjeldende for stedsnavn, idet enhver næringsdrivende for sine varer må kunne bruke navnet på stedet for virksomheten, eller på et sted som varene for øvrig har en naturlig tilknytning til»,⁶⁸ jf. Annen avdelings kjennelse nr. 7030 ERFURT.

Patentstyrets strenge syn var derfor begrunnet med at andre næringsdrivende fra et bestemt område måtte ha mulighet til å formidle varens geografiske opprinnelse - bruke stedsnavnet beskrivende.

Denne praksisen kommer til uttrykk i Første avdelings avgjørelse i februar 2000 om nektelse av registrering av det stedsangivende merket LUXOR for «penner og blyanter» i klasse 16. Luxor er en by i Egypt. Det ble argumentert med at:

62 Forslag til avgjørelse i sak C-383/99 P BABY-DRY, avsnitt 2

63 C-191/01 DOUBLEMINT Avsnitt 31 og 35

64 Jf. blant annet C-150/02 P STREAMSERVE

65 Chiemsee, avsnitt 28

68 Annen avdelings kursivering

(14)

14

«stedsnavnet burde ‘friholdes slik at enhver som kommer derfra eller har annen forretningsmessig tilknytning til stedet fritt skal kunne bruke navnet i forbindelse med reklame for … sine tilsvarende produkter i klasse 16’».⁶⁹

Annen avdelings kjennelse 7030 ERFURT var en klar «prinsippavgjørelse»⁷⁰ for Patentstyrets praksis ved registrering av stedsangivende merker, hvor friholdelsesbehovets betydning ved denne vurderingen ble modifisert.

Saken gjaldt registrerbarheten av et kombinert merke for «veggtapet, ikke av tekstil, papirtapet, spontapet og treflistapet» i klasse 27, hvor ordet ERFURT var plassert i en «enkel ramme». Den figurative utformingen av merket var ikke særpreget nok til å kunne tillegges betydning ved helhetsvurderingen. Spørsmålet var derfor om ordet ERFURT alene tilførte merket tilstrekkelig særpreg til at merket kunne registreres. ERFURT er både navnet på en by med 215.000 innbyggere, og et distrikt, i Tyskland

Første avdeling hadde nektet merket registrert under henvisning til at det forelå et friholdelsesbehov for navnet for «eventuell industri i fremtiden, og for pakking o.l. som kan finne sted der», selv om det ikke eksisterte noen papir- eller tapetindustri på stedet.

Annen avdeling kom derimot til at den tidligere praksis om registrering av stedsangivende merker måtte endres under henvisning til CHIEMSEE-dommen og det som her kom til uttrykk om blant annet forholdet til vml. § 5.

Ved vurderingen av om et stedsangivende merke er beskrivende, la Annen avdeling til grunn to-trinns- vurderingen som fulgte av Chiemsee-dommen.

Friholdelsesbehovet kom i en annen stilling enn tidligere ettersom vml. § 5 ga andre næringsdrivende rett til å bruke et merke beskrivende, i samsvar med god forretningsskikk. Annen avdeling fremhevet at registrering av stedsnavn etter dette ikke ville hindre lokale næringsdrivende i å angi varens geografiske opprinnelse.

Det ble imidlertid påpekt at vml. § 5 kun gir andre næringsdrivende rett til å bruke et stedsangivende merke beskrivende – bestemmelsen gir ikke rett til å bruke merket som varemerke. Vml. § 5 annet ledd ivaretok derfor ikke fullt ut friholdelsesbehovet som ligger til grunn for nåværende vml. § 14 annet ledd bokstav a. Friholdelsesbehovet kom likevel «i en annen, og mindre fremtredende, stilling»

sammenlignet med tidligere praksis. Dette medførte at «den delen av friholdelsesbehovet som nå varetas av den sistnevnte bestemmelsen [vml. § 5], ikke kan tillegges vekt ved tolkningen og anvendelsen av» vml. § 14 annet ledd bokstav a.

Annen avdeling vurderte dermed merket etter to-trinns-vurderingen som fulgte av CHIEMSEE- dommen.

Annen avdeling vurderte det deretter slik at stedet «Erfurt» var «nokså lite kjent» for gjennomsnittsforbrukeren som et «sted» ettersom det tidligere hadde vært relativt lite turisme og nyhetsdekning i tilknytning til området, som følge av at det lå i det tidligere Øst-Tyskland.

Annen avdeling vurderte så annen del av to-trinns-vurderingen.

(15)

15

Det ble konkludert med at «Erfurt» ikke var kjent for tapet. Det ble her lagt vekt på dokumentasjonen søker hadde innsendt som etter Annen avdeling «på en overbevisende måte» dokumenterte at det ikke var noen papir- eller tapetindustri i byen eller området.

Annen avdeling kom også til at en relevant assosiasjon mellom stedet og varene ikke med rimelighet kunne forventes å oppstå i fremtiden. Det ble fremhevet at det krevdes mer enn en teoretisk mulighet for at næringsdrivende ville få behov for å anvende betegnelsen. Ved denne vurderingen ble det lagt vekt på at Erfurt var en middels stor by, som mest sannsynlig kom til å bli mer kjent, ettersom det da ikke lenger var en del av det tidligere Øst-Tyskland, og at tapet-produksjon var såpass enkelt og uavhengig av spesielle forutsetninger, slik at det kunne være rimelig å forvente at tapetproduksjon foregikk i en hvilken som helst middels stor by. Denne sannsynligheten var imidlertid ikke tilstrekkelig stor til at det var rimelig å forvente at en slik utvikling ville skje, da det knyttet seg en del usikkerhet til den fremtidige utviklingen.

Annen avdeling kom derfor til at merket måtte registreres.

Under henvisning til ERFURT ble den ovenfor nevnte LUXOR-avgjørelsen opphevet av Annen avdeling, fordi omsetningskretsen etter to-trinns-vurderingen ikke ville oppfatte noen forbindelse mellom stedet «Luxor» og de aktuelle varene.

De prinsipper for registrering av stedsangivende merker som ble fastslått i ERFURT og CHIEMSEE har senere blitt fulgt i norsk praksis, jf. blant annet PS-2011-7993 JENAPHARM, KFIR-2014-44 TELEMARKSKANALEN avsnitt 19 og HR-2016-2239-A (ROUTE 66) avsnitt 37 til 38.⁷¹

CHIEMSEE-dommen har medført at registrerbarheten av stedsangivende merker i norsk praksis har blitt mer liberal, ved at merkets registrerbarhet skal tolkes etter to-trinns-vurderingen og at friholdelsesbehovet ved vurderingen har blitt mindre fremtredende.

I det følgende skal jeg se nærmere på det konkrete innholdet i to-trinns-vurderingen.

5.4 Første del av to-trinns-vurderingen: Oppfatter omsetningskretsen merket som et sted?

Ved den første delen av to-trinns-vurderingen er spørsmålet om gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket som å angi et «sted». Det skal ved denne vurderingen, som nevnt ovenfor under punkt 4, legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren er alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet.

Dette innebærer blant annet at gjennomsnittsforbrukeren har tilstrekkelig allmennkunnskap, men ikke er noen spesialist innen geografi.⁷²

Det rettslige utgangspunktet er at stedsangivende merker i prinsippet ikke er utelukket fra registrering dersom selve stedet er ukjent for gjennomsnittsforbrukeren.⁷³

71 Om den norske praksis knyttet til registrerbarheten av stedsangivende merker er i tråd med europeisk praksis vil omtales fortløpende

72 EUIPO Guidelines side 15

73 Chiemsee avsnitt 33

(16)

16 5.4.1 Hva er et «sted»?

Verken varemerkeloven eller varemerkedirektivet gir en definisjon av begrepet «sted».

Praksis fra EU viser at betegnelsen er vid. Ifølge EUIPO sine Guidelines omfatter begrepet «sted»

ethvert eksisterende navn på et sted som for eksempel et land, en region, en by, en innsjø eller en elv - denne listen er ikke uttømmende.⁷⁴ Det ble også i CHIEMSEE-dommen uttalt at et fjell også kunne oppfattes som en stedsangivelse,⁷⁵ og OLDENBURGER, adjektivformen av en by i Tyskland, har blitt ansett som et sted.⁷⁶

I norsk praksis synes det også å legges til grunn at begrepet «sted» er en vid betegnelse.

Ordmerket DANSKE har blitt oppfattet som å angi landet «Danmark», og dette på tross av at det i denne saken også gjaldt adjektivformen av stedsbetegnelsen.⁷⁷ KONGSBERG har blitt oppfattet som byen «Kongsberg»,⁷⁸ TELEMARKSKANALEN har blitt oppfattet som en geografisk angivelse for

«vannveien fra Skien til Dalen i Telemark med tre kanaler med sluseanlegg i Telemarksvassdraget»,⁷⁹ og ROUTE 66 har blitt oppfattet som veistrekningen «Route 66» i USA.⁸⁰

En stedsbetegnelse er etter norsk praksis ikke kun begrenset til den offisielle geografiske betegnelsen på stedet. TELEMARKSKANALEN var for eksempel et «kallenavn» på det geografiske stedet,⁸¹ og DEN BLÅ BYEN var en «sekundærbetegnelse» på Sortland.⁸²

Det samme synspunktet kommer til uttrykk i EU-praksis. «Monaco», en forkortet versjon av det offisielle navnet på «Fyrstedømmet Monaco» («Principality of Monaco»), var for eksempel en stedsangivelse.⁸³

Tidligere, men utgåtte betegnelser på et sted kan også være stedsangivende. ROUTE 66 var ikke lenger en del av Highway-systemet i USA, men dette kunne imidlertid ikke innebære at det ikke lenger var tale om et sted.⁸⁴ Det samme gjaldt for betegnelsen CHRISTIANIA, som ble oppfattet som en stedsangivelse på tross av at det var et «historisk stedsnavn for Oslo».⁸⁵

Det samme synspunktet kommer til uttrykk i EUIPO sine guidelines, som sier at de historiske navnene Ceylon, Bombay og Burma kan angi et sted.⁸⁶

Det følger av norsk praksis at en stedsangivelse heller ikke må være et konkret sted. VERDENS NORDLIGSTE for «øl» i klasse 32 har for eksempel blitt oppfattet som «et geografisk sted eller område», og det faktum at stedsnavnet ikke var et «konkret geografisk sted» endret ikke dette.⁸⁷ Det som kan trekkes ut av rettskildematerialet er at begrepet «sted» er en vid betegnelse.

74 Listen er ikke uttømmende. EUIPO guidelines side 13

75 CHIEMSEE avsnitt 33

76 T-295/01 OLDENBURGER avsnitt 39

77 KFIR-2015-33 DANSKE avsnitt 16

78 KFIR-2013-116 KONGSBERG AUTOMOTIVE avsnitt 15, jf. ovnfor under punkt 3

79 PS-2014-44 TELEMARKSKANALEN avsnitt 14

80 HR-2016-2239-A (ROUTE 66)

81 PS-2014-44 TELEMARKSKANALEN avsnitt 14

82 PS-2006-7460 SORTLAND – DEN BLÅ BYEN (Merket ble nektet registrert)

83 T-197/13 MONACO avsnitt 59

84 HR-2016-2239-A (ROUTE 66) avsnitt 43

85 KFIR-2015-27 CHRISTIANIA (merket ble registrert)

86 EUIPO guidelines side 13

87 KFIR-2013-117 VERDENS NORDLIGSTE avsnitt 16

(17)

17

5.4.2 Hva skal til for at omsetningskretsen oppfatter merket som en stedsangivelse?

Det avgjørende for vurderingen av om vilkåret er oppfylt er imidlertid ikke om merket inneholder en angivelse av et sted, men om gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene oppfatter merket som en «stedsangivelse». Dette innebærer at ikke enhver stedsangivelse er omfattet. Det neste spørsmålet blir derfor hva som må til for at dette vilkåret skal være oppfylt.

I EU-retten har det i flere saker vært et spørsmål om gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket som et sted. Utgangspunktet ved vurderingen er at:

«OHIM is bound to establish that the geographical name is known to the relevant class of persons as the designation of a place.»⁸⁸

Sak T-397/03 CLOPPENBURG gjaldt registrering av ordmerket CLOPPENBURG for «retail trade services»

i klasse 35. Retten mente at OHIM’s begrunnelse for at stedet var kjent av gjennomsnittsforbrukeren, ikke var overbevisende. «Cloppenburg» er en by i Tyskland med 30.000 innbyggere. OHIM hadde begrunnet sitt standpunkt med at mange tyske byer hadde suffikset «burg» og at byen ble nevnt i værvarsler, på veiskilt og i trafikknyheter. Retten mente at ingen av disse argumentene var tilstrekkelige til å fastslå at gjennomsnittsforbrukeren kjente til stedet «Cloppenburg». Suffikset

«burg» utpekte ikke den aktuelle byen «Cloppenburg», og ble også brukt som suffiks i oppkonstruerte ord og i etternavn.⁸⁹ Værvarsler for Tyskland refererte vanligvis til de store byene, og ikke til byer som

«Cloppenburg».⁹⁰ Veiskilting i Tyskland refererte vanligvis kun til de større, velkjente byene –

«Cloppenburg» ville kun angis på veiskilt i nærområdet, og var derfor kun ment for den lokale befolkningen.⁹¹ Det ble så fremhevet at trafikknyheter kun følges av de som har interesse av trafikken i det aktuelle området.⁹² Avslutningsvis fremhevet Retten at OHIM ikke hadde nevnt noen attraksjoner eller økonomiske aktivitet i «Cloppenburg» som ville gjøre byen kjent for gjennomsnittsforbrukeren i Tyskland.⁹³ Retten tok ikke endelig standpunkt til om stedet var kjent for gjennomsnittsforbrukeren, men sa at om det skulle være tilfellet, ville denne kjennskapen på det meste være moderat.⁹⁴⁹⁵ Det som kommer til uttrykk i CLOPPENBURG-dommen er lagt til grunn i EUIPO sine Guidelines på side 14 og 15.

På bakgrunn av de ovenfor nevnte prinsippene kom Retten til at det ikke var bevist av OHIM at PORT LOUIS av gjennomsnittsforbrukeren for blant annet «klær» og andre tekstiler i klasse 18, 24 og 25 ble oppfattet som et sted, jf. T-230/06 PORT LOUIS. «Port Louis» har 150.000 innbyggere og er hovedstad på øya Mauritius. OHIM hadde begrunnet sitt standpunkt med at Storbritannia og Frankrike var viktige eksportmarkeder for øya Mauritius, hadde en kolonihistorie med dette landet og at «Port Louis» var det industrielle sentrum på øya. Spørsmålet for Retten var ikke om «Mauritius» var kjent for gjennomsnittsforbrukeren, men om «Port Louis» var kjent. Man kunne ikke ut fra den økonomiske forbindelsen mellom landene trekke ut at gjennomsnittsforbrukeren kjente til «Port Louis».⁹⁶ Landets

88 Avsnitt 51. Jf. her også EUIPO guidelines side 15 som gir uttrykk for det samme utgangspunktet.

89 Avsnitt 42

90 Avsnitt 43

91 Avsnitt 44

92 Avsnitt 44

93 Avsnitt 45

94 Retten kom til at merket måtte registreres fordi stedet ikke var kjent, og heller ville bli kjent for den aktuelle tjenesten

95 Avsnitt 46

96 Avsnitt 42

(18)

18

status som tidligere koloni kunne heller ikke medføre at «Port Louis» var kjent, da det ikke var holdepunkter for at omsetningskretsen var kjent med landets oversjøiske kolonihistorie.⁹⁷ At byen var Mauritius’ økonomiske sentrum var heller ikke tilstrekkelig til å fastslå at «Port Louis» var kjent for gjennomsnittsforbrukeren.⁹⁸

MONACO ble på den annen side for gjennomsnittsforbrukeren av blant annet «entertainment» i klasse 41 oppfattet som et geografisk sted, jf. T-197/13 MONACO. Det ble vist til konkrete forhold på stedet som var kjent for gjennomsnittsforbrukeren. Monaco er et fyrstedømme på 2 km² med 40.000 innbyggere. Det var imidlertid kjent innen EU på grunn av sin kongefamilie, at det arrangeres en formel 1 grand prix og en årlig sirkusfestival der, i tillegg til at det grenser til EU-landet Frankrike, ligger i nærheten av EU-landet Italia og har samme myntenhet (Euro) som mange av EU-landene.⁹⁹

Det var også tilstrekkelige holdepunkter for å fastslå at OLDENBURGER ble oppfattet som et sted i Tyskland, jf. sak T-295/01 OLDENBURGER. Det ble her fremhevet at stedet var kjent for gjennomsnittsforbrukeren fordi «Oldenburg» var hovedstad i det administrative distriktet Weser-Ems i Niedersachsen, som var kjent for sin landbruksindustri.¹⁰⁰

Det som kan trekkes ut av det EU-rettslige materialet er at det kreves klare og konkrete holdepunkter for å kunne si at omsetningskretsen oppfatter merket som et sted, der sentrale momenter ved den konkrete helhetsvurderingen er om stedet er kjent for noen attraksjoner eller økonomisk aktivitet.

De fleste saker fra norsk praksis synes ikke i særlig grad å problematisere dette spørsmålet og i de fleste norske saker gis det som regel ingen spesifikk begrunnelse for hvorfor merket oppfattes som et

«sted» av gjennomsnittsforbrukeren.¹⁰¹ Drøftelsen ble imidlertid gjort i HR-2016-2239-A (ROUTE 66).

Jeg kommer tilbake til denne delen av dommen nedenfor under punkt 6.2.1.

Manglende begrunnelse finnes for eksempel i PS-2006-7460 SORTLAND – DEN BLÅ BYEN, der Annen avdeling (og Første avdeling) kun la til grunn at merkedelen SORTLAND ble oppfattet som byen og kommunen «Sortland». Et annet eksempel er KFIR-2014-44 TELEMARKSKANALEN, hvor klagenemnda kun la til grunn at «Telemarkskanalen» var velkjent, og henviste til at begge parter var enige om dette.¹⁰² Et ytterligere eksempel er PS-2003-7262 MAINE, hvor det ble lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren var kjent med staten «Maine» uten at det ble gitt noen nærmere begrunnelse for dette standpunktet.

En manglende begrunnelse innebærer imidlertid ikke at slutningen som er truffet i sakene nødvendigvis er feil. I sak KFIR-2013-116 KONGSBERG AUTOMOTIVE ble det kun fastslått at KONGSBERG ble oppfattet som en stedsbetegnelse, uten at det ble gitt noen nærmere begrunnelse for hvorfor.¹⁰³ Denne vurderingen er imidlertid etter mitt syn riktig. «Kongsberg» er en liten kommune i Buskerud i Norge med et innbyggertall på kun i underkant av 30.000. Kommunen er imidlertid kjent for sine nedlagte sølvgruver og det norske bergverksmuseum. I tillegg til dette ligger det et stort

97 Avsnitt 43

98 Avsnitt 44

99 Avsnitt 52

100 Avsnitt 36

101 Et av unntakene her er den ovenfor nevnte avgjørelsen i sak KFIR-2013-59 SHEFFIELD, hvor kjennskapen til stedet ble begrunnet med at fotballagene «Sheffield Wednesday» og «Sheffield United» var godt kjent i Norge, jf. avsnitt 16

102 Avsnitt 14

103 Avsnitt 15

(19)

19

alpinsenter i kommunen og det er et landskjent industrielt område, hvor blant annet Kongsberg gruppen er den mest kjente på nasjonalt nivå.¹⁰⁴

Den ovenfor nevnte VERDENS NORDLIGSTE-avgjørelsen synes imidlertid å være mer tvilsom. Her gis det heller ingen begrunnelse for hvorfor merket oppfattes som et sted.¹⁰⁵

Vurderingsmomentene som kommer til uttrykk i blant annet CLOPPENBURG-dommen taler for at den norske praksis som kommer til uttrykk i denne avgjørelsen ikke er i tråd med europeisk praksis knyttet til ubestemte geografiske steder. «Verdens nordligstes» karakter av å ikke være et konkret, men ubestemt, sted innebærer at vurderingsmomentene utviklet i europeisk praksis ikke passer ved vurderingen av merket, og det blir derfor vanskelig å bevise at omsetningskretsen oppfatter merket som et sted.

Det har ikke vært noen saker i EU som har sagt at en geografisk angivelse kan være et slik ubestemt sted som VERDENS NORDLIGSTE-avgjørelsen antyder. Det har imidlertid heller ikke vært noen saker som uttrykkelig sier at dette ikke kan være tilfellet. Lignende merker har imidlertid blitt registrert i EU.

NORTHERNER («nordboer») har blitt registrert for blant annet «tobacco» i klasse 34,¹⁰⁶ NORTHERN («nordlig») har blitt registrert for blant annet «apparatus for heating» i klasse 11, «furniture» i klasse 20 og «sails» i klasse 22,¹⁰⁷ og THE GREAT NORTHERN BREWERY ble registrert for blant annet «øl» i klasse 32.¹⁰⁸ Disse registreringene er imidlertid ikke helt sammenlignbare med den ovenfor nevnte norske sak, men omhandler til en viss grad samme tema. Derimot har SOUTHERNMOST («sørligste») blitt registrert i EU for blant annet «øl» i klasse 32.¹⁰⁹ Merket hadde vært direkte sammenlignbart dersom det hadde vært WORLD’S SOUTHERNMOST («verdens sørligste»). SOUTHERNMOST gir imidlertid nærmest det samme betydningsinnhold, og vil i stor grad være sammenlignbar med den norske avgjørelsen om nektelse av registrering av VERDENS NORDLIGSTE. De ovenfor nevnte registreringer i EU tyder på at norsk praksis som kommer til uttrykk i avgjørelsen ikke er i samsvar med EU sin praksis.

Etter min mening er det særdeles problematisk at «verdens nordligste» anses som å oppfattes som et geografisk sted av gjennomsnittsforbrukeren, sett hen til det ovenfor nevnte og at det er et relativt begrep.

Det kan også settes spørsmålstegn ved om begrunnelsene som er gitt i saker der klagenemnda er kommet til at merket ikke oppfattes som et sted av gjennomsnittsforbrukeren, er riktige.

KFIR anså det for eksempel som «tvilsomt» at ordmerket LEERDAMMER ville oppfattes som stedet

«Lerdam» i Nederland av gjennomsnittsforbrukeren av «ost» i klasse 3.¹¹⁰ Dette synes i hovedsak å være basert på at det ikke var noen artikkel om stedet «Lerdam» i Store norske leksikon eller den norske versjonen av Wikipedia, samt at stedet kun hadde 30.000 innbyggere.¹¹¹ Klagenemnda mente også, i motsetning til Patentstyret, at suffikset «-ER» ikke var tilstrekkelig til at merket ble oppfattet som et sted, selv om dette er et vanlig suffiks ved bruk av Nederlandske stedsangivende merker for

«ost». Det ble her fremhevet at suffikset ikke var «-ER», men «-MER».¹¹² Sett hen til CLOPPENBURG-

104 https://snl.no/Kongsberg

105 Avsnitt 16

106 Filing number: 009742263 (registreringasdato: 21/07.2011)

107 Filing number: 001739796 (registreringsdato: 21/03.2002)

108 Filing number: 004366506 (registeringsdato: 18/04.2006, registreringen utløp 1/04.2015)

109 Filing number: 003150562 (registreringsdato: 19/11.2004)

110 KFIR-2013-68 LERDAMMER

111 Avsnitt 15

112 Avsnitt 18

(20)

20

dommens vurdering av suffikset «-BURG», ville det heller ikke vært tilstrekkelig dersom suffikset i denne saken var «ER». Dette suffikset vil uansett ikke utpeke byen «Leerdam». Med tanke på at det må bevises at stedet er kjent, er disse argumentene i utgangspunktet ikke feil.

Et annet eksempel der det ble konkludert med at merket ikke oppfattes som et sted er PS-2005-7357 SANTOS. Saken gjaldt registrering av merket SANTOS for elektriske og ikke-elektriske «kaffetraktere» i klasse 11 og 21. «Santos» er en by i Brasil. Flertallet kom til at merket ikke ville oppfattes som et sted, på tross av at byen er Brasils største havn, og verdens største utskipningshavn for kaffe. Det ble ikke gitt noen nærmere begrunnelse for dette standpunktet. At «Santos» ligger langt unna Norge og ikke er en særlig stor by sammenlignet med andre byer i Brasil, kan ha trukket i denne retningen. Det følger imidlertid av store norske leksikon at Norge har et konsulat i byen og at det er en sjømannskirke der.¹¹³ Disse forhold, sammenholdt med havnens betydning, trekker i retning av at omsetningskretsen i sjøfartsnasjonen Norge kjenner til stedet. På den annen side er det snakk om ganske spesifikke forhold som ikke nødvendigvis vil være kjent for en stor del av omsetningskretsen, men hovedsakelig være kjent for de som har besøkt byen eller har en annen tilknytning til den. Omsetningskretsen består i tillegg ikke kun av sjøfolk og andre tilknyttet internasjonal handel, men også vanlige forbrukere.

Flertallets vurdering synes derfor å være riktig, sett hen til vurderingsmomentene som fremgår av EU- praksis.

Med unntak av VERDENS NORDLIGSTE-avgjørelsen er det ikke blitt funnet noen konkrete saker i norsk praksis som åpenbart ikke er i tråd med europeisk praksis på dette området. Det er imidlertid etter min mening problematisk at det etter norsk praksis generelt ikke gis noen konkret begrunnelse for hvorfor et merke oppfattes som en stedsangivelse eller ikke.

Det som kan trekkes ut av rettskildematerialet er at ethvert «sted» ikke vil bli oppfattet som en stedsangivelse i varemerkelovens forstand av gjennomsnittsforbrukeren. Ved avgjørelsen av om vilkåret er oppfylt, skal det ved den konkrete helhetsvurderingen særlig ses hen til om det er noen økonomisk eller kulturell aktivitet på stedet som vil gjøre det kjent for gjennomsnittsforbrukeren.

5.4.3 Stedsangivelser på andre språk enn norsk

Det neste spørsmålet blir så i hvilken grad en stedbetegnelse på et fremmed språk kan begrunne en registreringsnektelse.

Selv om et merke inneholder en stedsbetegnelse fra et fremmed språk, vil det ikke uten videre være særpreget. Utgangspunktet er at:

«Et merke som er beskrivende på et fremmed språk, kan registreres her i riket så fremt omsetningskretsen her ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning.»¹¹⁴ Dette prinsippet har kommet til uttrykk i EU-domstolen i sak C-421/04 MATRATZEN CONCORD.

Ord på svensk, norsk, engelsk, tysk og fransk må imidlertid normalt sidestilles med de norske ordene.¹¹⁵ Begrunnelsen for dette er at den norske gjennomsnittsforbrukeren i alminnelighet antas å ha god kjennskap til disse språkene. Det må likevel foretas en konkret vurdering av hvor godt kjent det utenlandske ordet er for den norske gjennomsnittsforbrukeren – dette kan medføre at ord som faktisk

113 https://snl.no/Santos

114 Ot.prp.nr.98 (2009-2009) side 50