Forholdet mellom beskyttelse av design og tredimensjonale varemerker

(1)

Forholdet mellom beskyttelse av design og tredimensjonale varemerker

En analyse av de materielle vilkårene for vern etter designloven og varemerkeloven

Kandidatnummer: 543

Leveringsfrist: 25. november 2019 Antall ord: 17 975

(2)

i

Innholdsfortegnelse

1 INNLEDNING ... 1

1.1 Emne ... 1

1.2 Bakgrunn ... 2

1.3 Rettskildesituasjon ... 4

1.4 Fremstillingen videre ... 6

2 HENSYNENE BAK BESKYTTELSE FOR DESIGN OG VAREMERKER ... 7

3 MATERIELLE VILKÅR FOR VERN ETTER DESIGNLOVEN OG VAREMERKELOVEN ... 10

3.1 Oversikt over de materielle vilkårene ... 10

3.2 Vilkår for vern av design ... 10

3.2.1 Design ... 10

3.2.2 Nyhet ... 11

3.2.3 Individuell karakter ... 13

3.2.4 Unntak fra designbeskyttelse ... 13

3.3 Vilkår for vern av varemerke ... 14

3.3.1 Særpreg ... 14

3.3.2 Beskrivende kjennetegn ... 15

3.3.3 Unntak fra varemerkebeskyttelse ... 16

4 SAMMENLIKNING AV DEN INFORMERTE BRUKER OG GJENNOMSNITTSFORBRUKEREN ... 21

4.1 Innholdet i begrepene ... 21

4.2 Hvorfor størrelsene skiller seg fra hverandre. ... 22

5 SAMMENLIKNING AV KRAVET TIL INDIVIDUELL KARAKTER OG SÆRPREG ... 26

5.1 Utgangspunktet for helhetsvurderingene ... 26

5.2 Variasjonsmuligheters betydning for helhetsvurderingen ... 28

5.3 Særlig om innarbeidelse av særpreg ... 32

5.4 Terskel for oppfyllelse av vilkårene ... 33

6 UNNTAK FOR VERN AV TEKNISK RESULTAT OG TEKNISK FUNKSJON 35 6.1 Forholdet til patentlovgivningen ... 36

(3)

ii

6.2 Tegn som utelukkende består av en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk

resultat. ... 36

6.3 Et produkts utseende som bare er bestemt av teknisk funksjon ... 38

6.3.1 Trekkene ved et produkts utseende ... 38

6.3.2 Teknisk funksjon ... 38

6.3.3 Trekkene som bare er bestemt av teknisk funksjon ... 39

6.3.4 Praksis om tolkningen av unntaket ... 40

6.3.5 EU-domstolens anvendelse av unntaket ... 41

6.3.6 Har tolkningen av unntaket egentlig blitt fastslått av EU-domstolen? ... 43

6.4 Forskjellen mellom unntakene i designloven § 8 og varemerkeloven § 2 annet ledd i dag ... 45

7 VALG AV BESKYTTELSESFORM ... 47

7.1 Virksomhetens formål med produktet... 47

7.2 Terskelen for beskyttelse ... 48

7.3 Produktets beskyttelsesomfang ... 48

7.4 Produktets aktualitet i markedet ... 52

7.5 Hensiktsmessigheten av dobbel beskyttelse ... 52

8 KILDELISTE ... 54

8.1 Rettskilderegister ... 54

8.1.1 Lov og forarbeider ... 54

8.1.2 Norske avgjørelser ... 55

8.1.3 EU-avgjørelser ... 56

8.1.4 Annet ... 58

8.2 Litteraturliste ... 59

8.2.1 Artikler... 59

8.2.2 Bøker ... 59

(4)

1

1 Innledning

1.1 Emne

Denne oppgaven handler om vern av design og varemerker. Designretten beskytter utseendet til produkter, mens varemerkeretten beskytter kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester. Begge disse rettighetene klassifiseres som immaterialrettigheter¹ som kan inneholde store verdier, og det bør derfor søkes å beskytte disse så tidlig som mulig. Som utgangspunkt beskytter immaterialrettighetene hver sine områder, men de vil også supplere hverandre.² En design kan, i tillegg til å være et godt laget produkt, i enkelte tilfeller også oppfattes som et kjennetegn for en bedrift. Dette vil typisk gjelde der et produkt er tredimensjonalt. Med tredimensjonale merker menes "merker som består av varens form, utstyr eller emballasje."³ Å få beskyttelse for sitt produkt vil gi et vern mot snylting på kreativ innsats og immaterielle rettigheter.⁴ Ettersom en design også kan oppfattes som et varemerke vil disse rettighetstypene supplere hverandre, og det er derfor viktig å finne ut hvordan produktet kan gis best mulig rettslig beskyttelse.

Problemstillingen om hvordan en virksomhet best mulig kan beskytte produktet sitt mot konkurrentene, medfører flere spørsmål som skal søkes besvart i oppgaven. For det første er det spørsmål om produktet kan vernes etter både designloven og varemerkeloven, og hvilke materielle vilkår som må oppfylles for å få beskyttelse etter disse lovene. Videre oppstår spørsmålet om terskelen for beskyttelse av et tredimensjonalt produkt er lavere for én av disse to lovene, og hva som bør tas hensyn til ved et eventuelt valg av beskyttelsesform.

For å søke svar på disse spørsmålene vil denne oppgaven analysere de materielle vilkårene for å ha gyldig design- eller varemerkerett etter design- og varemerkeloven. Dette vil gjøres ved å sammenlikne hensynene bak reglene, vilkårene og unntakene i de to lovene. Det vil særlig foretas en sammenlikning av målestokkene som benyttes for å vurdere vilkårene i lovene.

Videre vil vilkårene om individuell karakter og særpreg, og de to lovenes avgrensning mot vern av rettigheter med teknisk funksjon sammenliknes. Rettighetenes beskyttelsesomfang vil kort presenteres avslutningsvis, hvor valget av beskyttelsesform drøftes. Målet med oppgaven er å diskutere forholdet mellom beskyttelse av design og tredimensjonale merker, herunder hvor og hvordan rettighetene overlapper.

1 Rettigheter hvor objektet er abstrakt og uhåndgripelig. Rettighetene fremgår ved at det for eksempel er den registrerte tegningen av en design eller et varemerke som har oppnådd vern og skal sammenholdes med en påstått kopi, ikke selve produktets utseende eller logo jf. Helset mfl. (2009) s. 41.

2 Stenvik (2013) s. 15.

3 Helset mfl. (2009) s. 97.

4 Helset mfl. (2009) s. 33.

(5)

2 1.2 Bakgrunn

Design og varemerker tilhører immaterialretten. Immaterialretten, med dens enerett, regulerer den i utgangspunktet frie konkurranse som skal gjelde i markedet.⁵ Designretten og varemerkeretten kan på en måte sies å stå på hver sin side av immaterialretten. Designretten hører til blant lovene om åndsproduksjon. Dette innebærer vern av selve resultatene av intellektuell skapende virksomhet. Varemerkeretten tilhører derimot kjennetegnsretten, som verner ulike symboler til bruk i næringsvirksomhet. Disse symbolene benyttes som kommunikasjonsmiddel og garantifunksjon overfor forbrukere, for dermed å identifisere ulike virksomheter og deres varer og tjenester.⁶ Rettighetene har følgelig ulike begrunnelser bak vernet. Ulikhetene kan gjøre at det virker som to mer adskilte rettigheter.

Designretten har imidlertid en fot i kjennetegnsretten, ettersom en design kan benyttes som et kommunikasjonsmiddel.⁷ Dette bekreftes rettslig ved at man etter varemerkeloven kan beskytte merker som "utelukkende består av varens form eller utstyr",⁸ altså tredimensjonale varemerker. Vareutstyr benyttes som en fellesbetegnelse for varers form, innpakning og utstyr.⁹ Formen til et produkt er likevel i kjerneområdet for hva som beskyttes etter designloven.¹⁰ Dette gjør at varemerkeloven inneholder unntak som forsøker å skape avstand til de formene som bør vernes etter designloven. Varemerkeloven § 2 annet ledd unntar tegn som "utelukkende består av en form som (…) tilfører varen en betydelig verdi." Dette vil typisk gjelde en estetisk formgivning som gir varen eller innpakningen et eksklusivt og dermed verdifullt utseende som omfattes av designlovens verneområde.¹¹ Et produkt kan også innebære tekniske funksjoner, som i hovedsak er patentrettens kjerneområde. Tekniske funksjoner skal hovedsakelig ikke vernes etter design- eller varemerkeretten og er derfor unntatt i varemerkeloven § 2 annet ledd og designloven § 8.

Til tross for at reglene for vern av design og varemerker har ulike begrunnelser, er vilkårene for vern etter designloven og varemerkeloven like nok til at noen design vil kunne oppfylle vilkårene etter begge regelsett.¹² Det følger av designloven § 1 annet ledd at beskyttelse etter designloven ikke utelukker beskyttelse etter annen lovgivning dersom vilkårene etter denne er oppfylt. En slik kumulering er også tillatt i varemerkeretten.¹³ Det er altså i prinsippet adgang

5 Kur/Senftleben (2017) s. 152.

6 Lassen/Stenvik (2006) s. 15.

8 Varemerkeloven §13(2).

10 Designloven §2 nr. 1.

11 Manshaus (2015) note 22.

13 Sak C-205/13 Hauck v Stokke (34).

(6)

3

til å få beskyttelse gjennom designloven og varemerkeloven for samme vare. På grunn av dette overlappet er det interessant å se på forholdet mellom disse rettighetene med hensyn til tolkning av vilkårene og et eventuelt lovvalg for beskyttelse av produktet.

Rettigheter til design og varemerke oppnås hovedsakelig ved søknad om registrering av rettigheten til Styret for det Industrielle Rettsvern (Patentstyret).¹⁴ Felles for design- og varemerkebeskyttelse er at innehaveren av rettigheten får en registrert og dokumenterbar enerett. Dette innebærer at det ikke må oppstå en tvist for å avgjøre om rettigheten er beskyttet etter loven, slik som i opphavsretten og etter markedsføringsloven.

Rettighetshaveren kan håndheve sin rett med den dokumenterte eneretten som bevis.¹⁵ En enerett medfører derfor et sterkere vern for rettighetshaver.

Oppgaven vil ta for seg tilfeller der en design av et produkt også kan oppfattes som en bedrifts varemerke. Dette illustreres ved å bruke Stabburet AS sin flaske for Idun tomatketchup som eksempel. Stabburet AS er innehaver av en enerett både for designen til flasken (registreringsnummer 082108) og for flasken som et innarbeidet tredimensjonalt varemerke (registreringsnummer 272803).

Designregistrering 082108 Varemerkeregistrering 272803 (flasken er registrert med bilder fra fire vinkler)

14 Vml §12, dsl §13.

(7)

4

Dette viser at det kan foreligge overlapp mellom design- og varemerkeregistreringer. Dobbel beskyttelse er ikke så vanlig, men eksempelet indikerer at det kan være ønskelig med beskyttelse etter begge regelsett. Dette vil drøftes nærmere mot slutten av oppgaven.

Videre i oppgaven vil det forsøkes å avdekke likheter og forskjeller i vurderingene for gyldig design- eller varemerkerett, vurderes om terskelen for vern er sammenfallende og hva som må tas hensyn til ved valg av beskyttelsesform.

1.3 Rettskildesituasjon

Design- og varemerkeretten er utformet i nordisk samarbeid. Designloven og varemerkeloven viderefører den fellesnordiske tradisjon på immaterialrettens område.¹⁶ Videre er både designretten og varemerkeretten omfattet av EØS-avtalen. EUs designdirektiv 1998/71/EF (heretter Designdirektivet) og konsoliderte varemerkedirektiv 2008/95/EU (heretter Varemerkedirektivet) er gjennomført i norsk rett i henholdsvis designloven og varemerkeloven. Omarbeidet varemerkedirektiv 2015/2436/EU er per dags dato ikke gjort til en del av EØS-avtalen.

Praksis fra EU-domstolen etter 2. mai 1992 er ikke formelt bindende for Norge i henhold til EØS-avtalen. Senere praksis vil likevel tillegges stor vekt ved anvendelsen av de norske lovbestemmelsene. Bestemmelser i lovene som svarer til bestemmelser med utspring i direktivene skal dermed forstås i samsvar med EU-domstolens avgjørelser på dette feltet jf.

EØS-avtalens artikkel 6 og artikkel 3 nr. 2 i avtalen mellom EFTA statene om opprettelsen av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA).¹⁷ Avgjørelser fra EU-domstolen vil dermed være sentrale rettskilder ved tolkningen av lovene.¹⁸ Det har vært svært få inngrepssaker om designregistreringer i Norge, og det er derfor lite norsk praksis å lære av på dette feltet. I oppgaven vil det derfor ses en del til avgjørelser fra EU-domstolen.

Design- og varemerkeforordningen er ikke en del av EØS-avtalen. Det følger imidlertid av HR-2016-1993-A (Pangea) i avsnitt 43 at også domstolenes avgjørelser i tilknytning til varemerkeforordningen¹⁹ er relevant og må tillegges vekt. Det uttales videre i dommen at de materielle bestemmelsene i varemerkeforordningen har sitt motstykke i varemerkedirektivet.

Avgjørelser om varemerkeforordningen vil derfor ha tilsvarende betydning for forståelsen av varemerkedirektivet. Det samme må derfor også gjelde for praksis om designforordningen, ettersom denne har samme status som varemerkeforordningen i både norsk rett og i EU-retten.

16 Manshaus (2017) note *.

17 Inntatt i EØS-loven.

18 HR-2016-2239-A (Route 66) og HR-2016-1993-A (Pangea).

19 For 207/2009/EF.

(8)

5

I Rt-2002-391 (GOD MORGON) uttalte Høyesterett at det er klart at EU-domstolens «praksis knyttet til denne forordningen er relevant ved tolkning av varemerkeloven (...) på linje med praksis knyttet til varemerkedirektivets bestemmelser». Denne uttalelsen var knyttet til varemerkeloven § 13 første ledd første punktum, men det følger av Høyesterett i HR-2016- 1993-A (Pangea) at dette også «må gjelde tilsvarende for andre av varemerkelovens bestemmelser som har sitt motstykke i varemerkedirektivet og forordning (EU) nr. 207/2009».

Det er derfor ingen grunn til at det samme ikke også skal gjelde for designretten.

Det uttales videre i Pangea i avsnitt 44 at det ovennevnte også innebærer at praksis fra EUIPO²⁰ vil være en relevant rettskilde. Kontoret har myndighet til å innvilge søknader om EU-design og -varemerker og var inntil mars 2016 kjent som OHIM.²¹ Praksisen fra kontoret er knyttet til forordningen og ikke til direktivet som Norge er bundet av. Ved vurdering av vekten som tillegges praksis fra EUIPO må det tas hensyn til at avgjørelsene kan overprøves av EU-domstolen som senere kan endre kurs.²²

Førstvoterende i Pangea viser i avsnitt 45 til at Høyesterett tolket spørsmålet i Rt-2006-1473 (livbøye) avsnitt 61, i lys av den forståelsen som kom til uttrykk i praksisen fra OHIM. Videre uttales det at «EUIPOs praksis knyttet til forordningens artikkel 8 vil ha tilsvarende betydning for anvendelsen av den motsvarende bestemmelsen i direktivets artikkel 4 og direktivkonforme lovregler.» Dette innebærer at praksis fra OHIM og EUIPO er en relevant rettskilde også ved tolkningen av direktiv- og forordningskonforme lovregler. Så lenge det ikke foreligger avklarende EU-rettspraksis, taler hensynet til en enhetlig praksis for å legge en viss vekt på etablert praksis fra OHIM og EUIPO.²³

Dette betyr likevel ikke at det tilstrebes like avgjørelser nasjonalt som i EU eller andre land i enkeltsaker.²⁴ Det er sjelden at enkeltsaker er helt like med hensyn til for eksempel varer eller produkter og bruk. Det kan også være språkforskjeller blant ordlyden i ulike land.²⁵ Ved vurderingen av om vilkårene for registrering av et EU-design eller varemerke er oppfylt, bør likevel EUIPOs retningslinjer, "Guidelines for Examination", tillegges vekt av hensyn til

20 EUIPO: European Union Intellectual Property Office.

21 OHIM: Office for Harmonization in the Internal Market. Kontoret er nå forankret i For 207/2009/EF art. 2.

23 Rt-2002-391 (GOD MORGON).

24 6922, NIR 2000 s. 293 (NO MORE TANGLES) s. 294-295 og Lassen/Stenvik (2006) s. 57-58.

25 Lassen/Stenvik (2011) s. 32 og Lassen/Stenvik (2006) s. 57.

(9)

6

homogenitet etter EØS-avtalen artikkel 3. Disse retningslinjene er utarbeidet med utgangspunkt i EU-domstolens og EUIPOs praksis.²⁶

Til slutt vil jeg påpeke at de design- og varemerkeregistreringene hos Patentstyret som blir vist til i oppgaven blir brukt som eksempler og ikke som rettskilder.

1.4 Fremstillingen videre

Videre i oppgaven vil det først i kapittel 2 redegjøres for design- og varemerkelovens formål, bakenforliggende hensyn og deres krysningspunkter. Deretter vil det i kapittel 3 presenteres en oversikt over de materielle vilkårene for vern etter designloven og varemerkeloven. I kapittel 4 vil det bli foretatt en nærmere analyse av hva som måles med begrepene "den informerte bruker" og "gjennomsnittsforbrukeren", der begrepene sammenliknes for å undersøke hvorfor de er ulike. Videre i kapittel 5 vil grunnvilkårene om individuell karakter og særpreg sammenliknes. Denne analysen følges opp med en sammenlikning av avgrensningen fra vernet, nærmere bestemt unntakene for teknisk funksjon i kapittel 6.

Avslutningsvis i kapittel 7 vil momentene som bør tas hensyn til ved valget av beskyttelsesform drøftes. I denne drøftelsen vil også de ulike lovenes beskyttelsesomfang vurderes kort, før det til slutt gjøres noen bemerkninger om hensiktsmessigheten av dobbel beskyttelse.

26 HR-2016-1993-A (Pangea)(46).

(10)

7

2 Hensynene bak beskyttelse for design og varemerker

Designrettens oppgave er å verne produkters utseende mens kjennetegnsrettens oppgave er å beskytte bedriftens varer mot forveksling med andres varer. Oppgavene til rettsområdene er ulike. Dette medfører at reglene bygger på ulike hensyn og gir utslag i hvordan vilkårene er utformet og skal tolkes.²⁷

Designbeskyttelse knytter seg til et produkts utseende og oppnås kun ved registrering hos Patentstyret.²⁸ Design skal tilføre produktene egenverdi i form av praktisk brukbarhet og et tiltalende ytre, og ved beskyttelse av dette ønskes det å stimulere til kreativitet og investeringer i selve produktutviklingen.²⁹

Det uttales i forarbeidene at formålet med designloven "er å stimulere til utvikling av estetisk og funksjonelt gode produkter, til glede for forbrukerne og samfunnet ellers."³⁰ Beskyttelsen er viktig for bedrifters vilje til å investere i nye design og utvikle disse.³¹ Det ligger imidlertid også rettsferdighetsbetraktninger bak loven, hvor "den som lager noe nytt og nyttig, skal ha både retten til det han lager og æren for det."³² Dette taler samlet for at hovedfokuset er å drive produktutvikling videre ved å motivere både designere og investorer til utvikling ved hjelp av eneretten.

Spørsmålet er så hvor design og varemerker krysses. Design og varemerke, sammen med patentretten, utgjør området for hva som kalles industrielt rettsvern. Dette innebærer at det dreier seg om "rettigheter med et mer kommersielt preg".³³ Designretten er derfor også en viktig faktor som virkemiddel i markedsføringen. Det er liten tvil om at en moderne og elegant flaske som er tappet med alminnelig godt vann, vil selge mer enn det samme vannet tappet på en vanlig plastkanne vil gjøre.³⁴ Dette viser at estetisk attraktive produkter vil kunne øke en vares kommersielle verdi. Det belyser også design sin avgjørende plass i markedet og dens relasjon til varemerker.

27 Helset mfl. (2009) s. 33.

28 Helset mfl. (2009) s. 38.

30 Ot. prp. nr. 2 (2002-2003) s. 7.

32 Innstilling 1967 s. 21 til lov 29. mai 1970 nr. 33 om mønster.

34 Eksempel hentet fra Lassen/Stenvik (2006) s. 12-13.

(11)

8

Designloven gir den som har frembrakt en design en enerett. Dette skal stimulere utviklingen av bedre design og dermed styrke industriens konkurransekraft, samtidig som forbrukerne får tilgang til bedre produkter.³⁵ For å oppnå ytterligere utvikling, er loven utformet slik at designen vil bli tilgjengelig for alle etter en viss tid. Designvernet er begrenset til maksimalt 25 år, hvor rettighetshaver blir tildelt en enerett i en periode på fem år som kan fornyes fem ganger.³⁶

Avveiningen mellom rettighetshaverens og samfunnets interesser faller ulikt ut for de forskjellige rettighetene.³⁷ Vernet i varemerkeretten er motsetningsvis ikke tidsbegrenset.

Eneretten til varemerket kan i prinsippet vare evig, forutsatt at registreringen fornyes hvert tiende år og merket opprettholder særpreget og en eventuell innarbeidelse.³⁸ Et varemerke blir sterkere jo mer innarbeidet det blir, og jo mer kjent et varemerke er, desto sterkere vern har det krav på. Beskyttelse som er begrenset til et visst antall år vil dermed harmonisere dårlig med hensynene bak vern av varemerker.³⁹

Varemerkets primære funksjon er å identifisere et produkts kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne, slik at disse kan skille mellom varer fra ulike næringsdrivende uten fare for sammenblanding.⁴⁰ Dette kalles gjerne varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon.⁴¹ Å ha rettsvern for sitt varemerke gir en enerett til bruk av merket på angitte varer og tjenester.

Eneretten medfører at en virksomhet kan hindre andre i å benytte varemerker som kan forveksles med virksomhetens merke.⁴² I dette ligger også hensynet til å beskytte investeringer gjort i opparbeidelsen av kundekrets og renommé.⁴³ Den primære funksjonen er likevel garantifunksjonen som skal kunne gjøre kundene i stand til å gjenkjenne virksomhetens kvalitet via kjennetegnet. Om dette uttales det i avsnitt 77 i Google⁴⁴ at også andre funksjoner for varemerke må beskyttes, slik som "den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet, eller kommunikations-, investerings- og reklamefunksjoner." Varemerker har altså en viktig oppgave som primært handler om å kommunisere med forbrukeren.⁴⁵

36 Designloven §23(1).

37 Helset mfl. (2009) s. 44.

38 Varemerkeloven §§32 og 33.

40 Sak C-206/01 Arsenal FC v Reed (48 og 49).

42 Helset mfl. (2009) s. 37.

44 Forente saker C-236/08 til C-238/08 Google.

(12)

9

Designretten bygger ikke på de samme kommunikasjonshensyn med forbrukeren som varemerkeretten. En beskyttet design kan for eksempel være plassert midt inni et produkt, slik at en forbruker ikke engang har anledning til å se det. Dette viser igjen avstanden mellom rettighetene og hensynene bak.

Design kan likevel, når den er synlig, oppfattes som en bedrifts kjennetegn ved tredimensjonale merker, gjerne kalt vareutstyr. Oppfattelsen av vareutstyr som kjennetegn har utviklet seg med årene. Norsk varemerkelovgivning har tradisjonelt vært preget av en viss skepsis overfor registrering av vareutstyr som varemerke.⁴⁶ Dette skyldes at vareutstyret ofte består av trekk som gjør utstyret godt egnet som kjennetegn, men som også har rent teknisk, funksjonell karakter, eller som skal tjene som utsmykning. Det kan derfor være vanskelig å trekke en grense mellom hva som anses som et produkts kjennetegnsegenskaper og hva som anses som mer funksjonelle eller estetiske trekk.⁴⁷ Dette er kjernepunktet for vurderingen av hva som bør oppnå en evigvarende enerett gjennom varemerkeregistrering fremfor en tidsbegrenset designregistrering.

(13)

10

3 Materielle vilkår for vern etter designloven og varemerkeloven

3.1 Oversikt over de materielle vilkårene

Gjenstand for vern etter designloven er "utseendet til et produkt eller del av et produkt" jf.

designloven § 2 nr. 1. Grunnvilkårene for å oppnå designrett er at designen er "ny" og har

"individuell karakter" jf. designloven § 3. En designregistrering har et objektivt etterlikningsvern.⁴⁸ Dette medfører at det ikke må påvises at etterlikneren subjektivt har ment å likne. Det er nok at to design likner tilstrekkelig for å konstatere designkrenkelse.⁴⁹

Vilkåret om individuell karakter er nokså skjønnsmessig. Det samme er vilkåret i varemerkeloven om at et varemerke må ha særpreg. Et varemerke som skal registreres må for det første være et tegn som kan registreres, og for det andre ha distinktiv evne. Distinktiv evne betyr at varemerket må ha særpreg, og det må ikke være beskrivende jf. varemerkeloven § 14 jf. § 2. Selv om første og annet punktum i § 14 i atskillig utstrekning overlapper hverandre, skal de forstås som to selvstendige vilkår for registrering.⁵⁰ I motsetning til designretten innebærer ikke varemerkeretten et krav til nyhet. Merkeinnehaveren må ikke ha skapt merket selv, og det kan inneholde en eldre form som benyttes for en ny type vare. Varemerkeretten verner altså ikke om skapelse slik som designretten.⁵¹ Varemerket kan likevel ikke registreres om det benytter eldre former på den måten at det krenker en annens designrettighet.⁵² Om kravet til særpreg og individuell karakter er sammenfallende vil diskuteres nærmere i kapittel 5.

3.2 Vilkår for vern av design 3.2.1 Design

For å finne ut hva som er omfattet av designvernet må det for det første finnes ut hva det innebærer at noe må være en design. Lovens ordlyd definerer design som "utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkende ved linjene, konturene, fargene, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering."⁵³ Design gjelder med andre ord et produkts utforming og hvordan det ser ut.

49 Boldvik (2005) s. 59.

50 NOU 2001:8 s. 75-76.

51 Helset mfl. (2009) s. 105.

52 Varemerkeloven §16 bokstav d.

(14)

11

Et produkt legaldefineres som "en industrielt eller håndverksmessig fremstilt gjenstand, herunder deler som er bestemt til å inngå i et sammensatt produkt, emballasje, utstyr, grafiske symboler og typografiske skrifttyper, men ikke edb-programmer."⁵⁴ Oppramsingen i definisjonen viser at et produkt må forstås vidt, og loven er heller ikke er uttømmende jf.

"herunder". Både todimensjonale og tredimensjonale design omfattes, altså både ornamenter og hele produkter.⁵⁵ Det kreves heller ikke at et produkt skal ha estetisk karakter for å få beskyttelse.⁵⁶ Dette medfører at så godt som enhver utforming av et produkt i utgangspunktet kan designbeskyttes.⁵⁷

Dette vide designbegrepet skaper problemer med avgrensningen mot patentretten, med hensyn til et produkts tekniske funksjon.⁵⁸ Trekkene i produktet som bare er bestemt av en teknisk funksjon er unntatt fra vern i designloven § 8 og vil diskuteres nærmere i kapittel 6.

3.2.2 Nyhet

For å få vern etter designloven må produktet for det første være nytt. For å fastlegge hva som omfattes av designvernet må det dermed undersøkes hva som skal til for at en design anses som ny. Lovens § 3 første ledd omtaler en design som ny der "ingen identisk design har blitt allment tilgjengelig før den dagen da søknaden ble innlevert (søknadsdagen) eller før prioritetsdagen". Søknadsdagen er derfor avgjørende for nyhetsvurderingen og kalles gjerne stikkdagen.⁵⁹ Designen skal anses som identisk med en annen dersom de karakteriserende trekkende bare skiller seg fra hverandre på "uvesentlige punkter" jf. § 3 annet ledd siste setning.

Spørsmålet er så hva kravet til forskjell på mer enn "uvesentlige punkter" innebærer. At de karakteriserende trekkene kun må skille seg fra tidligere design på noe mer enn uvesentlige punkter taler etter ordlyden for en relativt lav terskel. Dette bekreftes også i litteraturen hvor David Stone forklarer kravet som "something akin to the definition of identical twins – close, but not exact – differing in only immateriale differences."⁶⁰ Lassen og Stenvik påpeker at nyhetskravets betydning kanskje først og fremst er til for å hindre rene kopier, eller at en rettighetshaver leverer den samme designen til ny registrering etter utløpet av vernetiden. Det fremgår også at terskelen for designvern ikke ligger i nyhetskravet, men i kravet om

55 Schovsbo/Svendsen (2013) s. 105.

56 Betraktning 14 i fortalen til Designdirektivet.

60 Stone (2012) s. 134.

(15)

12

individuell karakter som vil omtales nærmere nedenfor.⁶¹ Dette taler for at terskelen for hva som anses som nytt ikke settes særlig høyt, men at produktet i alle fall må innebære spor av at det er faktisk er forsøkt å tillegge produktet en endring.

Ved vurderingen av om en design anses som ny, uttales det i forarbeidene at designen må vurderes mot annen design som var allment tilgjengelig på stikkdagen.⁶² Det avgjørende spørsmålet for om nyhetskravet er oppfylt, er dermed når en design anses som allment tilgjengelig etter loven. Ordlyden anser en design som allment tilgjengelig når den har blitt

"offentliggjort ved registrering eller på annen måte." Dette gjelder også dersom designen har blitt "utstilt, utnyttet kommersielt eller blitt kjent på annen måte." Dette er en objektiv vurdering som innebærer at det ikke er avgjørende om noen rent faktisk har observert og fått kunnskap til designen, men om det har vært mulig å gjøre seg kjent med den.⁶³

I utgangspunktet er det dermed uten betydning hvordan designen har blitt tilgjengeliggjort. § 5 annet ledd oppstiller imidlertid to unntak fra hva som anses allment tilgjengelig. Dette er enten der fagkretsen innenfor den aktuelle sektoren i EØS ikke med rimelighet kunne ha fått kjennskap til designen gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet, eller der designen bare er gjort kjent for utenforstående under en underforstått eller uttrykkelig forutsetning om fortrolighet. Tilgjengeliggjøring under disse forutsetningene vil ikke være ødeleggende for nyhetskravet.

Nyhetskravet blir heller ikke ødelagt av tilgjengeliggjøring under forutsetningene hjemlet i § 6. Særlig viktig er unntaket i nr. 1 som tillater rettighetshaveren å "prøve ut" designen i markedet i en tolvmånedersperiode forut for stikkdagen.⁶⁴ Vedkommende må da huske at det ikke foreligger noe vern etter designloven i dette tidsrommet.⁶⁵ Nyhetskravet ødelegges heller ikke ved tilgjengeliggjøring de siste 12 månedene der designen er offentliggjort på grunnlag av rettighetshaverens disposisjoner eller opplysninger (nr. 2) eller ved misbruk (nr. 3)

En design anses altså som ny når den på mer enn uvesentlige punkter skiller seg fra tidligere design som det har vært mulig å gjøre seg kjent med. Kravet er ikke spesielt høyt. Det fremgår senere i oppgaven at det ikke gjelder et nyhetskrav for varemerker. Et varemerke trenger dermed ikke å være nytt for å ha særpreg og oppnå varemerkebeskyttelse.

62 Ot. prp. nr. 2 (2002-2003) s. 74.

63 Ot. prp. nr. 2 (2002-2003) s. 75 og fremgår av de fleste andre språkversjonene av EF-direktivet.

64 Denne perioden kalles gjerne grace period.

65 Helset mfl. (2009) s. 267. Vedkommende kan imidlertid ha vern etter åndsverkloven og/eller markedsføringsloven.

(16)

13 3.2.3 Individuell karakter

Kjernen i designvurderingen ligger i kravet til at designen må ha individuell karakter. I designlovens legaldefinisjon i § 3 tredje ledd, heter det at en design anses å ha individuell karakter dersom "helhetsinntrykket designen gir den informerte brukeren, skiller seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av annen design som har blitt allment tilgjengelig"⁶⁶ før stikkdagen. Etter den 13. betraktningen i fortalen til Designdirektivet skal denne forskjellen være tydelig.⁶⁷ Forskjellskravet innebærer et objektivt krav om en viss avstand til det som allerede er kjent design.⁶⁸

Vurderingen av helhetsinntrykket skal foretas av en "informert bruker." Dette er en fiktiv person som benyttes som en rettslig standard for helhetsvurderingen.⁶⁹ Hva en slik standard faktisk innebærer og hvordan denne forholder seg til gjennomsnittsforbrukeren som standard i varemerkeretten, vil vurderes nærmere i kapittel 4.

Det er videre avgjørende hvordan denne helhetsvurderingen skal foretas, herunder hvilke momenter som må tas i betraktning, og hvordan designrettens helhetsvurdering skiller seg fra den som foretas i varemerkeretten. Disse spørsmålene vil diskuteres nærmere i kapittel 5.

3.2.4 Unntak fra designbeskyttelse

Designloven har flere unntak fra hva som kan registreres. Unntaket i § 8 første ledd nr. 1 er særlig relevant for tredimensjonale produkter og vil dermed vurderes i denne oppgaven.

Unntaket innebærer at designrett ikke kan oppnås for de trekkene ved et produkts utseende som "bare er bestemt av teknisk funksjon". Disse trekkene faller innenfor patentrettens verneområde.⁷⁰

Unntaket er særlig aktuelt siden varemerkeretten har et unntak for tegn som utelukkende består av en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat.⁷¹ Eventuelle ulikheter i tolkningen eller rekkevidden av avgrensningen mot tekniske elementer, kan ha betydning for hvilken beskyttelsesform en virksomhet bør velge. I kapittel 6 vil unntakene derfor analyseres, og det vil foretas en vurdering av om avgrensningen i unntakene sammenfaller.

66 Mine uthevinger.

67 Ot. prp. nr. 2 (2002-2003) s. 74.

69 Schovsbo/Svendsen (2013) s. 122-123.

(17)

14 3.3 Vilkår for vern av varemerke

Det er som nevnt gjerne de tredimensjonale varemerkene som har en grenseflate mot design.

For å kunne vurdere hva som gir et produkt best beskyttelse, må det klarlegges hva som omfattes av vernet for varemerker.

Tredimensjonale varemerker må som andre merker oppfylle de alminnelige krav til distinktivitet. Distinktiviteten skal bedømmes ut fra det helhetsinntrykket som varemerket etterlater hos gjennomsnittsforbrukeren.⁷² Dette er en annen rettslig standard enn den designretten benytter, og forholdet mellom disse vil diskuteres nærmere i kapittel 4.

Eneretten til et varemerke fås enten gjennom registrering i varemerkeregisteret hos Patentstyret, eller ved at varemerket innarbeides i et marked som en virksomhets kjennetegn.⁷³ Merket anses innarbeidet når det i omsetningskretsen her i landet er "godt kjent som noens særlige kjennetegn" for de varene eller tjenestene merket brukes for jf.

varemerkeloven § 3 tredje ledd.

3.3.1 Særpreg

Det følger av de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum at et varemerke som skal registreres må ha "særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder." Det må dermed avklares hva kravet til særpreg innebærer for de tredimensjonale varemerkene.

For å være særpreget må et merke være "egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres."⁷⁴ Høyesterett har tolket dette som at tegnet må "ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen."⁷⁵ Tegnet må altså være spesielt nok til at det ikke kun oppfattes som dekorasjon, og det må skille seg ut slik at det kan gjenkjennes ved en senere handel.

En gjennomsnittsforbruker er ikke nødvendigvis vant til å oppfatte form og innpakning som et symbol for kommersiell opprinnelse.⁷⁶ Det skal dermed mer til for at et tredimensjonalt merke

72 Sak C-363/99 Koninklijke v Benelux-Merkenbureau (POSTKANTOOR) (32-34).

73 Helset mfl. (2009) s. 36-37.

74 Varemerkeloven §2(1)

75 Rt-2005-1601 (GULE SIDER)(42).

76 Forente saker C-53/01-C-55/01 Linde & Others (48).

(18)

15

anses som "egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres",⁷⁷ og terskelen for særpreg blir derfor høyere for disse merkene enn for andre merker.⁷⁸

Ettersom et produkt kan oppfattes som et kjennetegn, er det interessant å vurdere om kravet til særpreg sammenfaller med designrettens krav til individuell karakter. Spørsmålet bidrar til vurderingen av et eventuelt overlapp mellom rettighetene, og om terskelen for å oppnå beskyttelse for et tredimensjonalt produkt, er lavere etter en av lovene. Forholdet mellom vilkårene vil drøftes i kapittel 5.

Vurderingen av særpreg for varemerker vil ofte kunne gli over i vurderingen av om de to registreringshindrene i § 14 annet ledd er oppfylt.⁷⁹ Dette er fordi den største gruppen av merker som ofte mangler særpreg, er de merkene som er beskrivende.⁸⁰

3.3.2 Beskrivende kjennetegn

Et varemerke kan ikke registreres dersom det oppfyller noen av vilkårene i § 14 annet ledd.

Dette er gjerne når merket er beskrivende for selve varen eller dens vesentlige egenskaper.⁸¹ Det uttales i Høyesterett at dette vilkåret særlig er begrunnet i friholdelsesbehovet.⁸² Dette innebærer at tegn som er beskrivende for varen eller dens egenskaper, eller andre ord eller tegn som andre næringsdrivende kan ha berettiget interesse i å bruke, ikke bør monopoliseres til fordel for en enkelt næringsdrivende.⁸³ Behovet for å holde beskrivende kjennetegn fri for alle til bruk er begrunnet i hensynet til konkurrentene, i motsetning til kravet om særpreg som er begrunnet i hensynet til forbrukerne.⁸⁴

Det finnes tilfeller der figurer er så deskriptive at de ikke kan registreres.⁸⁵ I praksis konsumeres gjerne de beskrivende varemerkene av unntaksbestemmelsen i § 2 annet ledd.⁸⁶ Hva som unntas i denne bestemmelsen vil nå gjennomgås.

79 Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 49.

82 Rt-2005-1601 (GULE SIDER)(42).

83 Lassen/Stenvik (2011) s. 55 og 110.

84 Kur/Senftleben (2017) s. 111.

85 Bekreftes i saker C-53/01, C-54/01, C-55/01 Linde & Others (66), Lassen/Stenvik (2011) s. 75.

86 Bøgglid/Staunstrup (2015) s. 178-179.

(19)

16 3.3.3 Unntak fra varemerkebeskyttelse

Varemerkeloven § 2 annet ledd inneholder en særregel som unntar tredimensjonale kjennetegn fra varemerkebeskyttelse når de "utelukkende består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi."⁸⁷ Formålet med unntaket er å avgrense varemerkeretten mot den tidsbegrensede patent- og designretten. De kjennetegnene som omfattes av unntaket skal dermed ikke kunne monopoliseres i evig tid.⁸⁸ Friholdelsesbehovet og konkurransehensyn er bakgrunnen for dette.⁸⁹

Unntakene for form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat og som tilfører varen en betydelig verdi, er særlig interessante for diskusjonen av varemerkers mulige overlapp med designretten. Unntaket som gjelder oppnåelsen av et teknisk resultat vil hovedsakelig drøftes i kapittel 6 sammen med det liknende unntaket i designloven. Unntaket som gjelder formens tilføring av en betydelig verdi vil imidlertid drøftes inngående i dette kapittelet i punkt 3.3.3.3.

3.3.3.1 Unntak for varer som utelukkende består av en form som følger av varens art

Varer som består utelukkende av en form som følger av varens art, skal ifølge EU-domstolen forstås som omfattende utforminger, som er vesentlige og knyttet til varens generiske funksjon(er), og som forbrukerne mulig vil etterspørre hos konkurrenters varer.⁹⁰ EUIPOs retningslinjer utdyper at unntaket gjelder når tegnet utelukkende består av varens naturlige form, altså "naturlige produkter" som ikke har noen erstatning, for eksempel en banan for bananer. Unntaket gjelder også for regulerte varer hvor varens form er bestemt av juridiske standarder.⁹¹ Dette innebærer at eneretten ikke kan bli så bred at den forhindrer andre virksomheter i å tilby en alternativ versjon av noe som utgangspunktet er generisk, som for eksempel en stol, slik som EU-dommen gjaldt.⁹² Disse formene vil også tvilsomt anses som nye eller å ha individuell karakter.

87 Min utheving.

88 Lassen/Stenvik (2011) s. 304, sak C-205/13 Hauck v Stokke.

89 Helset mfl. (2009) s. 129 og Kur/Senftleben (2017) s. 149.

90 Sak C-205/13 Hauck v Stokke (27).

91 EUIPOs retningslinjer for varemærker, Del B, Afsnit 4, Kapitel 6 – 2.

92 Schovsbo mfl. (2018) s. 489.

(20)

17

3.3.3.2 Unntak for varer som utelukkende består av en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat

Alternativet som unntar en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat søker å skille hva som fortjener vern etter varemerkelovgivningen fra det som eventuelt må søke vern etter patentlovgivningen. Det er ønskelig å unngå at varemerkeretten arter seg til å gi rettighetshaveren beskyttelse som rekker utover det som er formålet med den varemerkerettslige reguleringen.⁹³

Det ble i forarbeidene til varemerkeloven av 1961 understreket at kravet til distinktivitet skulle stilles temmelig høyt når det gjaldt vareutstyr.⁹⁴ Dette særlige kravet til vareutstyr i ordlyden ble fjernet ved endringsloven⁹⁵ for gjennomføringen av Varemerkedirektivet ettersom direktivet ikke "åpnet for et slikt skjerpet krav".⁹⁶ Samtidig fikk loven et unntak i § 13 annet ledd som i dag finnes i § 2 annet ledd. Innføringen av unntaket medførte at lovendringen som fjernet det særlige kravet til vareutstyr, likevel ikke fikk så mye å si for den senere terskelvurderingen.⁹⁷

Dette unntaket har en dimensjon til designretten ettersom forholdet mellom unntakene for teknisk funksjon i et produkt kommer på spissen. Spørsmålet er om unntakene er sammenfallende. Dersom de ikke er det, er det interessant om et produkt kan få bedre vern for de funksjonelle trekkene etter designloven enn etter varemerkeloven. Unntakene for teknisk funksjon i begge lover vil derfor nærmere analyseres i kapittel 6.

3.3.3.3 Unntak for varer som utelukkende består av en form som tilfører varen en betydelig verdi

Det siste alternativet i bestemmelsen gjelder form som tilfører varen en betydelig verdi.

Unntaket forsøker å trekke en grense mellom vern av design og varemerker. Spørsmålet er dermed hvordan dette unntaket skal tolkes og om unntaket påvirker valget av beskyttelsesform. Unntaket vil derfor vies noe mer plass her.

Alternativets primære anvendelsesområde er utforminger, gjerne utforminger med estetisk karakter hvor hele verdien ligger i utseendet.⁹⁸ Når utformingen av tegnet har en slik estetisk formgivning som gir varen eller innpakningen et eksklusivt og dermed verdifullt utseende,

93 Schovsbo mfl. (2018) s. 487.

94 Ot. prp. nr. 68 (1959-1960) s. 7.

95 Endringslov av 27. november 1992 nr. 113 som gjennomførte EUs varemerkedirektiv av 1988 i norsk rett.

96 Ot. prp. nr. 72 (1991-1992) s. 79.

97 7075 NIR 2002 s. 84 Heinz på s. 86.

98 Schovsbo mfl. (2018) s. 489.

(21)

18

kan dette sies å tilføre varen en betydelig verdi.⁹⁹ Dette er også kjerneområdet for hva som kan beskyttes av designretten. Uttrykket "verdi" skal ikke bare tolkes som økonomisk verdi, men også som tiltrekningskraft eller attraktivitet, herunder sjansen for at varen blir kjøpt primært på grunn av dens særlige form.¹⁰⁰ Det uttales også i EU-praksis at det ikke bare er estetikk som er anvendelig for denne bestemmelsen, men også sikkerhet, komfort og kvalitet som er med på å tilføre produktet en betydelig verdi.¹⁰¹

Underretten nektet Bang & Olufsens spesielle høyttaler, som vist på bildet, registrert som varemerke fordi formen ble ansett å tilføre varen en betydelig verdi.¹⁰² Det uttales at formålet bak regelen er å unngå at den evigvarende rett som varemerke gir, kan benyttes til å gjøre rettigheter som lovgiver har ønsket å underlegge en "foreldelsesfrist" evigvarende.¹⁰³

Utover at dette alternativet skal avgrense designretten fra varemerkeretten og unngå monopolisering av estetiske former, er det ikke helt klart hvordan bestemmelsen skal tolkes og hvor denne avgrensningen faktisk går. Av Bang & Olufsen-saken kan det utledes at varens verdi økes betydelig når utformingen som søkes registrert utgjør et ganske spesielt design som øker varens tiltrekningskraft for forbrukeren, og dermed er særlig viktig for forbrukerens valg ved kjøpet.¹⁰⁴

Etter ordlyden skal tegnet unntas når det "utelukkende" består av en form som tilfører varen en betydelig verdi. Det er dermed et spørsmål hva som følger av vilkåret "utelukkende." Et tegn består ifølge EUIPOs retningslinjer utelukkende av varens form når "alle dens væsentlige egenskaber – det vil sige de vigtigste bestanddele (…) tilfører varene væsentlig værdi."¹⁰⁵

En ordlydsfortolkning av utelukkende innebærer at unntaket kun gjelder der formen alene tilfører varen en betydelig verdi og på den måten alene er motiverende for kjøpet. I Bang &

Olufsen-avgjørelsen kom retten til at høyttalerens form tilfører varen en betydelig verdi og ble derfor unntatt vern. Dette til tross for at andre egenskaper ved høyttaleren, som dens tekniske egenskaper, også vil tilføre varen en betydelig verdi.¹⁰⁶ Dette er kritisert av blant andre

100 Sak R2520/2011-5 Shape of guitar body (19).

101 Sak C-205/13 Hauck v Stokke.

102 Sak T-508/08 Bang & Olufsen v OHIM.

103 Premiss 74 og 75.

104 Premiss 73 til 75.

105 EUIPOs retningslinjer for varemærker, Del B, Afsnit 4, Kapitel 6 – 1.

106 Dommens avsnitt 77. Se også Bøggild/Staunstrup (2015) s. 187.

(22)

19

Charles Gielen som mener design er relevant ved kjøp av en høyttaler, men på ingen måte avgjørende slik som en høyttalers tekniske egenskaper, herunder lydkvalitet.¹⁰⁷

I EU-domstolens sak C-205/13 Hauck v Stokke¹⁰⁸ som gjaldt Tripp Trapp-stolen, presiserer domstolen at unntaket skal tolkes til også å omfatte tegn som utelukkende består av en form på en vare som har flere egenskaper som tilfører varen en betydelig verdi. Det fremgår av avsnitt 33 at begrepet utelukkende ikke kan begrenses til tilfeller der varens utforming kun har en kunstnerisk eller dekorativ verdi. Dersom begrepet ikke begrenses til dette vil det kunne oppstå en risiko for at de varer som også har vesentlig funksjonelle egenskaper, utover det betydelig estetiske elementet, ikke omfattes av unntaket. Dette vil dermed gi monopol på varens vesentlige egenskaper, som videre vil hindre unntaket i oppfyllelsen av sitt formål.

I Tripp Trapp-stolen sitt tilfelle har varens form også en praktisk, teknisk funksjon ved at den skal forhindre stolen fra å velte. For Bang & Olufsens høyttaler ser det imidlertid ikke ut til at formen i seg selv har noen teknisk funksjon som "snikmonopoliseres" ved å gi høyttaleren vern som varemerke. Høyttaleren har en teknisk funksjon ved dens innmat som medfører god lydkvalitet. Dette er også en vesentlig egenskap som tilfører varen en betydelig verdi, men dette har, etter hva jeg kan se, ikke noe med formen å gjøre. Det er derfor etter min mening uklart ut fra disse to dommene hva som egentlig ligger i begrepet "utelukkende", og det er dermed usikkert hvor grensen mot designretten går. Underretten og EU-domstolen er enige i hvordan vilkåret skal tolkes, men tolkningen passer ikke like godt til de hensynene de ønsker å beskytte.

Videre kan unntaket utfra Bang & Olufsen-avgjørelsen tolkes dithen at en vares form anses å tilføre varen betydelig verdi når den har et attraktivt, vakkert eller praktisk design som er avgjørende for forbrukerens motivasjon bak kjøpet, fremfor formens evne

som opprinnelsesangivelse. Det finnes imidlertid tilfeller der et tegn består utelukkende av en form som både er estetisk og således attraktiv for kjøperen, men som samtidig er opprinnelsesangivende som også virker som en motiverende kjøpsfaktor. Dette kan for eksempel være tilfellet for særpregede merkevesker der forbrukeren kjøper varen av hensyn til estetikk, men også fordi formen har en opprinnelsesgarantifunksjon. Et eksempel på dette kan være varemerket Celines trapesformede vesker, som vist på bildet.¹⁰⁹

107 Gielen (2014) s. 168.

108 Avsnitt 36.

109 Bilde hentet fra https://trademarks.justia.com/860/48/n-86048728.html 04.11.19.

(23)

20

Produktet må ha evnen til å skille seg ut og være egnet til å feste seg i erindringen til forbrukeren for å ha særpreg.¹¹⁰ I Bang & Olufsen-avgjørelsen uttales det i avsnitt 69 at helheten "creates a striking design which is remembered easily." Høyttalerens bemerkelsesverdige design gjør den lett å huske. Den kan dermed sies å være svært særpreget.

Resultatet i dommen tyder dermed på at en form ikke kan være så særpreget at den tilfører varen en vesentlig verdi, ettersom den da vil unntas. Det blir dermed vanskelig å trekke en grense for når en form er særpreget og når formen er for særpreget, slik at den i stedet for å oppnå vern omfattes av unntaksbestemmelsen om å tilføre varen en betydelig verdi.

Gielen argumenterer for at regelen bør tolkes slik at merket ekskluderes fra vern når formen er den eneste grunnen for forbrukerens kjøp, men ikke når dette merket også fungerer som et varemerke. Han mener konkurrentene i disse tilfellene ikke vil ha et reelt behov for å benytte formene som fungerer som varemerker, og han påpeker dermed hvorfor friholdelsesbehovet ikke slår inn for disse formene.¹¹¹ Dette vil muligens kunne medføre mer forutsigbarhet i unntaket. Han argumenterer imidlertid videre for at unntaket er skjønnsmessig og vanskelig å anvende, og at regelen helst bør oppheves siden hensynene bak unntaket like fullt kan beskyttes ved en aktiv bruk av vilkåret om særpreg.¹¹² Dette vil kunne fjerne usikkerheten rundt en designs øvre terskel for særpreg, og kan kanskje utgjøre en mer forutsigbar løsning.

Kumulasjon mellom designrett og varemerkerett er uansett ikke problematisk dersom vilkåret til særpreg først er oppfylt.

Det er med andre ord stor usikkerhet og lite praksis rundt tolkningen av unntaket og varemerkerettens avgrensning mot designretten. EU-domstolen har dermed en viktig rolle i avklaringen av dette i fremtiden. På grunn av usikkerheten rundt tolkningen av unntaket, kan det derfor være gunstig å sikre seg vern for utformingen etter designloven dersom produktet er særlig estetisk eller på andre måter skiller seg ut.

110 Rt-2005-1601 (Gule sider).

111 Gielen (2014) s. 167-168.

112 Gielen (2014) s. 168-169.

(24)

21

4 Sammenlikning av den informerte bruker og gjennomsnittsforbrukeren

En nektelse eller opphevelse av en registrering skal skje etter en helhetsvurdering.¹¹³ Det må derfor klarlegges hvem sin oppfattelse av helhetsvurderingen som skal legges til grunn, herunder hvor målestokken for vurderingen ligger. Det vil i dette avsnittet forsøkes å beskrive hva som måles med begrepene "den informerte bruker" og "gjennomsnittsforbrukeren" og hvorfor disse størrelsene er ulike.

4.1 Innholdet i begrepene

Det første spørsmålet er hva begrepene måler og hva de inneholder. Den informerte brukeren og gjennomsnittforbrukeren er to fiktive forestillinger av personer som benyttes i design- og varemerkeretten. Dette er hjelperedskaper som søker å beskrive hvilken rettslig standard domstolene og myndighetene skal anlegge ved vurderingen av den individuelle karakter og særpreg.¹¹⁴ Begrepene er også målestokken for vurderingen av om det foreligger et inngrep i de eksisterende rettighetene. Rettighetenes beskyttelsesomfang ved inngrep og den rettslige standardens påvirkning på dette diskuteres nærmere i kapittel 7.3. Begrepenes innhold er det samme både for vurderingen av registrering og inngrep.

Distinktivitet i varemerkeretten vurderes ut fra det helhetsinntrykket merket etterlater hos den relevante omsetningskretsen.¹¹⁵ I EU-praksis omtales denne kretsen som en gjennomsnittsforbruker som anses å være "alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert."¹¹⁶ Det kreves ingen særlig viten, og forbrukeren foretar som regel ikke en direkte sammenlikning mellom varemerkene.¹¹⁷ Det er lagt til grunn et temmelig lavt oppmerksomhetsnivå fra gjennomsnittsforbrukeren for varer forbrukeren antas å være lite merkebevisst på.¹¹⁸ Varemerkeretten er gjerne knyttet til markedsføringsformål. Det er derfor den alminnelige forbrukerens oppfattelsesnivå av kjennetegn som opprinnelsesgivende innenfor de søkte varer og tjenester som skal legges til grunn som den rettslige standarden for vurderingen.¹¹⁹

113 Designloven §3(3).

114 Schovsbo/Svendsen (2013) s. 122-123.

115 Sak C-363/99 Koninklijke v Benelux-Merkenbureau (POSTKANTOOR) (34), Lassen/Stenvik (2011) s. 55.

116 Sak C-210/96 Gut Spriengenheide v Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt.

117 Sak C-281/10 PepsiCo v Grupo.

118 Stenvik (2008) s. 632.

119 Helset mfl. (2009) s. 109, Lassen/Stenvik (2011) s. 25.

(25)

22

Brukeren av design anses derimot å være mer informert. Den informerte brukeren er hentet fra Designdirektivet og betegnes i forarbeidene som en "fiktiv person som på den ene siden har et visst kjennskap til produktene på det aktuelle området, men som på den annen side ikke er en ekspert på design."¹²⁰ EU-praksis omtaler denne brukeren som en mellomting mellom den varemerkerettslig, gjennomsnittlige forbrukeren og en fagekspert med detaljert fagkunnskap.¹²¹ Det forventes et høyere bevissthetsnivå fra den informerte brukeren enn gjennomsnittsforbrukeren.¹²² Dette bevissthetsnivået gjør ham særlig oppmerksom, enten det er på grunn av personlige erfaringer eller av omfattende kjennskap til gjeldende sektor.¹²³ At denne brukeren ikke er en ekspert forsterkes av at design som kun endrer detaljer uten å endre helhetsinntrykket fra tidligere kjent design, ikke oppnår designvern.¹²⁴

4.2 Hvorfor størrelsene skiller seg fra hverandre.

Det neste spørsmålet er hvorfor det benyttes forskjellige rettslige standarder i vurderingene.

Den rettslige standarden for design kommer av at hensynene bak designretten ikke knytter seg til forbrukerne på samme måte som i varemerkeretten. En design kan være plassert midt inni et produkt, og har på denne måten i utgangspunktet ikke en kommunikasjonsfunksjon slik som varemerker har.¹²⁵

Designretten skal bidra til utvikling av estetiske og gode produkter.¹²⁶ For at denne utviklingen skal drives fremover, er det nødvendig at den rettslige standarden som skal vurdere produktet anvender designen i overensstemmelse med dens formål.¹²⁷ Av dette følger det også at den informerte brukeren har en viss teknisk forståelse, men på et lite sofistikert nivå. Han har likevel en forståelse av hvilken funksjon de enkelte designelementer har og hvordan de må være satt sammen for at designen skal virke.¹²⁸ Dette er viktig for å kunne vurdere hva som fortjener vern og ikke, slik at det ikke legges bånd på utviklingen ved å ha en for lav eller for høy terskel for beskyttelse.

120 Ot. prp. nr. 2 (2002-2003) s. 74.

121 Sak C-281/10 P PepsiCo v Grupo (53). Se også sak nr. 7263 i Patentstyrets 2. avdeling (Scrabble) som uttaler at brukeren verken er en vanlig forbruker, produsent eller profesjonell designer, men anses å være en person som var godt kjent med de gjeldende spillene på markedet, og som var oppmerksom nok til å registrere tydelige forskjeller fra disse.

123 Sak C-281/10 PepsiCo v Grupo (53).

124 Pila/Torremans (2016) s. 489.

125 Ot. prp. nr. 2 (2002-2003) s. 74-75.

126 Ot. prp. nr. 2 (2002-2003) s. 7.

127 Sak C-281/10 PepsiCo v Grupo (59).

128 Stenvik (2008) s. 632.

(26)

23

Ettersom gjennomsnittsforbrukeren er et etablert uttrykk i fellesskapsretten, kan dette på den ene siden, av hensyn til forutberegnelighet og rettslig klarhet, tale for å anvende begrepet også for designretten. På den andre siden kan dette medføre at færre design blir registrert.

Gjennomsnittsforbrukeren har en begrenset evne til å skille mellom varemerker.¹²⁹ EU- domstolen uttaler at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket som en helhet basert på de distinktive og dominerende komponentene i merket. Han har videre sjelden mulighet til å foreta en direkte sammenlikning mellom de ulike merkene, og må derfor stole på det ufullstendige bildet han har av disse.¹³⁰

For designrettens standard uttales det i TOSLO-2016-14749 at "stor designtetthet vil medføre at den informerte bruker vil bli trenet til å oppfatte forskjeller som normalt ikke ville blitt oppfattet av en gjennomsnittsforbruker." Dommen gjaldt skiskosåler hvor det finnes mange ulike design. I disse tilfellene er det mange designforskjeller som gjennomsnittsforbrukeren tvilsomt i det hele tatt vil legge merke til og som dermed ikke gir gjennomsnittsforbruken et annet helhetsinntrykk.

Oslo tingrett uttalte også i TOSLO-2015-107731, som gjaldt design av kjøttdeighakker, at den informerte brukeren har mulighet for en direkte sammenligning. Dette viser at en informert bruker vil være mer opptatt av detaljer, til tross for at vurderingen av individuell karater også baseres på en helhetsvurdering. Det er helhetsinntrykket den informerte brukeren sitter igjen med i erindringen etter å ha sammenlignet designene direkte som er avgjørende. Dette medfører at de minste detaljer, som egentlig ikke tilfører noe i et kommersielt perspektiv, ikke får avgjørende betydning.¹³¹

Videre er spørsmålet hvordan omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå spiller inn på vurderingen. Det er ikke nødvendigvis alltid slik at gjennomsnittsforbrukeren eller den informerte brukeren er en sluttbruker. Det kan også være den som handler med produktet, eller flere personkretser dersom produktet treffer flere grupper.¹³² Distinktiviteten for varemerker må altså klarlegges ut fra oppfatningen i hver enkelt omsetningskrets.¹³³ Omsetningskretsens bevissthetsnivå for de gjeldende varer eller tjenester har dermed betydning for vurderingen. I EU-praksis er det lagt til grunn at forbrukere av dagligvarer gjennomgående har et relativt lavt bevissthetsnivå med hensyn til varens opprinnelse. Av

130 Sak C-342/97 Lloyd v Klijsen (25-26).

131 Stenvik (2008) s. 635.

132 Stenvik (2008) s. 630.

133 Se for eksempel Rt-2005-1601 GULE SIDER og sak C-553/08 Powerserv v OHIM. Jf. Lassen/Stenvik (2011) s. 55.

(27)

24

dette følger det at merket må ha et større særpreg for å ha distinktiv evne for slike forbruksvarer enn for varer som har en mer spesialisert og merkebevisst kundekrets.¹³⁴ Dette viser at også enkelte kretser av forbrukere kan være mer bevisste. Dersom varene kun er adressert til spesialister, må deres erfaring i sektoren tas med i vurderingen.¹³⁵

Selv om forbrukere ikke er vant til å tilkjennegi kommersiell opprinnelse på varer, kan de bli

"trent" opp til nettopp dette. Det fremgår for eksempel av sak T-305/02 Nestlé. I saken hadde konkurranse i mineralvannsbransjen ført til at konsumentene gjennom aktørenes bruk av innpakning for å skille sine produkter fra andres, hadde gjort forbrukerne vant til å oppfatte disse varenes utforming som et kjennetegn for kommersiell opprinnelse. Det samme gjelder for bilgriller, som har langvarig og utstrakt praksis i å benytte utformingen av denne som kjennetegn for bilprodusenten.¹³⁶ En informert bruker er imidlertid ikke bare mer bevisst enn gjennomsnittsforbrukeren, han besitter også mer informasjon om selve produktet som skal vurderes.

Det er videre et spørsmål om de ulike bevissthetsgradene knyttet til de rettslige standardene bidrar til å oppfylle hensynene bak vilkårene. I kravet til individuell karakter ligger det at helhetsinntrykket må skille designen fra tidligere kjent design. Dersom gjennomsnittsforbrukeren med dens lave bevissthet- og detaljnivå ble lagt til grunn som standard i designretten, måtte betydelige forskjeller i designen kreves for å oppfylle vilkåret om individuell karakter.¹³⁷ Terskelen for registrering av design ville altså bli svært høy.

Oppmerksomhetsnivået til en informert bruker medfører at også at mer subtile forskjeller som gjennomsnittsforbrukeren ikke ville oppdaget, kan kvalifisere til designbeskyttelse.¹³⁸ Gjennomsnittsforbrukeren vil i mindre grad legge merke til at det er gjort små endringer på et produkt hvor designeren har stor frihet i utformingen. Disse endringene kan bety lite for den alminnelige forbruker. Den informerte brukeren vil derimot kunne rette oppmerksomheten mot disse delene, og de små endringene kan dermed være tilstrekkelig for at designen oppfyller lovens forskjellskrav.¹³⁹

Motsetningsvis, dersom en profesjonell designer var standarden, ville vedkommende lett kunne lagt vekt på variasjoner som er så beskjedne at de i markedet har liten betydning. Dette

134 Rt-2002-391 (GOD MORGON) på s. 397.

135 Sak C-37/03 BioID v OHIM (68).

136 Sak T-128/01 Daimler Crysler v OHIM.

138 TOSLO-2016-14749 ang. skibindinger.

(28)

25

ville medføre at terskelen for hva som kvalifiserer til designrett blir satt for lavt og dermed hindrer oppfyllelsen av formålet med designloven om ønsket produktutvikling.¹⁴⁰ Terskelen for designvurderingen bør dermed legges et sted mellom den alminnelige forbruker og den profesjonelle designer. De rettslige standardene for design- og varemerkeretten er altså ulike for at tolkningen av vilkårene for vern skal bidra til å oppfylle formålet bak lovene.